美国知识产权律师：中国企业知识产权海外保护谈美国专利诉讼经验

美国是中国企业知识产权海外保护最重要的阵地之一，一方面中国企业若想在美国市场发展壮大，乃至在美国本土取得与美国企业较量的优势，必须了解和学习美国知识产权保护的游戏规则；另一方面，为避免卷入美国的知识产权侵权诉讼，特别是避免在美国成为知识产权诉讼的被告，中国企业尤其需要对在美国的知识产权维权策略与技巧有一个基本认知。

知识产权带来的基础利益是把研究开发、商品开发的成果确立为独占性权利从而获取独占性利益。在判定是否侵权的问题上，无论侵权人是否存在主观过错，只要客观上侵害了权利人的知识产权，则构成知识产权侵权。在这种知识产权法律背景下，权利人的知识产权成果可能随时面临有意（恶意）或无意的侵害。

鉴于知识产权诉讼标的及诉讼程序所特有的高度专业性，笔者在此结合美国专利诉讼相关程序，提示中国企业在遭遇知识产权侵权时应有的应对策略与技巧，以及如何恰当的选择维权时机、地点、专利代理律师来出色的完成繁琐的维权程序。

一、 美国的“严格侵权”与“依据等同原则确认的侵权”。

以技术性和程序性均最复杂的专利相关侵权为例，中国企业首先需要对美国的专利侵权类型有一个基础认知：在美国的专利侵权，既可能是严格侵权，也可能是根据等同原则确定的侵权。

所谓严格侵权，即在被控侵权的产品中发现了权利人在专利权利要求中所表述的具体情形，严格侵权的提出建立在原权利人权利要求的基础之上。
 

美国法院“依据等同原则确认侵权”（the doctrine of equivalents）原则，可以有效防止专利欺诈行为的发生，如通过对专利所做的细微改动进行的专利欺诈。依据等同原则判定侵权必须证明并严格满足如下条件：被诉侵权人实际上以相同的方法，发挥了实际上相同的功能，实现了与权利人专利产品所具有的同样效果或目标。

由此可见，等同原则确认侵权是建立在相关权利要求限制比较的基础之上的。

注意：权利人权利要求清晰是美国专利局和联邦巡回上诉法院对专利权的基本要求，一旦一项专利在申请过程中对权利要求限制作出过修改，则美国法院将不再适用“等同原则”来审理专利侵权案件，即所谓“禁止翻悔原则”，这一原则对于专利权保护范围产生了重大影响，事实上缩小了专利保护范围，对此，中国企业必须在专利申请阶段就会同专业代理人员作出有效防范。

二、知识产权诉讼对象的选择策略与技巧

中国企业对侵权人发出侵权警告后，如警告未能奏效，则应着手启动正式的法律程序。当确认存在不止一个侵权者时，首先要解决选择哪位或者哪几位提起诉讼的问题。实践中，中国企业通常会听从建议首先起诉那些规模最大、实力最强的侵权者，理由是，一旦成功击败强敌，其他侵权者就会自动缴械。注意：对于在美国缺乏诉讼能力和诉讼经验的中国企业而言，这往往是一个不切实际的策略失误，中国企业应该选择那些力量最薄弱的对手，选择那些最有可能同意达成和解协议的对手，而不是那种很有可能会进行强力反抗的对手。这么做现实的好处是，与较弱的对手容易通过和解达成专利许可使用关系，随着在美国专利许可合同的逐步增加，可能以最强大侵权对手为核心而组成的侵权者同盟就会瓦解掉，与最强大侵权对手决战的庭审形式也会发生变化。

通过对侵权对手的情报分析，判断出那些最不可能积极反抗的侵权者，在此，笔者只能给出一些常规的方向性标准：
1 分析侵权对手既往的涉讼记录来判断其诉讼个性，是在诉讼前期通过和解协议结束诉讼的情况居多，还是无论诉讼结果如果将诉讼进行到底的情况居多？
2 通常，上市公司的经理人比私人企业老板更顾及诉讼风险，更加保守而容易选择接受和解方式结束侵权争议；
3 应倾向于选择那些正处于重组、并购、转投资、公开发行股票的侵权企业作为被告候选，处于上述阶段的公司通常忌讳诉讼风险的发生。
此外，诉讼地点的选择对于诉讼结果可能产生很大的影响。专利诉讼的第一审法院是联邦地方法院，而专利侵权所在地、被告住所地、登记法人办事处所在地均可作为可供原告选择的诉讼地点。


三、正确选择知识产权诉讼律师团队

在美国，知识产权相关诉讼，特别是专利诉讼的专业性极强，没有专业律师团队的协助，中国公司在美国是无法进行专利诉讼的，能否选择适当的律师团队将成为中国企业知识产权美国维权成败的关键因素。对于律师团队的选择，笔者有如下建议供中国企业参考：

1 坚信价值比价格更重要。
具备丰富经验和良好声誉的美国专利律师，通常收费都非常高，虽然无数事实证明，质量比价格更重要，但企业在选择诉讼代理人时，仍将更多的关注投向律师收费价格，这是大忌，必须坚信价值比价格更重要，。

若想选定一支出色的律师团队，在多家备选律师事务所中进行“面试”是必要的工作，在调查和了解了相关背景资料之后，给每一家“应试”的律师事务所准备一份简要的案情提纲，与之进行案情讨论，听其言，观其行，无论最终是否选定某一家，都会对中国企业的后续维权工作提供有参考价值的信息。建议中国企业把选定律师团队的重任交由值得信赖的中国法律顾问来执行。

四、中国企业在美国遭遇知识产权侵权时的应对步骤

第1步 获取作为证据的侵权商品并进行调查
在调查取证阶段，既要调查侵权商品，又要调查侵权人的具体情况。
在零售店取证购买相关商品时，应当索取并保留收据，以充分保障取证的客观性和有效性，可委托公证机构公证购买。通常，一件侵权产品上可能涉及多个专利侵权情形，甚至专利权、商标权、著作权等权项的交叉侵权行为，在取得侵权商品后，需会同代理律师仔细研究知识产权侵权类型，从侵权认定难易、维权成本评估、诉讼与和解前景、赔偿金评估、商业市场影响等诸多方面综合分析，决定最终以何种形式对侵权人提起诉讼。

专利侵权往往涉及很多特有的问题，如专利的有效性问题、专利的强制性问题、专利侵权问题和损害赔偿金的计算问题等。这些都需要中国企业在诉讼准备阶段与代理律师进行客观的风险评估。

在商业领域的知识产权侵权案件中，共同侵权的情形非常普遍。尤其注意不仅侵权产品的生产者属于侵权者，流通领域中的非法实施者同样也属于侵权人。在请求损害赔偿时，其赔偿数额也会根据侵权行为处于生产到销售的哪个阶段而有所不同。调查侵权人的身份、侵权规模（销售数量、销售价格、侵权产品对市场的冲击程度等）是中国企业在美国与侵权人正面交锋前必须要做好的功课。

第2步 向侵权方发出警告书
在完成第1步工作以后，可依据侵权证据向选定的侵权对象发出警告书， 清楚的告知本方专利权及对方侵权产品的情况，让对方了解何种产品侵犯到哪些专利，明确要求侵权方停止侵权、回收或废弃侵权产品等，同时在警告书中可给侵权人取得合法授权实施知识产权产品指出途径，以谋求非诉调解达成商业合作的可能性。

为给侵权人以足够的压力，中国企业在直接向侵权人发出警告书的同时，也可选择向侵权人的重要客户发出警告书，告知侵权事实及其购买侵权产品可能同样构成侵权的情形。通过这种方式取得事半功倍效果的实例并不少见。

警告书在美国专利法及专利诉讼法上的意义，除了告知侵权人侵权事实以外，侵权损害赔偿也是从侵权人收到警告书之日开始计算的，若侵权人在收到警告书后，仍继续其侵权行为，则有被判支付三倍侵权损害赔偿金的可能。如前文所述，在产品或其包装上加注专利号码也将发挥等同于警告书的侵权告知效力。

注意：千万不要轻易放弃诉前和解的努力。如下一组数据可以说明问题：在美国，76%的专利案件最后都是以和解的方式解决，但和解协议通常是在双方已经实际支付了大约100万美元的法律费用后才达成的。只有大约4%的专利侵权案件最终通过法庭判决结束。

第3步 提起诉讼
首先，我们了解一组美国专利诉讼数据：在美国，大约有1.1%的专利曾经提起过诉讼。在提起诉讼的专利中经过审判被认定为有效的比例为67%，仅有11-12%的专利被认定为无法强制执行。66%的专利经过审判被认定为权利受到了侵犯。

在专利诉讼阶段，笔者对基本诉讼步骤（A-H）简述如下：
A 由原告（专利权人）向美国受理法院（联邦地方法院）递交诉状（complaint），并将诉状连同传票（summons）送达被告；
B 被告在收到诉状及传票后一定期间内（通常是30天），对原告诉状中的诉讼请求（claim）在答辩状中提出答辩（defense）;
C 法院收到被告答辩后，召集双方律师代理人开“审前会议”（pretrial conference），裁定诉讼程序时间表，同时了解双方和解的可能性；
D 搜证程序（discovery）,双方按照法院裁定的搜证时间表开始取证、举证工作，这这一阶段，双方要搜集足以说服庭审陪审团（jury）的所有证据材料，足见本阶段的重要性。中国企业在此阶段可有效评估胜诉的可能性，以决定是否有条件的寻求和解，以避免后续大量时间和金钱的浪费。提示注意：大量的美国律师代理费均发生在搜证程序阶段，美国知识产权律师基本上都会按小时来收取律师代理费；
E 简易判决（summery judgment）,如原被告双方就主要事实争议不大，可请求法官依简易判决判原告胜诉。
F 马克曼听证会（Markman Hearing），在所有的专利诉讼中，在庭审程序开始前，法院都会举行马克曼听证会，即“专利主张界定听证会（claims construction hearing），听证会目的是对涉案专利权利要求作出解释，对双方主张有争议的部分作出界定。
G 庭审程序（trial）,在搜证程序和马克曼听证会结束后，法院依据审前会议确定的庭审时间开庭审理案件。注意：与中国不同，美国法律具有的陪审团审讯（jury trial）制度，陪审团在庭审程序中扮演着十分重要的角色。在专利案件中，当事人可以申请选择或不选择由陪审团来审讯。在诉讼实践中，笔者建议中国企业在起诉状中申请陪审团审讯，陪审团成员很可能并不掌握有关专利的知识，所以，更愿意根据已被大家普遍接受的评判原则来进行道德审判。实际上，通过陪审团审判判决原告胜诉的几率确实比法官审判更高一些。
H  临时禁令（Preliminary Injunction）
及时阻止侵权产品的生产和销售是防止侵权措施中最有效和最直接的方法。在当今这个科技高速发展和产品更新换代迅速的年代，产品的生命周期越来越短，能否取得市场先机，迅速提升市场占有率是企业获胜的关键。中国企业在美国的过往维权案件中，九死一生赢了官司却最终失去了产品销售市场的例子很多。因此，为保障产品时效，中国企业在提起侵权诉讼的同时，也可依据《美国联邦民事诉讼程序法》Rule 65(a)及《联邦专利法》的规定，申请法院发出临时禁止令，以迅速阻止侵权产品的销售，及时保护权利人的权利。法院要发出临时禁止令，权利人必须证明自己具备如下四个要件：（1）诉讼主体有合理胜诉的可能性；（2）若不发出临时禁令，权利人将遭受无可弥补的损害；（3）平衡各种状况均可能对请求人有利；（4）禁止令不会对公众利益产生重大影响。当然，企业向法院要求临时禁令时，也必须缴纳保证金（bonds）。

本文摘自网络  王 军