专利共同侵权行为中技术转让合同的认定

日期: 2015-07-29 09:41作者:admin



 
专利共同侵权行为中技术转让合同的认定
 


技术转让合同的受让人按照合同的约定受让技术并予以实施,侵犯他人专利权的,由受让人承担侵权责任。


一、概述


技术转让,就是某一主体将其所有或者掌握的技术让与另一主体使用的行为。技术转让是技术成果进入市场,实现技术成果商品化的重要方式。根据合同法第342 条规定,技术转让合同包括专利权转让、专利申请权转让、技术秘密转让、专利实施许可合同。


技术转让合同让与人与受让人订立技术转让合同的主要目的在于受让人取得技术,让与人收取报酬。因此,技术转让合同下,让与人应当保证自己是所提供的技术的合法拥有者是技术转让让与人所应承担的一项基本义务。


换句话说,让与人转让的技术不能是剽窃、冒充、仿造的,其应当保证自己是所提供技术的合法拥有者,或者保证自己有权转让或者有权许可、使用、实施该项技术。


二、历史沿革


北京市高级人民法院 2001 年意见对合同抗辩作出以下规定:


104.合同抗辩,是指专利侵权诉讼的被告,以其实施的技术是通过技术转让合同从第三人处合法取得的为理由进行侵权抗辩。此抗辩理由不属于对抗侵犯专利权的理由,只是承担侵权责任的抗辩理由。


105.技术转让合同的受让方按照合同的约定实施受让技术,侵犯他人专利权的,合同的转让方与受让方构成共同侵权。在合同双方作为专利侵权诉讼的共同被告时,除合同另有约定外,在确定责任时,应当 由转让方首先承担侵权责任,受让方承担一般连带责任。


106.专利侵权诉讼中的被告以合同抗辩的同时,要求追加合同的转让方为共同被告的,如果原告同意追加,则应当将合同的转让方追加为共同被告;如果原告坚持不同意追加,在合同的受让方承担侵权责任后,可以另行通过合同诉讼或仲裁解决合同纠纷。


根据该规定,能够进行合同抗辩的仅有技术转让一种情况,而且受让方与转让方承担连带责任。经过多年的实践,我们认为这种观点是有问题的。该观点混淆了专利法下受让人的侵权责任与合同法下转让人的违约责任的基本区别。受让人按照合同的约定受让技术并予以实施,侵犯他人专利权的侵权诉讼中,技术受让人作为侵权行为实施人,在侵权诉讼中作为被告并无疑义。


而对于技术转让人的技术转让行为,并不属于专利权法第11 条列举的五种专利侵权行为类型,因此不属于专利侵权行为。因此,合同转让方不应当作为被告参与专利侵权诉讼,专利权人可仅以受让方作为被告要求其承担专利侵权责任。


三、技术转让合同的受让人的侵权责任


针对技术转让合同的受让人按照合同的约定受让技术并予以实施,侵犯他人专利权时,专利权人应当以谁为被告主张其权利,另一种观点认为,当技术转让合同的受让人按照合同的约定受让技术并予以实施,侵犯他人专利权的,根据合同法第353 条规定,应当列转让人为被告。这种观点也是不正确的,也混淆了专利法下受让人的侵权责任与合同法下转让人的违约责任,违反了合同相对性的原则。


据此,我们修订时删除了被诉侵权人可以进行“合同抗辩”的权利,即专利权人直接对受让人提起专利侵权诉讼。通常情况下,专利权人作为技术转让以外的第三人,往往并不知道技术转让这一事实,而受让人实施专利技术的侵权行为对于专利权人来说则是明确且易于发现的,其无需费力调查该侵权技术的来源。因此,以受让人作为被告直接提起侵权诉讼,可以合理地减轻专利权人的负担。


本条的内容并不意味着技术转让人就不再承担任何形式的责任。技术受让人在承担上述侵权责任后,依法可以就其与技术转让人之间的技术转让合同主张违约赔偿。如上所述,技术转让合同下,技术转让人承担下述义务:转让的技术不能是剽窃、冒充、仿造的,技术转让人应当保证自己是所提供技术的合法拥有者,或者保证自己有权转让或者有权许可、使用、实施该项技术。


所以,当技术转让人按照约定实施被转让技术,最终该技术被认定落入他人专利权保护范围,其实施专利的行为构成专利侵权的情形出现时,则说明技术转让人违反了上述义务,因此应当承担违约责任,补偿技术受让人因被控侵权而承担的侵权赔偿损失。这也与合同法第353 条的规定相一致。


实践中,技术让与人可以申请作为无独立请求权的第三人参加诉讼,因为一旦专利侵权诉讼被诉侵权人败诉,通常按照技术转让合同中瑕疵担保条款,或合同法第353 条的规定,由技术让与人承担责任。因此,让与人可以申请参加诉讼。


四、拓展分析


技术转让人的技术转让行为是否构成技术受让人的侵权行为的教唆或者帮助?


从最终侵权结果的发生来看,技术转让人的技术转让行为在一定程度上为技术受让人实施侵权技术提供了帮助,或者是对技术受让人实施侵权技术的一种教唆。然而,认定构成帮助或者教唆的共同侵权,最重要的考虑因素就是教唆、帮助人的主观上必须存在过错,即其知道或者应当知道专利权存在和会构成专利侵权这两项事实,依然教唆直接侵权行为人从事直接侵权行为,或者为之提供实质性的帮助。


如果专利权人有足够的证据证明技术转让人知道或者应当知道专利权存在和会构成专利侵权这两项事实,依然通过技术转让行为教唆技术受让人从事直接侵权行为,或者为之提供实质性的帮助的,可以认定共同侵权成立。



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