专利共同侵权行为中提供、出售或者进口专门部件的认定

日期: 2015-07-29 08:57作者:admin

 

专利共同侵权行为中提供、出售或者进口专门部件
 



提供、出售或者进口专门用于实施他人产品专利的材料、专用设备或者零部件的,或者提供、出售或者进口专门用于实施他人方法专利的材料、器件或者专用设备的,上述行为人与实施人构成共同侵权。


一、概述


“提供、出售或者进口专门部件”是各国列举的典型的专利间接侵权,实际上只有专利侵权中才会出现这种间接侵权行为。这种行为不同于本指南第106 条、第109 条所规定的所谓“间接侵权”。通过对各国专利间接侵权理论和实践的研究,我们发现,对于此类行为的规制一直都争议不断。


一方面,为了提供切实有效的专利保护,防止他人通过提供、出售或者进口专门部件而不实施直接侵权行为来绕过专利权,因此对此类行为的规制十分必要;另一方面,该规定将专利权的保护扩大到其本身没有获得专利权的专门部件,又有明显的不合理扩大专利权保护范围的危险,一旦超出合理的范围,就有与竞争法相抵触的可能。


以美国通过间接侵权制度对“提供、出售或者进口专门部件”进行规制为例。就可以看出立法及司法在间接侵权与权利滥用之向朋瑶摆。“在Henry v.A.B. Dick Co.案中,间接侵权的扩张达到巅峰状态:法院认为,专利权人可以因为自己对打印机的专利权而要求对方从权利人处购买打印机所需要的一般商品,如纸张和墨水等,此类纸张和油墨的市场是由该发明开拓的。


专利授权,就像销售普通商品一样,所有权人可以为该销售设置任何条件。然而,间接侵权制度的过度扩张导致了公众的反感。很快,法院在专利权滥用学说的名义下,重新调整了立场。斜 Mercoid Corp.v Mid-Continent Investment Co., ( Mercoid I )和 Mercoid Corp.v.Minneapolis-Honeywell Regulator Co.,(Mercoid II)中,法官明确指出,专利权人只要试图控制非专利产品的市场,就构成专利权的滥用,即使这些产品除了用于专利发明没有别的用途。


这无疑大大压缩了间接侵权的使用空间。在法院经历了来回摇摆的过程之后,美国国会在间接侵权和专利滥用之间寻求一种妥协。妥协的结果就是专利权人可以对非通用产品行使控制权。”


日本专利法第101 条规定:


下列行为被视为侵犯专利权或者侵犯独占许可:


1.对于产品专利权来说,在商业过程中制造、出让、租借、为了出让或租借目的而出示、或者进口仅仅只能用于制造该产品的物品;


2.对于方法专利权来说,在商业过程中制造、出让、租借、为了出让或租借目的而出示、或者进口仅仅只能用于实施专利方法的物品。


与美国专利法第271 条(c)款的规定相比,日本专利法的上述规定更加明确地将构成间接侵权行为的客体限制在“仅仅只能用于实施专利技术的物品”范围之内。这表明在日本,如果被控侵权人提供的物品是一种具有任何其他实际用途的物品,则不构成间接侵权行为。该规定旨在确保被认定的间接侵权行为与直接侵权行为之间有一种十分密切的因果关系。


既然所涉及的物品没有任何别的实际用途,仅仅只能用于实施某项专利技术,那么只要没有得到专利权人的许可,提供该物品的人诱导他人进行直接侵权行为的意图就是“昭然若揭”的,可以不必对行为人的主观意图再作规定,直截了当地认定构成了间接侵权行为。


德国在20世纪初,法院判例发展出以直接侵害为前提之间接侵害理论。德国专利法第10条、11 条规定,


第10 条  专利权效力:禁止间接侵权


(1)专利权还有进一步的效力,即在本法适用范围內,任何第三人未经专利权人同意,不得向没有权利实施专利的人提供或者许诺提供发明的重要要素,当其明知或者根据情势应知这些行为有助于且明确用于专利发明的实施的。


(2)当上述行为涉及日常交易中可以获得的普通商品时,不适用第(1)款的规定,但第三人诱导提供者实施第九条第二句所禁止的行为的除外。


(3)实施第十一条第1 项至第3 项行为的任何人,不属于第(1)款规定的有权实施专利的人。


德国专利法第11条系对专利权效力的限制,其中第1 项至第3 项为:


专利的效力,不适用于:


1.在私人的领域,无营利目的的行为;

2.为试验用途而涉及专利权的行为;

2a.为了培育、发现、研发新的植物品种而使用生物材料;

2b.研究和试验,此是为获得在欧盟范围内的一个药品许可,或者在欧盟成员国或者第三国的一个药品许可而在实践中所必需的;

3.依照医生处方以及依此方法调制 药品的行为,对药房里的药品直接、个别地进行调制。


《欧共体专利公约》第26 条的标题是“禁止对发明的间接利用”,其内容为:


1.欧共体专利赋予其专利权人如下的权利,即禁止任何第三人未经许可而在成员领土范围内向无权利用该专利发明的人提供或者许诺提供与专利发明的实质性特征有关的产品,用于实施该专利发明,其条件是所述第三人明知或者实际情况表明明显应知这样的产品适合用于并且本意就在于用于实施该专利发明。


2.如果上面所述的产品是一种常用的商品。则不属于1中所规定的情况,除非是第三人诱导被提供者作出公约第25 条规定的行为。


3.公约第27条(a)-(c)所规定的行为人不能视为l中所指的有权实施专利发明的人。


《欧共体专利公约》第27 条规定了6种不视为专利侵权的情况,其中(a) -(c)分别为:


(a)为私人和非商业目的而实施发明专利;


(b)为研究目的而实施专利发明;


(c)在药房根据医生处方单个地配制药品,或者与如此配制药品有关的行为。


由此可见,德国专利法与《欧共体专利公约》的规定大体一致。


我国现行的专利法并没有关于间接侵权制度的明确规定,间接侵权只是知识’-伙学者幻的一种理论概括。很长一段时间,法院不得不依靠民法上关于共同侵权的规定,譬如《民法通则》第130 条,《最高人民法院关于贯彻执行(中华人民共和国民法通则>若干问题的意见》第148 条等,追究间接侵权者的责任。


国家知识产权局多次在专利法修改的过程中,向全国人大常委会建议加入禁止间接侵权行为的条款。然而,由于TRIPS 协议中没有关于间接侵权的规定,中国专利法不宜提供超过TRIPS 协议标准的保护力度等原因,专利间接侵权制度至今仍然没有被写入专利法。


我国关于“提供、出售或者进口专门部件”的规定最早见于国家科委1992年做出的《中国知识产权制度》蓝皮书第7号,其中将“故意制造、销售、进口只能用于专利产品的关键部件”的行为认定为间接侵权行为。司法实践中,各地法院也多有将此类行为认定为专利的共同侵权行为的判例。


北京市高级人民法院 2001意见规定,


74.间接侵权的对象仅限于专用品,而非共用品。这里的专用品是指仅可用于实施他人产品的关键部件,或者方法专利的中间产品,构成实施他人专利技术(产品或方法)的一部分,并无其它用途。


75.对于一项产品专利而言,间接侵权是提供、出售或者进口用于制造该专利产品的原料或者零部件;对一项方法专利而言,间接侵权是提供、出售或者进日用于该专利方法的材料、器件或者专用设备。


二、提供、出售或者进口专门部件的认定


这类行为的认定最困难、也是最重要的地方就是“专用部件”的认定,即被提供、出售或者进口的部件必须是专门用于实施他人产品专利的材料、专用设备或者零部件的,或者专门用于实施他人方法专利的材料、器件或者专用设备的。


对于“专门部件”的认定,如果要求该部件是“仅仅只能用于实施专利技术”,而不具有其他任何功能,则显得标准过于严格,最终能够被认定为“专门部件”的情况将非常有限。因此,借鉴美国的经验,只要该部件除“能应用于实施专利技术”的其他功能并不具有“实质性”用途,即该部件“没有实质性非侵权”用途的话,则可以认定构成“专门部件”。


“专门部件”的举证。原则上应当由专利权人承担举证责任,证明被控侵权人实施了提供、出售或者进口专门部件的行为以及该专门部件没有“实质性非侵权用途”。然而,证明被控侵权人实施了提供、出售或者进口专门部件的行为相对容易,但是想要证明专门部件没有“实质性非侵权用途”这一否定性的命题则非常困难。


因此,是否可以在专利权人已经证明被控侵权人实施了提供、出售或者进口专门部件的行为,并提供了初步证据证明该专门部件没有“实质性非侵权用途”的情况下,由被控侵权人举证证明该专门部件还具有其他的“实质性非侵权用途”?这样的做法应该说具有合理性。


三、典型案例及评注


[案例](日本)组合化学工业株式会社等与江苏省激素研究所有限公司等专利侵权纠纷上诉案


原告组合会社和庵原会社拥有92112424.4号“一种新颖的除草组合物”中国发明专利(以下简称92专利),其保护一种除草组合物。两原告还拥有88108904.4号“嘧啶衍生物及其盐的制备方法”中国发明专利(以下简称88专利)。92专利所涉及的组合物中的活性成份为双草醚,88专利涉及的是双草醚的合成方。


对于本案焦点之一的生产双革醚原药是否构成对92专利的间接侵权,二审法院认为必须首先确认生产92专利产品是双草醚原药的唯一商业用途。由于双草醚原药没有其他商业用途系一消极事实,难以举证证明,对此应由激素公司提供反证,其未能提供证据证明,故认定双草醚原药是专门用于制备92专利产品的关键成份。激素公司、实验四厂生产双草醚原药的行为构成对92专利的间接侵权。


评注:


本案例是司法实践中第一例由被控侵权人举证证明该专门部件还具有其他的“实质性非侵权用途”的判例。


四、拓展分析


传统的民法理论认为,共同侵权行为也称共同过错、共同致人损害,是指数人基于共同过错而侵害他人的合法权益,依法应当承担连带赔偿责任的侵权行为。其特点包括主体的多人性、主观过错的共同性、行为的共同性、结果的同一性即责任的连带性。也就是说,共同侵权行为一般要求共同的过错、共同的行为及同一的结果。


根据上述共同侵权理论,间接侵权不能脱离直接侵权而直接认定,即间接侵权必须以直接侵权的发生为前提,然而在专利制度中,如果要求专利权人在直接侵权行为发生后才得以追究间接侵权人的责任,将会导致相当数量的专利权丧失其存在的意义。在我国,即使在专利权有效期内,非生产经营目的的个人制造、使用专利产品或方法的行为不构成专利侵权,因此,如果一些生产商将他人的组合专利产品进行拆卸销售或者将专利方法的专用设备向个人消费者提供以帮助其实施专利方法时。


直接侵权行为并未发生,根据共同侵权理论将无法追究间接侵权人的责任。然而,对于专利权人而言,此类行为导致其很大的市场空间被侵占,而使专利权人因其创造而应获得的利益难以得到保障,从而与专利制度的价值相背道而驰。因此,我们有必要重新确立间接侵权制度。


本指南上述规定虽然能将所谓间接侵权人与直接侵权人作为共同侵权进行处理,但是,如果直接侵权人不构成侵权的情况下,应当如何追究间接侵权人的民事责任,值得探讨。例如,直接侵权人属于个人非经营目的的制造侵犯专利权产品,或者属于专利法第69 条规定的不视为侵权的情形,这种情况下,直接侵权人不构成侵权,如何将其与间接侵权人作为共同侵权诉至法院。


由此可见,按照现行的做法,这种情况是无法追究间接侵权人的责任的。这说明,运用共同侵权理论也只能解决部分间接侵权的情形,要想真正解决间接侵权问题,还得通过立法来解决。


最高人民法院在2014 年 5月《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(征求意见稿)第二十六条“间接侵权”规定:


明知有关产品系专门用于实施发明创造的起始物、中间物等,未经专利权人许可,将该产品提供给无权实施该专利的人或者专利法第六十九条规定的行为人实施发明创造,权利入主张该提供者的行为属于侵权责任法第九条规定的帮助侵权行为的,人民法院应予支持。


明知有关产品、方法可以用于实施发明创造,未经专利权人许可,通过提供图纸、传授技术方案等方式积极诱导他人实施发明创造,权利人主张该诱导者的行为属于侵权责任法第九条规定的教唆侵权行为的,人民法院应予支持。


如果上述司法解释能够颁布,厕专剩丽接侵权在我国首次具有了法律依据。但是,需要指出的是,我国侵权责任法第9 条规定:


“教唆、帮助他人实施侵权行为的,应当与行为人承担连带责任。


教唆、帮助无民事行为能力人、限制民事行为能力人实施侵权行为的,应当承担侵权责任;该无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人未尽到监护责任的,应当承担相应的责任。”


根据我国侵权责任法第9 条第1款的规定,将间接侵权人与直接侵权人作为教唆、帮助的共同侵权的前提是直接侵权行为成立及直接侵权人构成侵权。


然而,基于上述同样的理由,如果直接侵权人是个人非经营目的的制造行为,或者属于专利法第69 条的不视为侵权行为的行为人,间接侵权人如何能与不构成侵权的直接行为人构成共同侵权人?直接行为人显然不能视为无民事行为能力人、限制民事行为能力人。


因此,前述司法解释征求意见稿的上述规定还存在一些难以克服的问题。当然,最高人民法院的上述草案可能可以从程序上放松对直接侵权行为的证明责任,从而在很大程度上舒缓法律僵化的负面影响。



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