专利侵权行为中新产品的认定

日期: 2015-07-28 18:13作者:admin


 
其他专利侵权行为中新产品的认定
 


专利法第六十一条规定的“新产品’,是指在国内外第一次生产出的产品,该产品与专利申请日之前已有的同类产品相比,在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别。


产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知的,应当认定该产品不属于专利法规定的新产品。
是否属于新产品,应由专利权人举证证明。专利权人提交证据初步证明该产品属于专利法规定的新产品的,视其尽到举证责任。


在专利侵权认定过程中,由于产品专利所保护的技术方案可以通过产品来具体反映,因此,专利权人在主张权利时仅需固定被控侵权产品即可,其相对容易;而方法专利所保护的对象为具体的程序或步骤,只有在该程序或步骤被具体操作时其方能显现,即只有被控侵权人实际使用涉案方法时,权利人指控的被控侵权行为方能显现,而通常情况下权利人一般难以获取被控侵权人实际使用涉案方法的证据。


因此,为保护专利权人的合法权益,鼓励发明创造,推动发明创造的应用,提高创新能力,并促进科学技术进步和经济社会发展,专利制度确立了“方法延及产品”及“举证责任倒置”两种特殊的制度。


在侵犯方法专利权案件中,所谓“举证责任倒置”,主要是指在满足一定条件的基础上,将本应由专利权人举证证明的积极事实的责任转移至被控侵权人,要求其提交相反证据加以否认,否则将承担相应的不利后果。


根据专利法第61 条的规定,专利权人主张适用举证责任倒置制度,需要满足两个条件:一是,涉案专利方法为“新产品”的制造方法;二是,被控侵权产品与依据专利方法所直接获得的产品属于同样产品。本条主要涉及“新产品”的相关问题,包括“新产品”的认定标准及举证责任的分配与转移。


一、立法沿革


相较于“方法延及产品”制度至1992 年第一次专利法修改时方正式确立,我国1984 年第一部专利法即规定了举证责任倒置制度。


1984 年专利法第60 条第2款规定:


“在发生侵权纠纷的时候,如果发明专利是一项产品的制造方法,制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法的证明。’


1984 年专利法对方法专利的保护仅限于“使用”专利方法,加之方法专利侵权纠纷中专利权人取证难的特性,导致方法专利权人的利益难以得到应有的回报。上述规定的本意即在于弥补专利法对方法专利所提供的弱保护,平衡专利权人与社会公众之间的利益。


然而,在侵犯方法专利权纠纷中,不加区分地对所有类型的案件均要求被控侵权人提供其制造产品的方法,亦有失公平,原因在于,对于已有产品的方法专利而言,既然客观上为“已有”的产品,显然已具备相应的制造方法,被控侵权人极有可能采用非涉案专利方法制造被控侵权产品。


在此基础上。仍然要求被控侵权人提供制造被控侵权产品的方法,一方面,可能导致专利权人的滥诉,在无须承担过重举证责任的情况下,专利权人完全有可能基于获取竞争优势等目的,提起相应的侵权诉讼;另一方面,由于制造被控侵权产品的方法具有多种,且随着科技水平的不断发展,制造产品的方法的更新换代同样存在很大的可能,在此基础上,很难排除专利权人为获取竞争对手的商业秘密,恶意提起相应的诉讼,从而可能导致被控侵权人的合法利益难以得到维护。


1992 年,我国第一次修改专利法时,针对上述问题对涉及方法专利的相关条荔进行了系统的修订。一方面,确立了“方法延及产品”制度,将方法专利的保护范围扩展至“使用、销售、进口依照方法专利所直接获得的产品”,不再局限于“使用”专利方法,从而一定程度上保障了专利权人的利益;另一方面,将举证责任倒置的适用范围缩小至“新产品”,即在1992 年专利法第60 条第2款中规定:“在发生侵权纠纷时,如果发明专利是一项新产品的制造方法,制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法的证明。”上述规定在一定程度上平衡了专利权人利益与社会公众利益。


但 1992 年专利法仅规定了被控侵权人应当提供被控侵权产品的“制造方法的证明”,然而仅要求被控侵权人提供被控侵权产品的“制造方法的证明”,有时不能清楚表明被控侵权人实施的方法与专利方法之间的异同,不利于法院认定被控侵权行为是否构成侵犯制造方法专利权的行为,不利于实现设置举证责任倒置制度的立法目的。


因此,2000 年第二次修订专利法时又对上述规定进行了调整,即在第57 条第2款规定:“专利侵权纠纷涉及发明新产品制造方法的发明专利的,制造同样产品的单位或者个人提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。”修改后的条文克服了上述缺陷。


2008 年专利法延续了2000 年专利法的上述规定。


二、新产品的认定


在讨论“新产品”的具体认定之前,我们首先需要明确两个基本问题,首先,专利之所以能够得到保护的原因在于专利权人的创造,该创造对于社会的发展进步具有一定的益处,因此,专利权人理应获得与其贡献相适应的报酬或奖赏。但是,创造是不能脱离现有技术而凭空进行的。而现有技术属于公共领域的财富,任何人均可以自由地加以利用。因此,我们在架构专利制度的体系时,不但要考虑专利权利人的利益,同时应当考虑社会公众的利益。


虽然创造本身难以计量,但是架构专利制度时应当尽量使法律所赋予的垄断权(即专利权人所获得回报或奖励)与其创造(即对社会的贡献)相适应,以实现专利权人利益与社会公众利益之间的平衡,通过保护专利权人的利益这一法律手段,最终实现社会经济发展的目的。侵犯方法专利权纠纷中,从理性人的角度而言,专利权人可以预知到存在举证难、维权难等弊端的客观事实,既然专利权人选择了申请方法专利的模式保护其发明创造,其就应当对其选择承担相应的责任。


虽然,为鼓励发明人尽量的公开其发明创造,从而有利于发明创造的推广与应用,从保护专利权人的角度,专利法对于方法专利权提供了“方法延及产品”及“举证责任倒置”两种特殊制度,但是在确定上述制度的具体适用条件时,我们应当尽量保证专利权人所获得回报或奖励与其对社会的贡献相适应,以实现专利权人利益与社会公众利益之间的平衡。


其次,如上所述,对于“已有产品”而言,由于已经客观存在制造被控侵权产品的方法,从而推定被控侵权人使用了涉案的专利方法,缺乏相应的事实基础,而保留在“新产品”方法专利中设置举证责任倒置制度的大前提,主要是基于以下假设,即既然涉案专利方法所涉及的产品为“新产品”,理论上而言在涉案专利方法公开之前,社会公众不可能掌握其他方法制造涉案的被控侵权产品。


基于上述假设,若被控侵权人制造了与依照涉案专利方法所直接获得产品同样的产品,其很可能采取涉案的专利方法。在此基础上,专利法针对方法专利设置“举证责任倒置”制度具备其合理性。


按照当时参加专利法修改工作的汤宗舜先生的理解:“这里的新产品的‘新’不是本法授予专利权时所要求的那种‘新颖性’,只要某种产品在专利申请日前是本国市场上未见过的,就可以认为是‘新产品’。”但是,汤宗舜先生在该书中仅给出了上述结论,并未阐述采用上述标准的理由。


而考察我国的司法实践,人民法院针对“新产品”的认定标准曾存在诸多争议。首先表现为对“新”的公开方式的要求不同,存在第一次“生产出”、“销售过”或“出现过”等不同的观点;其次是地域范围的要求不同,存在“国内”或“本国”与“国内外”的区别;最后是判断是否为“新”的标准不同,即“新颖性标准”或“创造性标准”的问题。


(一)公开方式与地域


公开方式与地域范围二者密切相关,我们不能将其孤立地加以对待。针对公开方式的不同,逻辑上而言,“生产出”产品应当早于“销售过”产品。因此,通常而言,采用“销售过”的标准至少不能涵盖已经“生产出”但尚未上市进行销售的产品,其具有先天的缺陷。


然而,采用“生产出”的标准,考虑到专利法的地域性以及2008 年专利法修改前对新颖性的要求的限制,当时通常将“新产品”的地域范围限定在国内,如2001 年意见第122条规定:“专利法第57 条第2款规定的‘新产品’,是指在国内第一次生产出的产品,该产品与专利申请日之前已有的同类产品相比,在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别。”


将极有可能出现国内销售商通过进口的方式将国外已经生产出且已经上市的产品在国内进行销售的情形,此时即出现了在国内已经销售过的产品,而国内尚无相应的生产商曾生产出过该产品的情形。在此情形下,采取“生产出”的标准亦难以涵盖所有的情形。


显然,将地域范围由“国内”扩展至“国内外”,仅采用“生产出”的标准即可消除上述问题。同时考虑到 2008 年专利法已经将新颖性的标准由“相对标准”修改到“绝对标准”,因此,此次本指南将新产品明确为“是指在国内外第一次生产出的产品”。


现实中,产品的公开方式不但包括产品实物自身的公开,制造产品技术方案的公开同样可以破坏一项产品“新”的属性。无论“生产出”或者“销售过”指的公开对象都仅限于已经制造出的产品实物,均不能涵盖上述制造产品技术方案。制造产品技术方案的公开显然并非局限于产品实物本身的公开,其包含出版物公开等多种公开方式。


虽然,相对而言“出现过”同时涵盖了“生产”和“销售过”,但其同样不能涵盖制造产品的技术方案,且实质上与“生产出”并无二致。同时考虑到用语的一贯性,此次本指南制定时,我们对“新产品”的概念采取了肯定式与否定式相结合的解释方式,即在第l款用肯定式的方式将新产品明确为“在国内外第一次生产出的产品”,同时在第2款用否定式的方式将“产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知的”排除出专利法规定的新产品的范畴。


本指南中否定式的解释模式实际上参考了2009 年司法解释第17 条的规定,其第17 条为:


“产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知的,人民法院应当认定该产品不属于专利法第六十一条第一款规定的新产品。”


对于上述条文,有学者对其中包含“制造产品的技术方案”提出了异议,其认为:“存在令人困惑之处,即所述‘制造产品的技术方案,究竟是指什么?依照本条第1款的规定,是否实行举证责任倒置的决定性因素是产品制造方法所获得的产品是否为‘新产品’,而不是‘制造产品的技术方案’是否为一种新的技术方案,因为该技术方案是否为新的技术方案与所获得产品时间没有必然的因果关系。


如果所述的‘制造产品的技术方案’就是指产品制造方法本身,那么产品制造方法在申请日之前已经为国内外公众所知的情况下,该方案本身已经不具备新颖性,该专利权应当被宣告无效,没有认定是否侵犯该专利权的必要,自然也就无须讨论举证责任倒置的问题。”对此,我们认为,首先,制造一项产品的技术方案可能不止一种,涉案专利方法可以制造某一特定产品,并不能排除在该专利方法申请日之前同样存在其他方法制造该产品的可能,此种情形在已有产品的制造方法专利中尤为明显。


基于上述事实,虽然专利权人声称依据其专利方法直接获得的产品为“新产品”,但若在涉案专利申请日之前,已经存在其他技术方案同样可以制造依据涉案专利方法直接获得的产品,上述其他制造产品技术方案为国内外公众所知的事实当然可以用于否认专利权人主张依据其专利方法直接获得的产品为“新产品”的事实。


其次,退一步讲,即便被控侵权入主张的在先的制造产品的技术方案可以破坏涉案专利方法的新颖性,在被控侵权人不主动申请宣告涉案专利无效,且涉案专利尚为有效专利的情况下,被控侵权人径行主张依照涉案专利方法获得的产品并非“新产品”,从而主张不适用举证责任倒置,并在此基础上主张专利权人的主张缺乏事实依据,最终实现人民法院认定专利权人的侵权主张不成立的结果,亦未尝不可。


(二)新颖性标准还是创造性标准


认定是否属于“新产品”应当采取新颖性标准还是创造性标准,同样是需要解决的问题。


1998 年,华新生化研究所诉华奥普罗药业公司的“从猪脑中提取脑蛋白水解液的方法”侵犯专利权纠纷案中,经对脑蛋白水解液和脑蛋白水解物注射液的性状、含量等进行比较,以及鉴于两者均为猪脑组织经复合蛋白酶水解、分离、精制而成的情况。


一审法院认为:虽然两种物质的名称不同,前者为浓缩液,后者为无菌制剂,但它们的结构和功能并无明显区别,后者是利用前者且无需同行业技术人员的创造性劳动制备而成;又由于在本案专利申请日之前,国内市场已进口并销售脑蛋白水解物注射液,可确认实施本案专利方法所得到的脑蛋白水解液不属于专利法意义上的新产品,因而不适用专利法关于举证责任倒置的规定,原告无相关证据证明被告的制造方法系来源于其专利方法,故应驳回起诉。


此案中,法院认为新产品除满足新颖性要求之外,还在对新产品的判断过程中引入了创造性的标准。同时,该案法官在解释中指出:“新产品应具有新颖性;而且,即使实施制造方法专利生产出来的产品与现有产品在形状和名称上有所不同,如果相同领域的技术人员不需创造性劳动,按行业通常使用的方法即可获得另一产品,且专利方法制备的产品和另一产品的主要成分、结构、性能、功效相同,其中一种产品相对于另一种产品不构成专利法意义上的新产品。”


以下介绍的是原告BASF 公司诉被告南通施壮化工有限公司(简称南通施壮公司)、北京阳光克劳沃生化技术有限公司(简称阳光克劳沃公司)侵犯专利权纠纷纠纷案(简称BASF 案),该案基本案情为:


1991 年,中华人民共和国农业部农药检定所发布的农药登记公告载明:临时登记号LS91011是BASF 公司登记的中文名为“必速灭 98%颗粒剂”的农药,该农药的化学名称为“3,5-二甲基-四氢-2H-1,3,5-噻二嗪-2硫酮”,同时还登记了该农药的化学结构式。


1992 年 12月21日,BASF 公司向中华人民共和国专利局提出“基本无粉尘四氢-3,5-二甲基‘1,3,5-噻二嗪-2硫酮颗粒的制备”发明专利申请,并于1997 年 2月19日被授予专利权(专利号为ZL92115325.2),该专利权至今有效。该专利的权利要求书载明:


“1.一种制备基本无粉尘的下式(Ⅱ)所示四氢-3,5-二甲基-1,3,5-噻二嗪-2 硫酮颗粒的方法。

其中将甲基胺(Ⅱ)与二硫化碳(Ⅲ)和甲醛(Ⅳ)反应或将N-甲基二硫代氨基甲酸的甲基铵盐(V)与甲醛(Ⅳ)反应,所述反应在以化合物(Ⅱ)为基础计为0.l-l0摩尔%的至少一种下式(Ⅵ)所示亚烷基二胺存在下进行,R1-NH-A-NH-R2(Ⅵ)式中Rl和R2相互独立地代表氢或C1C4烷基,A是1,2-亚乙基,1,3-亚丙基或1,4-亚丁基桥,而且这些桥可带有1-4个Cl-C4烷基。”


该专利的说明书中载有如下内容:“本发明的目的是要提供一种更简便的方法来制备颗粒状的四氢-3,5-二甲基-1,3,5-噻二嗪-2硫酮。”


根据涉案专利方法所制造出的颗粒状的四氢-3,5-二甲基-1,3,5-噻二嗪-2硫酮具有三种特定的杂质。


一审法院经审理后认为:依据本案现有证据,在涉案专利申请日前,我国农业部农药检定所发布的农药登记公告中包括BASF 公司涉案专利涉及的产品,而涉案专利说明书中也说明该专利的发明目的是提供一种更为简便的棉隆产品的制备方法,因此涉案专利涉及的产品并非新产品。 BASF 公司以涉案专利方法所涉及的产品含有三种特征性杂质为由提出该产品属于新产品,故应由南通施壮公司承担相关举证责任的主张,依据不足。


二审法院认为:涉案专利涉及的是一种制备基本无粉尘的四氢-3,5-二甲基-1,3,5-噻二嗪-2 硫酮颗粒的方法,而涉案专利说明书中也说明该专利的发明目的是提供一种更为简便的棉隆产品的制备方法,在涉案专利申请日前,农药检定所发布的农药登记公告中包括BASF 公司涉案专利涉及的产品,即“3,5-二甲基-四氢-2H-1,3,5-噻二嗪-2 硫酮”,因此,依据涉案专利所生产的产品与专利申请日之前已有的同类产品相比,在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面没有明显区别,不属于新产品。


评注:


该案中,虽然一、二审法院 均认定BASF 公司主张的产品非新产品,然而,二者的角度是明显不同的。一审法院主要是基于在先的登记及涉案专利说明书中的自我声明而直接认定BASF 公司主张的产品非新产品,而二审法院的落脚点在于“依据涉案专利所生产的产品与专利申请日之前已有的同类产品相比,在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面没有明显区别”。


对此,首先需要说明的是,对于化学领域的产品在先的化学名称或化学结构式等数据的登记,并不当然否认相关产品属于“新产品”,原因在于上述名称等数据的登记,并不必然代表相应的产品已经制备,甚至不能说明上述严品已经可以制备。其次,根据法院查明的事实,依照涉案专利方法所直接获得的产品与已有产品相比“含有三种特征性杂质”,若依据专利授权确权程序中的新颖性标准,其显然是具备新颖性的,应当认定属于新产品。


然而二审法院在判断BASF 公司主张的产品是否属于新产品时,“依据涉案专利所生产的产品与专利申请日之前已有的同类产品相比,在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面没有明显区别”为由认定其不属于新产品,实际上亦引入了“创造性”的标准。


2012 年《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(征求意见稿)》第31 条第1款规定:


“专利法第六十一条第一款所称新产品,是指在专利申请日以前产品或者制造产品的技术方案不为国内外公众所知,并且,该产品的全部技术特征与专利申请日以前已有的同类产品的相应技术特征既不相同也不等同的产品。”


上述规定首次将“等同”的概念引入,而我们知道所谓的“等同特征”是指一个技术特征与另一技术特征相比,若二者属于以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且所属技术领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够想到的技术特征,则二者属于等同特征。根据上述理解,最高人民法院此次修订司法解释显然具有将“创造性”标准引入“新产品”领域的意向。


创造性标准的引入在一定程度上具备其合理性。首先,在医药产品领域,通过专利方法所获得产品往往还需要后续的加工、处理,方能成为能够上市的产品。其后续的加工处理程序可能为比较简单的处理,如简单的研磨、添加非活性物质以形成特定剂型或者酯化、成盐等简单的化学反应。例如,市场上有某一药品的注射液足以满足临床使用的需要,而某一厂商为了获取更多的利润将注射液替换为成本更低和利润更高的冻干粉针剂。


如果仅仅就该冻干粉针剂 申请专利可能难以获得专利权,而申请保护一种制备该冻干粉针剂的特殊方法很有可能被授权。如果其它厂商在申请日前没有开发这种冻干粉针剂,但是在申请日后采用一般公知的制备工艺开发了这种简单剂型,而并未使用专利权人的特殊制备方法。


这时,如果专利权人仅依据制备工艺的专利涉及新剂型就要求其它厂商承担举证责任,这既加重了其它厂商的负担,也可能因为不能保守技术保密而干扰了他们正常的生产、经营,这种做法明显不合理。引入创造性的标准看似能够一定程度上减轻被控侵权人的举证负担,但这种做法却没有相应的法律依据。


其次,根据本指南第101 条第2款的规定,在认定“依据专利方法所直接获得的”产品时,我们不但将“初始产品”(完成方法专利权利要求中所示最后一个步骤后所得到的产品,,同时,若对初始产品再加工、处理后得到的产品,在物理、化学特性等方面未发生实质性变化,亦可以认定为属于“依据专利方法所直接获得的”产品,上述规定在一足程度上扩大了专利权人的权利范围。


因此,判断“新产品”引入创造性的标准,相对于新颖性保准,必然增加专利权人证明一项产品属于“新产品”的难度。这在一定程度上可以发挥平衡专利权人利益与社会公众利益的作用。


然而,如上所述“新产品”本意上应为“国内外第一次生产出的产品”,而创造性是指同申请日以前已有的技术相比,该发明有突出的实质性特点和显著的进步。发明是否具备创造性。,厦当基于所属技术领域的技术人员的知识和能力进行评价。因此“新产品”的“新”与“创造性”是两个不同的概念,并且对是否属于“所属技术领域的技术人员不需创造性劳动”获得的产品进行判断也不易操作。


其次,2009 年司法解释颁布实施后,最高人民法院曾对该司法解释的理解与适用专门撰文进行了解读,关于新产品的问题,其解释为:“新产品如何界定,直接影响新产品方法专利侵权诉讼中举证责任倒置规则的适用。关于新产品的界定,理论和实践中都存在不同认识。


有观点认为,新产品是专利申请日前未在国内公开出售的产品,还有观点认为,新产品是申请专利日前未在国内外出现的产品。为统一新产品的界定标准,借鉴修改后的专利法关于新颖性的规定,司法解释第十七条规定,产品本身或者制造产品的技术方案,两者有一在专利申请日以前为国内外公众所知的,该产品则不属于新产品。”我们可以发现2009 年司法解释关于新产品的认定实际上采用的是新颖性的标准。


最后,如上所述,设置“举证责任倒置”制度的目的在于减轻专利权人过度的举证责任。保障专利权人对社会的贡献得到合理的回报。而判断“新产品”引入创造性的标准,必然增加专利权人证明一项产品属于“新产品”的难度。无限放大否定“新产品”的参照物的范畴,显然与设置该制度的目的相悖。


可见,无论采取新颖性标准,抑或采取创造性标准,均具备一定的合理性。因此,此次本指南对于一项产品是否属于新产品的判断标准仍然规定为“该产品与专利申请日之前已有的同类产品相比,在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别”。至于确定是否属于“明显区别”应采取新颖性标准,还是创造性标准,人民法院可以对具体案件的具体案情予以具体分析后,根据案件的具体情况予以确定。


(三)拓展分析


本指南中对于已形成相对统一观点的问题,通过具体条文的形式予以了明确。然而,实践中涉及新产品的问题众多,本指南的规定亦难以面面俱到。


1.比对对象的确定


2008 年专利法第61 条第1款规定:“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的,制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。”因此,在审查一项方法专利是否属于新产品方法专利时,我们首先应当确定比对对象。比对对象的确定问题实际上要确定何种产品为“新产品”。通常而言,该处的比对对象应指向“依照该专利方法所直接获得”的产品。


在申请再审人石家庄制药集团欧意药业有限公司(简称欧意公司)与被申请人张喜田、二审上诉人石家庄制药集团华盛制药有限公司(简称华盛公司)、石药集团中奇制药技术(石家庄)有限公司(简称中奇公司)、一审被告吉林省玉顺堂药业有限公司(简称玉顺堂公司)侵犯发明专利权纠纷案(简称欧意公司再审案)中,最高人民法院将“新产品”的比对对象局限于“初始产品”,即完成方法专利权利要求中所示最后,个步骤后所得到的产品。


本案的相关案情是:吉林省长春市中级人民法院一审认为,目前国内市场上只有原告生产的苯磺酸左旋氨氯地平及其片剂,以及欧意公司生产的马来酸左旋氨氯地平及其片剂,而原告产品的上市时间早于欧意公司产品。


原告的左旋氨氯地平产品于2001 年 5貝被康国家经济贸易委员会认定为2001 年度国家重点新产品,2001 年 6月被原国家经济贾易委员会评为“九五”国家技术创新优秀项目奖,被告虽然认为原告的产品不是新产品,但是未提供充分的证据反驳。因此,涉案专利应为新产品的制造方法专利。


最高人民法院再审认为:依照涉案专利方法直接获得的产品是“结合一个DMSO-d6的(S)-(-)-氨氯地平的D-酒石酸盐”,或“结合一个DMSO-d6的(R) -(+)-氨氯地乎的L-酒石酸盐”,其中前者即为制造左旋氨氯地平的中间产物,而非左旋氨氯地平本身;而后者即为制造右旋氨氯地平的中间产物,亦非右旋氨氯地平本身。


由于在涉案专利的申请日之前,上述中间产物并未为国内外公众所知悉,可以认定依照涉案专利方法直接获得的产品是新产品,涉案专利属于新产品制造方法专利。


最高人民法院的上述认定与2009 年司法解释的规定完全相吻合,从本指南第101 条的相关解析中,我们可以发现,最高人民法院在确定是否属于“依照专利方法直接获得的产品”时同样仅局限于“初始产品”,可见,最高人民法院在对待“依照专利方法直接获得的产品”及“新产品”时,采取了完全相同的标准。


亦如本指南第101 条的相关解析,“依照专利方法直接获得的产品”局限于“初始产品”存有一定的问题,且本指南第101 条亦将“依照专利方法直接获得的产品”扩展至“中间产品”,即对初始产品再加工、处理后,其物理、化学性能未发生实质性变化的产品,其实际上是扩大了专利权人的权利范围。在此基础上,为平衡专利权人利益与社会公众利益,是否有必要将“新产品”的比对对象亦有条件地扩展至“中间产品”是值得进一步讨论的问题。


2.确定是否属于新产品的时间点的问题


所谓确定是否属于新产品的时间点,主要是指判断一项产品是否属于新产品时,应当参考的时间点标准。目前一致的观点是,确定一项产品是否属于新产品,应当以涉案方法专利的申请日为准。通常而言,上述标准是没有问题的。原因在于,设置举证责任倒置制度的大前提为涉案专利方法为新产品的制造方法,既然为新产品,理论上而言在专利申请日之前不可能存在制造该产品的其他方法,因此,我们可以推定被控侵权人很可能依照涉案的专利方法制造该产品。


然而,发明人如欲针对一项涉及方法的技术方案申请专利法的保护,根据专利法的规定,其只能申请发明专利予以保护。而发明专利的审查一般会经过申请、公开、授权等三个不同的阶段。上述不同的三个阶段之间必然存在一定的时间差。


尤其是公开日与授权日之间的时间差,一旦一项专利公开后,虽然法律为其设置了临时保护期制度,但是专利法并未排除社会公众非生产经营目的使用上述专利的行为,同时,即便专利授权后,社会公众同样具有非生产经营目的使用上述专利的自由,因此,社会公众完全有可能开发出其他制造依照方法专利获得产品的方法。


此外,专利申请日与被控侵权日之间同样存在一定的时间差,在此期间,亦不排除社会公众开发出其他制造依照方法专利获得产品的方法。因此,严格按照专利申请日确定一项产品是否属于新产品,可能导致对社会公众不公的结果。


对此,有学者提供的建议为”在新产品制造方法专利侵权诉讼中,为举证责任倒置的目的,在认定专利方法制造的产品为新产品后,还需确定在被控侵权行为发生日之前,国内外没有公开出专利方法之外的可以制造相同产品的方法”。


当然,此建议是否合理亦有探讨的余地。但我们不应当忽视该问题的存在。实际上,如上所述,从1984 年专利法对所有制造方法专利采取举证责任倒置到后来只适用于新产品制造方法专利,这已经是平衡专利权人利益与公众利益的结果了。


因此,在新产品的认定中还是应更多考虑可操作性,毕竟举证责任倒置并不等于被诉侵权行为就一定成立。判断新产品的时间点问题应不会对各方利益造成太大的影响。从可操作性考虑,显然依据专利申请日作为参照点确定新产品的属性更容易操作,否则同一件专利涉及的产品是否属于新产品会因原告起诉的时间不同而不同。


3.马库什权利要求的特殊问题


马库什权利要求为一种特殊的权利要求类型,该类权利要求中在一个权利要求中限定多个并列的可选择要素,其中的每一个马库什要素与马库什权利要求中的其他技术特征相结合均能解决该权利要求所要解决的技术问题,均构成独立的技术方案。根据马库什权利要求中上述并列的技术方案制造出的产品显然并不属于完全相同的产品。针对马库什权利要求如何界定“新产品”,实践中也存在一定的分歧。


一种观点认为,针对马库什权利要求,人民法院在确定一项产品是否属于新产品时,应当以根据涉案方法专利权利要求所制备的所有产品均为新产品作为判断标准,否则不能适用举证责任倒置制度。


上述保护被控侵权人利益的制度的设立,值得借鉴。但具体的操作程序及相应的程序需要进一步的明确。


三、举证责任的分配


“谁主张,谁举证”是民事诉讼的基本原则之一。在专利侵权纠纷中,专利权人或其利害关系人指控被控侵权人侵犯了其专利权,其当然应当提交相应的证据证明其主张。
然而二有学者指出:“要证明某产品不具备新颖性,只需举出一个为公众所知的证据即可;要求证明某产品具备新颖性则是无边无际的事情,除了断言之外,很难想象专利权人如何才能完成其举证责任。



现实中较为可行的做法是在判断所涉及产品是否为一种新产品时,可以要求被控侵权人举出反证,只要被控侵权人能够提供任何一份证据,证明该产品申请日之前曾经在国内外为公众所知,则不适用本条关于举证责任倒置的规定。”


针对上述观点,首先,该学者同时指出:“这相当于在所涉及的产品是否为‘新产品’的问题上又要实行举证责任倒置,使举证责任又落在被控侵权人一方,似乎有超出本条规定之嫌。”


其次,司法实践中,专利权人并非绝对不可能提交相应的初步证据,例如查新报告、检索报告等均可以作为初步证据予以使用。


原告安斯泰来制药株式会社诉被告成都力思特制药股份有限公司、张红兵侵犯专利权纠纷一案,法院认为:原告提交的涉案专利第一次审查意见通知书、国家知识产权局专利检索咨询中心出具的《检索报告》、美国和欧洲授权的同族专利及其权利要求书中文译文等证据可以初步证明,涉案专利为涉及新产品制造方法的专利。


在原告已经提交证据,可以对新产品事实予以初步判定的情况下,被告如果主张非新产品事实,根据谁主张谁举证的原则,此时的反驳举证责任理应由被告承担。本案被告并未提交相反证据,故本院对涉案专利为涉及新产品制造方法的专利的事实予以确认。


另外,如上所述,设置举证责任倒置制度的目的在于减轻专利权人的举证责任,但是专利制度的价值在于尽量保证专利权人所获得回报或奖励与其对社会的贡献相适应,以实现专利权人利益与社会公众利益之间的平衡,而非简单地、一味地保护专利权人的利益。因此,在专利法已经对其提供了“方法延及产品”保护,且设置了举证责任倒置制度的前提下,专利权人当然应当尽到提交初步证据的基本义务。


基于上述原因,此次本指南中增加了第3款的规定,即“是否属于新产品,应由专利权人举证证明。专利权人提交证据初步证明该产品属于专利法规定的新产品的,视其尽到举证责任”。


2012 年《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(征求意见稿)》第31 条第2款规定:


“在新产品制造方法发明专利侵权诉讼中,权利人应当对依照专利方法直接获得的产品是否为新产品作出充分说明,并举证证明被诉侵权产品的全部技术特征与依照专利方法直接获得的产品的全部技术特征相同或者等同,被诉侵权人不能提供反证推翻的,人民法院应当推定依照原告专利方法直接获得的产品为新产品。”


考虑到目前的司法政策,即“妥善审理产品制造方法发明专利侵权案件,依法保护方法发明专利权。在适当考虑方法专利权利人维权的实际困难的同时,兼顾被诉侵权人保护其商业秘密的合法权益。依法适用新产品制造方法专利的举证责任倒置规则,使用专利方法获得的产品以及制造该产品的技术方案在专利申请日前不为公众所知的,制造相同产品的被诉侵权人应当承担其产品制造方法不同于专利方法的举证责任。


使用专利方法获得的产品不属于新产品,专利权人能够证明被诉侵权人制造了同样产品,经合理努力仍无法证明被诉侵权人确实使用了该专利方法,但根据案件具体情况,结合已知事实以及日常生活经验,能够认定该同样产品经由专利方法制造的可能性很大的,可以根据民事诉讼证据司法解释有关规定,不再要求专利权人提供进一步的证据,而由被诉侵权人提供其制造方法不同于专利方法的证据。要针对方法专利侵权举证困难的实际,依法采取证据保全措施,适当减轻方法专利权利人的举证负担。


要注意保护被申请人的利益,防止当事人滥用证据保全制度非法获取他人商业秘密。被诉侵权人提供了其制造方法不同于专利方法的证据,涉及商业秘密的,在审查判断时应注意采取措施予以保护。”同时司法实践,有些案件中专利权人确实无法提交相应的初步证据。因此,上述规定亦具备一定的合理性。



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