专利侵权行为中许诺销售的认定

日期: 2015-07-28 18:15作者:admin

其他专利侵权行为中许诺销售的认定
 


在销售侵犯他人专利权的产品行为实际发生前,被诉侵权人作出销售侵犯他人专利权产品意思表示的,构成许诺销售。


以做广告、在商店橱窗中陈列、在网络或者在展销会上展出等方式作出销售侵犯他人专利权产品的意思表示的,可以认定为许诺销售。


一、概述


TRIPS第28 条第1款规定,专利权人享有独占权,包括制止第三方未经专利权人许可而许诺销售专利产品或者依照专利方法直接获得的产品的行为。


对于许诺销售的认识,欧洲和美国形成了不同的立法实践。在缔结《欧共体专利条约》的卢森堡会议上,欧洲各国经过讨论达成共识,认为许诺销售产品的方式是无关紧要的,可以通过书面方式,也可以通过口头行使,可以通过电话或者电传,还可以通过显示、展示或者广告以及任何其他方式,因此,许诺销售不应当被理解为该词在合同法中的涵义,而是应当从商业活动的意义上予以理解,任何商业意义上的提供专利产品的意思表示都应当构成侵犯专利权的行为。


而美国则由联邦巡回上诉法院 2000 年在其Rotec Industies Inc.v.Mitsubishi Corp.一案的判决书中详细地探讨了许诺销售的含义,并将其限定为合同意义上的销售要约,因此仅仅进行广告宣传并不构成侵犯专利权的行为。


我国为了与TRIPS的规定相一致,在2000 年修改专利法的过程中增加了任何单位或者个人未经专利权人许可不得许诺销售其专利产品以及依照专利方法直接获得的产品的规定,此时的薛诺销售行为仅限于发明和实用新型专利。随着中国外观设计申请量的日益增长,为了更好地维护外观设计专利权人的合法利益,2008 年修改的专利法中加入了制止许诺销售外观设计专利产品行为的规定。


本条规定第1款给出了许诺销售的定义,涵盖了实践中各种许诺销售行为;第2款以列举式的方式举例说明目前常见的许诺销售行为,从而指导法官的实际判断。


二、许诺销售的认定


(一)许诺销售者是否具备实际销售的目的


实际销售的目的是许诺销售的主观要件,即许诺销售是为销售目的而向特定或非特定主体作出的愿意销售或将要销售专利产品(包括依照专利方法直接获得的产品)、愿意提供或将要提供专利方法的表示行为。


具体来说,许诺销售行为的目的是为了实际销售。如果行为人确实进行了演示、展览专利产品或专利方法的行为,但目的不是销售,而是为了诋毁有关专利技术等其他目的,则构成不正当竞争行为,不属于许诺销售。如果根据证据推定侵权行为人不具有主观上的销售目的,则也可以排除其侵权可能。


(二)许诺销售的产品处于能够销售的状态


许诺销售行为发生在实际销售行为之前,其目的是为了实际销售。专利法禁止许诺销售的目的在于尽可能早地制止专利产品或依照专利方法直接获得的产品的交易,使专利权人在被控侵权产品扩散之前就有可能制止对其发明创造的侵权利用。


因此,被控侵权人不但应当具有即将销售侵犯专利权的产品的明确意思表示,而且在作出该意思表示之时其产品应当处于能够销售的状态。


(三)许诺销售行为


专利法中并没有对许诺销售行为做出明确的规定。对于许诺销售行为的最早定义见于2001 年司法解释第24 条,规定:“专利法第十一条、第六十三条所称的许诺销售,是指以做广告、在商店橱窗中陈列或者在展销会上展出等方式作出销售商品的意思表示。”


本条中列举的许诺销售行为的类型与上述司法解释并无太大的区别,即“以做广告、在商店橱窗中陈列、在网络或者在展销会上展出等方式作出销售侵犯他人专利权产品的意思表示的,可以认定为许诺销售”。唯一的区别就在于增加了“网络”这一新型许可销售行为,以适应因网络购物的普及而导致的网络许诺销售行为日益盛行的新形势。


根据我国合同法的规定,商业广告、在展会上展出等行为一般都属于希望他人向自己发出邀约的意思表示,即要约邀请,而不构成邀约,因此,我国关于许诺销售行为的规定更加接近于欧洲各国的许诺销售专利法律实践。


三、典型案例及评注


[案例]伊莱利利公司诉甘李药业有限公司侵犯专利权纠纷案


伊莱利利公司享有“含有胰岛素类似物的药物制剂的制备方法”发明专利权,涉案专利权利要求 2中涉及的胰岛素类似物为赖脯胰岛素(insulin lispro),甘李公司向中华人民共和国食品药品监督管理局申报了“双时相重组赖脯胰岛素注射液75/25”药品注册申请,并且已经取得了临床批件。此外,甘李公司还在其网站宣传的“速秀霖”的基本成分即为赖脯胰岛素。


本案争议焦点就在于甘李公司通过网络宣传其申请的上述药物的行为是否构成许诺销售。一审法院认定:鉴于涉案药品尚处于注册审批阶段,并不具备上市条件,因此,被告网站上的相关宣传内容不属于许诺销售行为。二审法院认定:尽管甘李公司在其网站上对其“速秀霖”产品进行宣传,但是,现有证据不能证明甘李公司所进行的宣传系欲达到销售该产品的目的。因此,甘李公司在其网站上进行宣传的行为不构成许诺销售。


评注:


本案中,法院在2001 年司法解释第二十四条关于许诺销售行为规定的基础上,进一步明确了许诺销售行为判断的基本要件:被控侵权人不但应当具有即将销售侵犯专利权的产品的明确意思表示,而且在作出该意思表示之时其产品应当处于能够销售的状态。


四、拓展分析


许诺销售是明确表明愿意出售一种产品的行为,它是销售行为的前期行为,实际销售行为尚未发生。如果已经发展到实际售出了产品,许诺销售也就变成了销售。法院在对指控许诺销售侵权时所适用的基本原则与指控销售侵权一样,都是要将被控侵权产品与专利进行技术特征上的逐一比较,只有在确认了被控侵权产品落入了专利权保护范围后,才能认定该产品是侵权产品。


对于许诺销售而言,由于只是处于要约或要约邀请阶段,权利人肯定没有获得被控侵权产品,他只是通过广告、商店橱窗陈列或者展销会甚至互联网上的观察,推断自己的权利可能受到了侵犯。在司法实践中,关于如何确认许诺销售的产品是侵权产品,原告往往遇到取证难的问题,经常出现原告提供的侵权物证据不确切或模糊不清的情况,使得法官无法直接从中辨别出其技术特征,不能做出侵权判断。


在这种情况下,法官仍然要坚持依据谁主张谁举证的证据审查规则,确定举证的分配原则,如果原告证据不充分,不能依照其提供的证据确认侵权产品,则其侵权指控不能被法庭支持。这一举证要求在一定程度上防止了原告滥用专利法第11 条关于禁止许诺销售行为的规定,随意将他人的意思表示指控为侵犯专利权的行为。



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