专利侵权行为中发明或者实用新型专利产品的制造行为的认定

日期: 2015-07-27 13:53作者:admin



 

专利侵权行为中发明或者实用新型专利产品的制造行为的认定
 


制造发明或者实用新型专利产品,是指权利要求中所记载的产品技术方案被实现,产品的数量、质量不影响对制造行为的认定。


以下行为应当认定为制造发明或者实用新型专利产品行为:


(1)以不同制造方法制造产品的行为,但以方法限定的产品权利要求除外;


(2)委托他人制造或者在产品上标明“监制’等类似参与行为;


(3)将部件组装成专利产品的行为。


一、概述


根据现行专利法第2 条的规定,发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案;实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。


产品发明或者实用新型保护的是有关产品结构的技术方案,并不涉及产品的数量、质量等。制造发明或者实用新型专利产品的行为认定,要看权利要求中所记载的产品技术方案是否“被实现”,即产品的技术特征是否包含了专利权利要求中记载的全部必要技术特征,或产品与权利要求的区别特征是否属于以大致相同的方式、实现大致相同的功能、达到大致相同的效果的相等同的特征(等同原则)。


本条对制造行为的认定,列举了三种情形。


一是产品权利要求与以方法限定的产品权利要求。


如上所述,产品发明或者实用新型保护的是有关产品结构的技术方案。对于以形状、构造及其结合所限定的产品权利要求而言,其保护的仅为产品的结构,可以获得“绝对的”保护,因此,无论以何种制造方法制造的产品,只要该产品落入了权利要求的保护范围,均属于现行专利法第11 条第1款所述制造行为。


对于以方法限定的产品权利要求,这类权利要求限定了特定的制造方法及该方法所导致的产品的某种特定结构,保护的仍然是产品所具有的特定结构,只是该结构必须由权利要求所限定的方法形成,因此,只有以权利要求所限定的方法制造的产品,而该产品又落入了权利要求的保护范围,才构成专利产品的制造行为。


二是委托制造的行为和参与制造的行为。


首先,根据我国合同法第396 条的规定,委托合同是委托人和受托人约定,由受托人处理委托人事务的合同。因此,委托他人制造专利产品,应当视为委托人自己也实施了制造行为,而不能将委托人的行为视为参与制造专利产品的行为。


其次,根据我国侵权责任法第8 条的规定,二人以上共同实施侵权行为,造成他人损害的,应当承担连带责任。因此,在产品上标明“监制”等类似参与行为,可能属于与实际制造者基于共同故意实施的行为,法律上仍可能将其视为专利产品制造者之一,但原告必须提供足够的证据,法院不能仅凭“监制”二字就认定被告是产品制造者。


例如,在广东雅洁五金有限公司与温州蓝天知识产权代理有限公司侵犯外观设计专利权纠纷案中,二审法院认为:广东雅洁公司主张温州蓝天公司为被诉侵权产品制造者,其证明自己主张的唯一证据是被诉侵权产品外包装上标注的商标。温州蓝天公司作为知识产权代理公司,其经营范围不包括锁具的制造、销售。


在广东雅洁公司不能提供其他证据证明温州蓝天公司为被诉侵权产品制造者的情况下,广东雅洁公司的主张证据不足,本院不予支持。最高人民法院再审同样认为:广东雅洁公司主张温州蓝天公司为被诉侵权产品的制造者,其提供的唯一证据是被诉侵权产品的包装盒上标示有温州蓝天公司的商标。


温州蓝天公司作为知识产权代理公司,其经营范围是从事知识产权代理业务,不具有制造被诉侵权产品锁具的能力,且广东雅洁公司也没有提供证据证明温州蓝天公司与他人使用该商标共同实施了制造被诉侵权产品的行为。因此,仅凭该证据尚不足以认定温州蓝天公司系被诉侵权产品的制造者。


三是部件组装成专利产品的行为。


按照专利法理论,专利权人自己生产的或授权他人生产的专利产品售出之后,购买人有权使用该产品并可以为了使用而对该产品进行必要的修理(包括维修专利产品、更换损坏或失效的零部件等),使之处于能够正常使用的状态。


但是,这种“修理”并非毫无限制,如果超过一定“限度”就会构成法律禁止的“再造”,即构成实施制造专利产品的行为。比如,如果在该专利产品报废以后,购买人又在该产品的基础上重新制造或组装专利产品,则可能侵犯专利权人的专利权。事实上,部件“组装”是一个较为宽泛的概念,这涉及争议较久的修理与再造之辩。


二、典型案例及评注


[案例]欧姆龙健康医疗事业株式会社诉北京天下汇通科技发展有限公司、佛山市顺德区依士文电子仪器有限公司、。北京市京隆堂医药有限公司侵害外观设计专利权纠纷两案


两案中,欧姆龙株式会社拥有两项“血压计”的外观设计专利权,其购买了与其专利产品外观相近似的两款被控侵权产品。被控侵权产品的外包装上标注有“ANTWAY安特卫”、“智能电子血压计”、型号、“注册号:粤食药械(准)字**号”许可证:“粤药管械生产许可证20020593号”、“产品标准: YZB/粤0166-2008”、“中国,香港”、“天下汇通中国家庭健康用品专家”、“监制:北京天下汇通科技发展有限公司、地址:北京市宣武区马连道南路l号院  电话:**”、“出品:香港容康国际有限公司生产:佛山市顺德区依士文电子仪器有限公司”、“产品符合欧美标准”等字样。被控侵权产品包装盒里面附有保修卡、合格证、产品说明书。


产品说明书封面载有:“ANTWAY安特卫 手腕式智能电子血压计”、“天下汇通中国家庭健康用品专家”。产品说明书封底载有:“监制:北京天下汇通科技发展有限公司”。保修卡正面载有“ANTWAY安特卫”、“天下汇通  中国家庭健康用品专家”字样。合格证上亦载有“ANTWAY安特卫”、“检验:合格”、“北京天下汇通科技发展有限公司”的宇样。


保修卡及产品说明书中还载有与外包装上相同的电话号码。欧姆龙株式会社遂以侵犯专利权为由将被控侵权产品外包装上载明的生产者佛山市顺德区依士文电子仪器有限公司、监制者北京天下汇通科技发展有限公司以及销售商北京市京隆堂医药有限公司作为被告诉至法院。


一审法院认为,被控侵权产品与涉案专利构成相近似的外观设计,被控侵权产品已落入涉案专利的保护范围。被控侵权产品显示天下汇通公司系其监制单位,欧姆龙株式会社从该公司经营处所购买到被控侵权产品,故天下汇通公司应当视为该产品的生产者之一,须承担因制造、销售被控侵权产品产生的民事责任。被控侵权产品显示依士文公司为生产者,其上显示的注册号、许可证号的注册人均为依士文公司,故依士文公司应当承担因制造、销售被控侵权产品产生的民事责任。


京隆堂公司销售的被控侵权产品虽然来源于天下汇通公司,但其在接到欧姆龙株式会社寄出的律师函后,没有及时停止销售被控侵权产品,依法应当对其收到律师函之后销售被控侵权产品的行为承担相应的民事责任。一审法院遂判决三被告承担侵权责任。


二审法院认为,原告指控他人侵犯其专利权,其对证明侵权产品制造者负有举证责任,应证明被控侵权人实施了被控侵权行为。在被告提交充分证据证明被控侵权产品包装上记载的生产者并非实际生产者的情况下,原告负有进一步举证证明的责任,否则应承担举证不能的后果。


本案中,被控侵权产品显示依士文公司为生产者,其上显示的医疗器械生产企业许可证号、医疗器械注册号的注册人均为依士文公司。依士文公司在二审诉讼中提交了新的证据,即医疗器械注册证(粤食药监械(准)字 2008第2200401号)、医疗器械注册登记表(粤食药监械(准)字 2008第2200401号)、为申请取得该医疗器械注册证所提交的检验报告NO.ZC073150(原件)及盖有广东省食品药品监督管理局医疗器械监管业务专用章的情况说明,上述证据已足以证明依士文公司所持粤食药监械(准)字 2008第2200401号所对应的产品的外观与被控侵权产品完全不同且该产品外观、结构、性能从未申请过变更。


依士文公司提交的反证足以支持其不是被控侵权产品的制造者的抗辩主张,在欧姆龙株式会社并未提交进一步证据证明依士文公司是被控侵权产品制造者的情况下,根据谁主张谁举证及优势证据原则,现有证据不足以认定依士文公司是被控侵权产品的制造者。二审法院遂改判驳回欧姆龙株式会社对依士文公司的侵权指控。


评注:该案明确了在产品上标明“监制”的参与行为,可以初步推定该主体实施了制造行为。同时,该案还明确了在被告有相反证据证明其并未实施制造或参与制造行为时,原告负有进一步举证证明的责任,否则应承担举证不能的后果。


三、拓展分析:“修理”和“再造”之争


所谓修理,是指专利产品的购买者为使专利产品处于能够正常使用的状态而对其采取的必要的措施;所谓再造,是指专利产品的购买者在使用专利产品的过程中,对专利产品进行重新组装、改造或翻新等,实质上属于制造新的产品的行为。


根据专利权用尽原则,修理行为没有超过合理使用专利产品的范畴,属于专利产品使用权的合理延伸,符合社会基本价值理念。再造行为已经逾越了对专利产品的合理使用,构成了对专利权的侵犯。


在专利产品在无附加限制条件的情况下被售出后,专利权人对专利产品的使用等权利便由购买者继承,此所谓专利权用尽原则。但是,购买者的权利继承并不意味着购买者可以将专利产品作为第二次制造专利产品的媒介,即再造行为超出了专利权用尽原则的适用范围,构成专利侵权。


再造行为首先侵犯的就是专利权人的制造权,其中既包括直接侵权,也包括间接侵权。专利产品的合法拥有者对专利产品进行重新组装、改造或翻新等再造行为,构成对专利的直接侵权;向他人提供专用于再造专利产品的零部件、配件或更换件等,诱导、怂恿、教唆他人实施他人专利,构成对专利的间接侵权。


(一)美国有关判例简介


美国联邦最高法院第一个处理修理原则的案例为1850 年的Wilson v. Simpson案(国内有人把该案简称为“刨床案”),该案专利涉及一种刨平木材的机器。该案争议焦点是,当刨刀因使用而磨损时,更换刨刀属于容许的修理还是不被允许的再造。对这个案件,美国最高法院认定被告的行为是修理,不构成侵权。法院认为:“当专利机器的破损属局部性,则为修理而非再造,不仅如此,即使更换了整个专利组合中的核心部分也是如此。


……但是,如果整个专利组合均破损,各部分无法调整使用,导致专利产品成为无用品,则买受人不得制造或以其它机器置换,而必须购买新品。…—然而,如果组合中的另一个构成部分在整体使用中属于暂时性使用,必须经常更换,因为该部分并不像整体组合的其它部分持久、耐用,则发明者不能对此提起侵权之诉。”美国最高法院还指出:“如果专利产品的购买者仅仅对机器损坏部分进行修理和更换,这对专利权人有什么损害呢?”这个原则成为法律适用的基础。


1882 年的American Cotton-Tie Co.v. Simmons 案(国内有人把该案简称为“棉包捆扎带案”),涉及的专利产品为包扎棉包的金属扣带,其中扣子上印有“仅授权一次使用”的宇样,而金属带在使用后仍存在棉包上,直到被剪断丢弃。被告购买了金属扣与剪断后零碎的金属带,重新制作成新的金属带加以销售。最高法院认为系争金属带在使用后,其使用性已被破坏,故上述情形构成再造( reconstruction)。


1961 年的Aro Manufacturing Co.,Inc.v. Convertible Top Replacement Co.,Inc.案 c国内有人把该案简称为“帆布车顶案”,,涉案专利产品为敞篷车的折叠篷,由帆布、支架以及将帆布与汽车密合的装置( mechanism)所组成,本案争议焦点为更换耗损的帆布是否构成再造,从而以制造方式构成专利侵权。美国最高法院认为:“专利独占者不能禁止其销售对象修理因使用而耗损的对象,除非他们事实上制造了新的产品。”


法院重申了适用于更换专利产品的非单独专利的组成部分的原则:“法院认定再造只限于专利产品作为整体报废后,‘实质上制造了一个新产品’的重新制造。组合专利中不具单独专利的组成部件并不享有专利独占权,不论其在组合专利中有着怎样的重要性,也不论更换该部分的代价多高或多困难,……一次仅更换一个非单独专利的部分,不论相同部分是否重复更换,或不同部分相继更换,都不超出所有权人修理其财产的合法范围。”因此,法院认为更换耗损的帆布为容许的修理( repair)。


1996 年的Kendall Co.v. Progressive Medical Tech.,Inc.案(国内有人把该案简称为“压力轴案”),涉及一个治疗和防止静脉血栓的医疗设备,其专利包含控制充气以提供液压的控制泵、一对可包围在病人四肢上的压力轴以及数条连接管。原告Kendall为专利权人,向医疗机构销售该设备。


为防止感染,原告在出售的压力轴替换件上标明“仅供一次使用,不得重复使用”,并且表示,为保证产品的安全和效率,必须使用原装的压力轴和管线组。原告以被告销售可兼容于该医疗设备的压力轴替换件构成帮助侵权为由提起诉讼。美国联邦巡回上诉法院表示在决定被告是否构成帮助侵权之前,应先确定原告的客户是否构成直接侵权。


法院认为,消费者购买原告产品后即获得默认许可,得以在该设备可使用的年限使用,这种默认许可也包含对专利产品的修理,这种修理行为包含对压力轴的更换。至于原告表示必须更换原装的压力轴,这并没有契约上的意义,这种表示仅是制造商的建议,而非消费者的义务。因此,消费者合法修理其财产,不构成直接侵权,被告即不构成帮助侵权。


但是,此案与前述“帆布车顶案”中美国联邦最高法院的论证似有矛盾。而且,联邦巡回上诉法院在1997 年的Hewlett-Packard Co.v. Repeat-O-Type Stencil Manufacturing Corp.案中这样认为:专利权人非契约上的意图不过是出卖人的期待,不能被当作履行上的限制。即与专利权人意图相悖的修理不一定就是法律所禁止的再造。在没有契约上的限制的情况下,买受人有权对所购买的产品进行修理,只要不是对已经报废的专利产品进行再造。


(二)分析与思考


从美国的诸多判例可以发现,法院在作出最终判决的时候,似乎并没有明确区分修理和再造,甚至在类似的案件中设置了不同的标准。


修理和再造的潜在区分规则是专利权用尽原则(或称为专利权穷竭原则)。一旦专利产品由专利权人或专利权人授权的人以无任何附加限制条件售出后,便穷竭( exhausts)了专利权人或专利权人授权的人使用和转卖专利商品的权利。


专利权的用尽还基于专利权人是否已经得到公平合理的对价。因此,根据专利权用尽原则,当一个专利产品被合法地售出后,继受者便继承了专利权人的权利。然而,专利产品作为第二次制造专利产品的媒介是仍然被限制的,因为这种再造行为超出了首次售卖后所赋予的权利。


一般来说,当专利产品因购买者或者被授权人的正常使用而磨损或损坏后,对专利产品的维修是允许的。修理是保持专利产品正常工作的必要行为,相反,再造则是重新制造了专利产品以至于“实质上制造了一个新的产品”。但是,在实务中区分修理和再造仍然显得十分困难。


有人曾经根据美国的判例试图找到修理和再造的区分界点,并提出了以下判断方法:


1.考虑更换专利产品的零部件的难易度。


如果更换需要经过复杂的程序和步骤,则更可能被认为是一种非法的再造行为;


2.考虑被更换零部件相对专利产品整体的寿命长短。


倘若被更换的零部件更易损坏,需要经常更换,则更可能被认为这是一种允许的修理行为;


3.考虑更换部件的市场需要情况。


如果市场需求量大,则说明许多客户有这种要求,则不能轻易地认定为侵权。更宜认定为允许的修理行为;


4.考虑专利权人的意图。


如果专利权人明知或者承认其专利产品的某个或某些部件是需要予以更换的,如专利权人是否配售配件或者更换件,则更换行为更宜认定为修理行为,他人提供更换件也不视为侵权行为。


可见,区分修理和再造,除了依据专利权用尽原则和专利法关于制造专利产品的法律规定之外,还有经济利益、社会利益以及当时政策等多方面考虑。



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