专利侵权行为中的临时保护应用

日期: 2015-07-27 13:39作者:admin



 

专利侵权行为中的临时保护应用
 


发明专利公开日以及实用新型、外观设计授权公告日之前的实施行为,不属于侵犯专利权的行为。


在发明专利公开日至授权公告日之间,即发明专利权的1临时保护期内,实施该发明的单位或者个人应当向权利人支付适当的使用费。对其实施行为的判定,可以参照适用有关专利侵权的法律规定。


专利申请日时申请人请求保护的范围与专利公告授权时的专利权保护范围不一致,被诉侵权技术方案均落入上述两个保护范围的,应当认定被诉侵权人在临时保护期内实施了该发明。被诉侵权技术方案仅落入其中一个保护范围的,应当认定被诉侵权人在临时保护期内未实施该发明。


一、概述


根据现行专利法第34 条的规定,国务院专利行政部门收到发明专利申请后,经初步审查认为符合本法要求的,自申请日起满十八个月,即行公布。现行专利法第35 条规定,发明专利申请自申请日起三年内,国务院专利行政部门可以根据申请人随时提出的请求,对其申请进行实质审查;申请人无正当理由逾期不请求实质审查的,该申请即被视为撤回。这就是世界各国对发明专利申请普遍采用的“早期公开、延迟审查”制度。


根据现行专利法第1 1 条的规定,专利权禁止权的行使以专利权被授予后为前提,也就是说,在专利权未被授予时或者专利权有效期届满后实施该专利的,并不属于侵犯专利权的行为。


在发明专利申请被公开后到授予专利权之前的这段特朱时期,如果社会公众可以任意实施该发明专利技术方案,势必会损害专利申请人的利益,也会损害专利制度“以公开换保护”的基础,但又由于存在发明专利申请在经后续实质审查后可能存在不被授予专利权的情况,因此在发明专利申请技术方案公布前就一味禁止社会公众实施该技术方案,也不利于社会技术发展。为平衡专利申请人和社会公共利益,专利临时保护制度应运而生。


现行专利法第13 条规定:“发明专利申请公布后,申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。”这是我国对发明专利申请进行临时保护的直接法律依据。


二、临时保护制度的理解


(一)临时保护的性质


对他人在发明专利公布后至专利权生效日之间的临时保护期内未经许可而实施该专利的,在性质上并不是“侵犯专利权”的行为。对这样的行为,实施者负有“支付适当的费用”的义务,而非承担侵犯专利权的停止侵权、赔偿损失的民事责任。


法理上,发明专利申请人获得的临时保护并非一种权利,而是一种请求权。有观点就指出其“不是一项完整的权利”,“而是一个期待性权益”。临时保护事实上是对现行专利法第11 条第1款规定的禁止权的补充,是对在临时保护期内实施专利行为的事后追责。也就是说,获得临时保护应当以专利最终被授权为基础,如果发明专利申请在公布后因被驳回、撤回、视为撤回、视为放弃等缘故未被最终授予专利权,则丧失了临时保护期内的“使用费给付请求权”。


(二)临时保护的保护范围


根据现行专利法第59 条的规定,发明专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。这是对已经授权的发明专利权的保护范围的规定。但是,由于发明专利申请公布后,须通过实质审查后才能最终获得专利权,而在临时保护期内的公开文本与被授权的文本可能会有差异,故准确地说,临时保护的保护范围应为原说明书和权利要求书记载的范围,而非仅由发明专利公开文本的权利要求内容确定。


但是,发明专利申请公开文本的权利要求内容是确定要求临时保护期内保护范围的重要依据。为方便理解,本条所述“专利申请日时申请人请求保护的范围”是指公开文本权利要求的内容所确定的保护范围。


对于临时保护的保护范围,是以公开文本权利要求的内容所确定的保护范围为准,还是以授权文本权利要求的内容所确定的保护范围为准,2000 年修改的《欧洲专利公约》第69 条有明确规定:


(1)一件欧洲专利或者一件欧洲专利申请的保护范围以权利要求的内容为准,说明书和附图可以用于解释权利要求。


(2)在授予欧洲专利权之前的期间内,一件欧洲专利申请所提供的保护范围以被公布的专利申请的权利要求书为准。但是,被授予的欧洲专利或者经异议、限制或者撤销程序修改后的欧洲专利未扩大保护范围的,对欧洲专利申请的保护范围具有追溯效力。


该规定的含义是:如果授权的欧洲专利权或者经过异议、限制、撤销程序修改后的欧洲专利的权利要求保护范围大于公开文本的权利要求保护范围,则欧洲专利申请临时保护的范围仍以公开文本的权利要求为准,即授权文本权利要求或者经过异议、限制、撤销程序修改后的权利要求不具有追溯效力。


反之,如果授权时的欧洲专利或者经过异议、限制、撤销程序修改后的权利要求保护范围不大于公开文本的权利要求保护范围,则欧洲专利申请临时保护的范围就必须以授权文本的权利要求或者经过异议、限制、撤销程序修改后的权利要求为准,即授权文本的权利要求或者经过异议、限制、撤销程序修改后的权利要求具有追溯效力。


由此可见,《欧洲专利公约》既没有简单地规定临时保护以公开文本的权利要求为准,也没有简单地规定临时保护以授权文本的权利要求或者经过异议、限制、撤销程序修改后的权利要求为准,而是采用了公众利益优先的原则。


其原因在于:一方面,‘由于在授予欧洲专利之前,公众只能看到公开文本,依照信赖保护原则,公众应当有权根据公布的权利要求书来决定采取何种实施行为,即使授权时扩大了保护范围,也不应当对临时保护的范围产生影响;另一方面,如果授权文本的权利要求保护范围或者经过异议、限制、撤销程序修改后的权利要求小于公开文本的权利要求保护范围,则表明欧洲专利局经审查认为授权前较大的保护范围不能成立,不能对其授予欧洲专利,而临时保护不能以不成立的保护范围为准,因此在这种情况下当然应该以授权文本的权利要求保护范围或者以经过异议、限制、撤销程序修改后的权利要求为准。


值得注意的是,《欧洲专利公约》的规定不仅考虑到被授权的欧洲专利对公布的欧洲专利申请的追溯效力,还考虑到经异议、限制、撤销程序修改后的欧洲专利对公布的欧洲专利申请的追溯效力,因为这些程序可以看做是授权程序的延伸和继续,通常只会缩小专利权的保护范围,而不会扩大专利权的保护范围,因此也有必要予以考虑。


我国专利制度并没有赋予专利权人在专利侵权民事诉讼中对授权文本进行修改的权利,仅允许发明专利申请人在实质审查程序、复审程序及无效程序中修改相应的文本。而且,根据现行专利法第33 条的规定,发明专利权人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。


1.实质审查程序中的修改


根据现行专利法实施细则第51 条的规定,发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内,可以对发明专利申请主动提出修改。申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的,应当针对通知书指出的缺陷进行修改。可见,对专利申请文本的修改包括申请人“主动修改”和针对审查员指出的缺陷“被动修改”两种情形。


无论申请人对申请文本进行主动修改还是被动修改,均“不得超出原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。


对于修改的内容和范围,根据《专利审查指南》的规定,对权利要求书的修改主要包括:通过增加或变更独立权利要求的技术特征,或者通过变更独立权利要求的主题类型或主题名称以及其相应的技术特征,来改变该独立权利要求请求保护的范围;增加或者删除一项或多项权利要求;修改独立权利要求,使其相对于最接近的现有技术重新划界;修改从属权利要求的引用部分,改正其引用关系,或者修改从属权利要求的限定部分,以清楚地限定该从属权利要求请求保护的范围。


对于上述修改,只要经修改后的权利要求的技术方案已清楚地记载在原说明书和权利要求书中,就应该允许。对于说明书的修改,主要有两种情况,一种是针对说明书中本身存在的不符合专利法及其实施细则规定的缺陷作出的修改,另一种是根据修改后的权利要求书作出的适应性修改,上述两种修改只要不超出原说明书和权利要求书记载的范围,则都是允许的。作为一个原则,凡是对说明书(及其附图)和权利要求书作出不符合专利法第33 条规定的修改,均是不允许的。


具体地说,如果申请的内容通过增加、改变和/或删除其中的一部分,致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同,而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定,那么,这种修改就是不允许的。由此可见,申请人对申请文本的修改,仅限于明确发明专利申请技术方案的保护范围,且不能超过原说明书和权利要求书记载的范围,以最终与授权文本权利要求的内容相匹配。在满足修改要求的前提下,这种修改可能导致授权文本权利要求所确定的保护范围相对公开文本权利要求所确定的保护范围被扩大或被缩小。


2.复审程序中的修改


根据现行专利法实施细则第6 1 条第1款的规定,请求人在提出复审请求或者在对专利复审委员会的复审通知书作出答复时,可以修改专利申请文件;但是,修改应当仅限于消除驳回决定或者复审通知书指出的缺陷。


根据《专利审查指南》的规定,在提出复审请求、答复复审通知书(包括复审请求口头审理通知书)或者参加口头审理时,复审请求人可以对申请文件进行修改。但是,所作修改应当符合专利法第33 条和专利法实施细则第61 条第1款的规定。


复审程序实质上属于实质审查程序的延续,在此程序中所做的修改同样可能涉及公开文本权利要求所确定的保护范围被扩大或被缩小,只是复审程序中的修改仅限于消除驳回决定或者合议组指出的缺陷。


3.无效程序中的修改


根据《专利审查指南》的规定,发明专利文件的修改仅限于权利要求书,其原则是:


(1)不得改变原权利要求的主题名称。

(2)与授权的权利要求相比,不得扩大原专利的保护范围。

(3)不得超出原说明书和权利要求书记载的范围。

(4)一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。


在满足上述修改原则的前提下,修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、合并和技术方案的删除。


4.具体认定


毋庸置疑,当专利申请日时申请人请求保护的范围与专利公告授权时的专利权保护范围一致时,被诉技术方案落入前述保护范围,就可以认定实施了该发明。是否落人前述保护范围的认定,应参考全面覆盖原则下的相同侵权判定和等同侵权判定。


当专利申请日时申请人请求保护的范围与专利公告授权时的专利权保护范围不一致时,即公开文本权利要求所确定的保护范围与授权文本权利要求所确定的保护范围不一致时,则被诉技术方案存在以下两种情况。


第一种情况,被诉技术方案同时落入上述两个保护范围。


此时包含两种情形,即当授权文本权利要求所确定的保护范围相对公开文本权利要求所确定的保护范围更小时,落人前者则必然落人后者;当前者相对后者保护范围更大时,落入后者则必然落人前者。上述两种情形,均应当认定被告在临时保护期内实施了该发明。


第二种情况,被诉技术方案仅落入其中一个保护范围,则均应当认定未实施该发明。


理由是:首先,当授权文本权利要求所确定的保护范围相对公开文本权利要求所确定的保护范围更小时,如果落入后者但未落人前者,如前所述,获得临时保护应当以专利最终被授权为基础,无论专利申请人基于何种原因进行修改并客观上缩小了保护范围,那么被授予专利权的保护范围之外的部分,应当视为自始即不存在,也即是,被放弃的那部分技术方案应当视为自始被放弃,显然也不应该获得临时保护。


实践中,缩小保护范围的修改一般都是因为相应的权利要求不符合专利法律法规的相关规定,属于专利申请人被迫放弃的部分,是典型的禁止权利人反悔的情形。


其次,当授权文本权利要求所确定的保护范围相对公开文本权利要求所确定的保护范围更大时,如果落入后者但未落入前者,此时因社会公众只能通过公开文本中的权利要求来判断自己实施的技术方案是否落人该发明专利申请的临时保护范围,而不可能预判该专利申请被授权后的保护范围,公众应当有权根据公开文本的权利要求的内容来决定采取何种实施行为,故为维护社会公众的信赖利益,此时亦不应认定在临时保护期内实施了该发明。


三、典型案例及评注


[案例]深圳市坑梓自采水有限公司与深圳市斯瑞曼精细化工有限公司、深圳市康泰蓝水处理设备有限公司侵犯发明专利权纠纷案


斯瑞曼公司于2006 年 1月19日向国家知识产权局申请了名称为“制备高纯度二氧化氯的方法和设备”的发明专利(即本案专利)。本案专利于2006 年 7 月19日公开,2009 年 1月21日授权公告,授权的发明名称为“制备高纯度二氧化氯的设备”,专利权人为斯瑞曼公司。2008 年 10月20日,坑梓自来水公司向康泰蓝公司购买KTL-FSQ10000L康泰蓝二氧化氯发生器 1 套,随后投入使用。


康泰蓝公司为该产品的正常运转提供维修、保养等技术支持。2009 年 3月16日,斯瑞曼公司提起诉讼,请求判令康泰蓝公司、坑梓自来水公司停止侵权,共同赔偿经济损失 30万元并负担斯瑞曼公司维权的合理费用。


一审法院认为,在本案专利授权之前,康泰蓝公司、坑梓自来水公司实施本案专利技术的行为,不属于专利侵权行为,权利人可以请求支付发明专利临时保护期使用费,但斯瑞曼公司没有相应诉讼请求,在一审法院已作适当释明的情况下,斯瑞曼公司仍坚持原请求,故在本案中对发明专利临时保护期使用费不予考虑,斯瑞曼公司可另案解决;康泰蓝公司、坑梓自来水公司在本案专利授权后未经许可继续实施本案专利属于侵权行为,应承担相应的侵权赔偿责任;考虑坑梓自来水公司自来水消毒、净化处理涉及社会公众利益,停止被诉侵权产品的使用将在某种程度上影响社会公益,故不判令停止使用,但康泰蓝公司、坑梓自来水公司应就该使用侵权行为向斯瑞曼公司作出赔偿。


遂判决康泰蓝公司立即停止侵权行为,康泰蓝公司、坑梓自来水公司连带赔偿斯瑞曼公司经济损失 8万元。康泰蓝公司、坑梓自来水公司均不服,提起上诉。二审法院判决维持一审判决。坑梓自来水公司不服,向最高人民法院申请再审。最高人民法院提审本案后于2011 年 12月20日作出判决,撤销一、二审判决,驳回斯瑞曼公司的诉讼请求。


最高人民法院再审认为:专利法虽然规定了申请人可以要求在发明专利申请公布后至专利权授予之前(即专利临时保护期内)实施其发明的单位或者个人支付适当的费用,即享有请求给付发明专利临时保护期使用费的权利,但对于专利临时保护期内实施其发明的行为并不享有请求停止实施的权利。


因此,在发明专利临时保护期内实施相关发明的,不属于专利法禁止的行为。在专利临时保护期内制造、销售、进口被诉专利侵权产品不为专利法禁止的情况下,其后续的使用、许诺销售、销售该产品的行为,即使未经专利权人许可,也应当得到允许。也就是说,专利权人无权禁止他人对专利临时保护期内制造、销售、进口的被诉专利侵权产品的后续使用、许诺销售、销售。


当然,这并不否定专利权人根据专利法第13 条规定行使要求实施其发明者支付适当费用的权利。对于在专利临时保护期内制造、销售、进口的被诉专利侵权产品,在销售者、使用者提供了合法来源的情况下,销售者、使用者不应承担支付适当费用的贾任。这里的“合法来源”是指相关产品是通过正当、合法的商业渠道获得的,并不必然要求考虑销售者或者供应者在提供相关产品时是否符合相关行政管理规定。


本案中,康泰蓝公司销售被诉专利侵权产品是在本案专利临时保护期内,不为专利法所禁止。在此情况下,后续的坑梓自来水公司使用所购买的被诉专利侵权产品的行为也应当得到允许。因此,坑梓自来水公司后续的使用行为不侵犯本案专利权。同理,康泰蓝公司在本案专利授权后为坑梓自来水公司使用被诉专利侵权产品提供售后服务也不侵犯本案专利权。


评注:本案将临时保护期内实施专利的行为定性为不属于专利法禁止的行为。本案确定的规则是,在专利临时保护期内制造、销售、进口被诉专利侵权产品不为专利法禁止的情况下,后续的使用、许诺销售、销售该产品的行为,专利权人无权禁止;在销售者、使用者提供了合法来源的情况下,销售者、使用者不应承担支付适当费用的责任。


四、拓展分析


正如上述对临时保护的性质的讨论,我们认为,在临时保护期内,任何单位或者个人未经许可而实施该专利的,在性质上并不是“侵犯专利权”的行为。对这样的行为,实施者负有“支付适当的费用”的义务,而非承担侵犯专利权的停止侵权、赔偿损失的民事责任。


但是,对手因临时保护期内实施专利的行为延续到专利权被授予后,如在临时保护期内制造、销售、进口的被诉专利侵权产品,在专利权被授予后,仍然继续使用、许诺销售、销售该产品的,该行为的性质及是否应当承担侵权责任,理论上尚存争议。


第一种观点认为,虽然专利申请人享有请求给付发明专利临时保护期使用费的权利,但对于专利临时保护期内实施其发明的行为并不享有请求停止实施的权利。因此,在发明专利临时保护期内实施相关发明的,不属于专利法禁止的行为。


在专利临时保护期内制造、销售、进口被诉专利侵权产品不为专利法禁止的情况下,其后续的使用、许诺销售、销售该产品的行为,即使未经专利权人许可,也应当得到允许。也就是说,专利权人无权禁止他人对专利临时保护期内制造、销售、进口的被诉专利侵权产品的后续使用、许诺销售、销售。对于在专利临时保护期内制造、销售、进口的被诉专利侵权产品,在销售者、使用者提供了合法来源的情况下,销售者、使用者不应承担支付适当费用的责任。前述案例就持此观点。


第二种观点认为,对在发明专利授权公告日之后,未经专利权人许可,使用、许诺销售、销售临时保护期内已制造、进口的产品,权利人依据专利法第11 条主张停止上述实施行为、赔偿损失的,应当予以支持。


第三种观点认为,对在发明专利授权公告日之后,未经专利权人许可,使用、许诺销售、销售临时保护期内已制造、进口的产品,权利人依据专利法第11 条主张停止上述实施行为的,应当予以支持。但是,实施人举证证明上述制造者、进口者依据专利法第13 条的规定已支付适当费用或实施人或上述制造者、进口者在诉讼中明确表示愿意支付适当费用的除外。


分析可知,上述第一种观点是将发明专利临时保护期使用费请求权与停止后续实施的请求权剥离,也即是因为在专利临时保护期内制造、销售、进口被诉专利侵权产品不属于专利法禁止的行为,所以对该被诉专利侵权产品的后续使用、许诺销售、销售行为就具有正 当性,专利权人不得干涉。


但是,这种观点无法回避的问题在于,发明和实用新型专利权被授予后,除有法定抗辩事由(包括现行专利法第69 条规定的5种不视为侵权的抗辩)外,未经权利人许可,均不得实施其专利,而临时保护期内实施专利所引发的对产品的后续使用、许诺销售、销售显然不属法定抗辩事由。


上述第二种观点强调对专利权的保护,也即是专利权被授予后,权利人就对无法定抗辩事由的非法专利实施行为享有绝对的禁止权。这种观点问题在于忽略了临时保护期内实施专利的行为的正当性,并可能因专利权人提出停止使用、许诺销售、销售临时保护期内已制造、进口的产品而导致资源浪费,不符合立法宗旨。


上述第三种观点则采取了折衷处理方式,首先,由于在发明专利临时保护期内实施制造、进口的产品的行为并非专利侵权行为,事实上专利申请人可能最终并不能获得专利授权,因此,赋予专利申请人临时保护期使用费请求权应是利益平衡的结果,也即是在肯定专利申请人的可期待利益的情况下,也应认可临时保护期内实施专利申请的技术方案具有一定的正当性。


其次,虽然专利法第13 条赋予专利申请人临时保护期使用费请求权,但是该条规定并未赋予专利申请人请求停止实施的权利,也就是说,在临时保护期内实施专利申请技术方案不受专利申请人的干涉。


而在临时保护期内的实施者支付了适当的费用后,根据权责对应的基本原则,可以认为上述实施行为获得了专利申请人的追认,而按照默示许可理论,在专利权被授予后,使用、许诺销售、销售临时保护期内已制造、进口的产品则可以视为获得了专利权人的默示许可,专利权人对上述行为的追责应当不予支持。


最后,如果专利权人在临时保护期内的实施者尚未支付适当费用的情况下提起诉讼,而后续实施人或临时保护期内的制造者、进口者在诉讼中明确表示愿意支付适当费用的,此时应当从立法精神和避免资源浪费角度考虑,对权利人要求停止后续使用、许诺销售、销售行为的主张不应予以支持。


目前立法对上述观点的取舍尚无定论,从最高人民法院正在草拟的相关司法解释来看,上述第三种观点似乎有望得以确认。



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