专利侵权行为中的非法实施行为的认定

日期: 2015-07-27 13:45作者:admin




其他专利侵权行为中的非法实施行为的认定
 


发明和实用新型专利权被授予后,除专利法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可:都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。


外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。


一、概述


专利权主要表现为一种禁止权或谓排他权。


根据本条规定,认定构成侵犯专利权的行为包括以下要件:


1.在专利权被授予后;


2.未经专利权人许可;


3.为生产经营目的;


4.对发明和实用新型专利权而言,实施的行为包括制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品;对外观设计专利权而言,实施的行为包括制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。


关于专利权的效力,1984 年制定的专利法第11 条规定:


发明和实用新型专利权被授予后,除本法第十四条规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用或者销售其专利产品,或者使用其专利方法。


外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造或者销售其外观设计专利产品。


1992 年修改后专利法第11 条规定:


发明和实用新型专利权被授予后,除法律另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,不得为生产经营目的制造、使用、销售其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、销售依照该专利方法直接获得的产品。


外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,不得为生产经营目的制造、销售其外观设计专利产品。


专利权被授予后,除法律另有规定的以外,专利权人有权阻止他人未经专利权人许可,为上两款所述用途进口其专利产品或者进口依照其专利方法直接获得的产品。


2000 年修改后专利法第11 条规定:


发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。


外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、销售、进口其外观设计专利产品。


2008 年修改后专利法(即现行专利法)第11 条规定:


发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。


外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。


从立法沿革看,1984 年专利法就规定了发明和实用新型专利权人有权制止他人未经许可进行“制造、使用或者销售”其专利产品,或者“使用”其专利方法的行为,规定了外观设计专利权人有权制止他人未经许可进行“制造或者销售”其外观设计专利产品的行为。


1992 年专利法又明确将产品制造方法专利权的效力延伸到依照该专利方法直接获得的产品,同时赋予了专利权人进口权;2000 年专利法赋予了发明和实用新型专利权人阻止他人未经许可进行“许诺销售”行为的权利; 2008 年专利法赋予了外观设计专利权人制止他人未经许可进行“许诺销售”其外观设计专利产品的权利。


考察国外立法,根据现代欧美国家的专利法,专利侵权可以分为直接侵权和间接侵权。所谓的直接侵权(direct infringement),是指在专利权的有效期间内,他人未经授权而行使了专利权人排他性的权利。所谓的间接侵权(indirect infringement),是指行为人本身的行为并不构成侵权,只是向他人提供属于专利保护的发明创造的重要组成部分,或者为他人实施专利发明创造,提供了必要手段,帮助、引诱、怂恿、教唆别人实施他人专利,发生的直接侵权行为。


对于直接侵权行为,《美国专利法》第271 条所规定的专利侵权行为中第(a)款规定:


“除本法另肴规定外,任何人于专利权存续期间,未经许可于美国境内制造、使用、许诺销售或销售专利发明创造,或将该专利发明创造进口至美国境内,都构成专利侵权。”


TRIPS在第28 条中规定:“专利应赋予其所有人下列专有权:


(a)如果该专利所保护的是产品,则有权制止第三方未经许可的下列行为:制造、使用、提供销售、销售,或为上述目的而进口该产品;这项权利,如同依照本协议享有的有关商品使用、销售、进口或其他发行权利一样,均适用上文第六条。


(b)如果该专利保护的是方法,则有权制止第三方未经许可使用该方法的行为以及下列行为:使用、提供销售、销售或为上述目的进口至少是依照该方法而直接获得的产品。”


由此可见,我国与TRIPS及其他国家规定了大致相同的专利侵权行为类型,即制造、使用、许诺销售、销售和进口。


二、专利权侵权构成要件分析


鉴于本条所涉专利侵权行为类型在其他部分均有论述,本部分不再赘述。


(一)如何理解“未经专利权人许可”


本条规定,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利。现行专利法第12 条规定:“任何单位或者个人实施他人专利的,应当与专利权人订立实施许可合同,向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。”可见,获得侵权豁免的唯一途径是与专利权人订立实施许可合同。


实践中,专利权可能存在多方共有状态。对此情形,2008 年修改专利法时增加了第15 条,即:“专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的,从其约定。没有约定的,共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利;许可他人实施该专利的,收取的使用费应当在共有人之间分配。除前款规定的情形外,行使共有的专利申请权或者专利权应当取得全体共有人的同意。


”上述条文明确规定了专利权共有人行使权利的方式,相应地,在专利权存在共有状态时,有效许可的获得仅有两种方式,一是获得专利权全体共有人的许可,具体许可方式包括普通许可、排他许可和独占许可,二是获得部分共有人的普通许可。


(二)如何理解“为生产经营目的”


程永顺所著《中国专利诉讼》认为,“专为科学研究和实验而使用有关专利的”就等于非“为生产经营目的”,理由是为科研、实验使用是非营利性的,意味着将是否具有营利性作为重要判断标准。汤宗瞬所著《专利法教程》则认为,“为生产经营目的”是指对工业、农业、畜牧业、商业等产业的运营,且并不限于营利目的。


另外,欧美国家专利法多明确规定了“Act privately and for noncommercial purposes”的例外规定。《Intellectual Property>和《Terrell on the Law of Patents》认为,“Act privately”指以私人方式(非公开、公共方式)实施专利,“Non-commercial”可以解释为非营利目的。


Mark J.Davison 等所著的《Australian Intellectual Property Law》 书比较详细地介绍了“Private Act”的理论基础,即“No-harm”(或称“Injurious”)理论,认为专利权本质上是排他权,属于消极权利,是为了加强商业贸易并克服普通法上的限制而被批准的一项例外,所以专利权不像物权,其界限是受到严格限制的。只有在他人的行为“损害”到专利权人的利益时,才能被认定为侵权。同时指出,在商业领域实施专利都是有“损害”的。


同样的理论在Rebecca S.Esenberg的”Patent And The Progress of Science:Exclusive Rights and Experimental Use”一文中也有介绍,认为,“如果专利权人可能从他人实施专利的行为中获取报酬,则他人的行为对专利权就是有损害的。”


实践中,对于“为生产经营目的”的解释尚未成系统,一般在个案中进行综合考量后确定。


通常认为,不宜认定为“为生产经营目的”的情形,除现行专利法第69 条中“专为科学研究和实验而使用有关专利”及“为提供行政审批所需要的信息,制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的,以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械”等规定外,还包括因公共利益及个人使用或消费目的而使用有关专利的情形。诚然,上述论著提及的是否以营利为目的、是否会挤占市场等因素亦为需要考虑的因素。


(三)是否需要主观过错


包括专利侵权行为在内的知识产权侵权行为承担民事责任是否需要行为人具备主观过错,这是我国知识产权理论界争论多年的一个议题,至今仍然余音未消。在司法实践中也仍然有当事人主张所谓的知识产权的“无过错责任”,在未对被告是否存在主观过错进行举证的情况下,依据“无过错责任”原则,要求被告承担侵权责任。我们不同意这种观点。


行为人由于过错侵害他人、给他人造成损失的,构成侵权并应承担损害赔偿责任。因此,具有过错是侵权人构成侵权并承担赔偿责任的条件,侵权者向权利所有人支付损害赔偿费,其条件是侵权者知道或应该知道他从事了侵权活动。这就是过错归责原则。


不论是民事侵权赔偿,还是著作权侵权赔偿,我国都采用行为人具有过错作为对其归责的要件。专利权和商标权的产生虽然源自知识产权人的智力劳动,但其授权是基于国家行政机关的行政职权,并通过公告的形式向社会公众予以告知。


因此,如果没有特殊情况,基于专利、商标公告的效力,侵犯专利权、商标权的行为既然存在,可推定侵权人存在过失,如果专利权人有证据证明侵权人明知存在专利权而实施侵犯专利权的行为的,可认定侵权人存在故意。当然,如果侵权人提交相应的证据证明其已经尽到合理注意义务除外,例如其在侵权日前已经委托律师事务所提交专利权侵权分析、提交鉴定机构的不侵权鉴定结论或被诉侵权技术方案与专利技术方案存在区别等不同情形。


从比较法角度考虑,日本专利法第103 条规定:


已侵害他人的专利权或者独占实施权者,就其侵害行为,推定为有过失。


我们认为,我国也应当采取同样的立场。


三、典型案例及评注

[案例](美国)伊莱利秕公司与甘李药业有限公司发明专利侵权纠纷案


伊莱利利公司系“含有胰岛素类似物的药物制剂的制备方法”发明专利的权利人,目前该专利为有效专利。甘李公司向中国食品药品监督管理局提交了“双时相重组赖脯胰岛素注射液75/25”荮品注册申请并取得了临床研究批件,目前尚未取得药物注册批件,但其已在其网站上对该药物进行了宣传,称其“是新一代胰岛素制剂”。


甘李公司申报注册的药品落入了伊莱利利公司专利权的保护范围。伊莱利利公司认为甘李公司申报注册并取得临床批件及其网络宣传行为属于即发侵权和许诺销售,请求法院判令甘李公司停止侵权行为。一审法院以甘李公司制造被控药品的行为并非直接以销售为目的,不属于专利法规定的为生产经营目的实施他人专利的行为为由,判决驳回伊莱利利公司的诉讼请求。


二审法院认为,甘李公司向药监局提出被控侵权产品的药品注册申请,经批准进行了临床试验以检验该产品的安全性和有效性,甘李公司上述行为的直接目的是为了满足有关法律法规和药监局关于药品注册的要求,而不是在本专利有效期内以生产经营为目的使用伊莱利利公司专利方法。


我国专利法规定发明或者实用新型专利权人有权禁止他人未经其许可为生产经营目的许诺销售其专利产品或者许诺销售依照其专利方法直接获得的产品,其目的在于尽早制止被控侵权产品的交易,使专利权人在被控侵权产品扩散之前就有可能制止对其发明创造的侵权利用。


许诺销售以销售产品为直接目的,由于甘李公司的被控侵权产品尚未取得药品注册,而且伊莱利利公司也没有证据证明甘李公司在本专利保护期限内从事或可能从事生产、销售被控侵权产品的行为,因此,现有证据不能证明甘李公司在网站上宣传药品目的是为在伊莱利利公司专利权有效期内销售被控侵权产品。


即将实施的侵权行为以“即将实施”为前提条件,“实施”的状态应当是在原告专利权有效期内可能发生和即将发生的,但现有证据不能证明甘李公司将在伊莱利利公司专利权有效期内从事生产、销售、许诺销售被控侵权产品的可能性,故伊莱利利公司关于甘李公司的行为构成即将实施的侵权行为的主张不能成立。


评注:许诺销售,是指以做广告、在商店橱窗中陈列或者在展销会上展出等方式作出销售商品的意思表示。因此,许诺销售行为发生在实际销售行为之前,被控侵权人不但应当 具有即将销售侵犯专利权的产品的明确意思表示,而且在作出该意思表示之时其产品应当处于能够销售的状态。本案中,原告关于被告的宣传行为构成许诺销售的主张缺乏事实依据。


四、拓展分析


现行专利法在2000 年专利法的基础上,增加了“许诺销售”作为外观设计专利权侵权类型,即任何单位或者个人未经专利权人许可,不得为生产经营目的许诺销售其外观设计专利产品。


根据尹新天所著《中国专利法详解》中的论述,这一修改的立法背景在于,在2001 年我国加入WTO 之后,我国外观设计专利申请的数量每年以较快的速度增长,2009 年国家知识产权局受理的外观设计专利申请已超过35万件,其中95%桌自国内申请人。随之近年全国各地展会经济蓬勃发展,数量众多的展览会、展销会、交易会推动了商品的流通交易,但展会上侵犯知识产权的现象也较为突出。


为加强展会期间的知识产权保护,维护展会的正常秩序,商务部、国家工商行政管理总局、国家版权局、国家知识产权局于2006 年 1月联合颁布了《展会知识产权保护办法》,但因2000 年专利法并未对许诺销售外观设计专利产品的行为予以规范,故该办法第25 条第2款只能规定,对涉嫌侵犯外观设计专利权的处理请求,被请求人在展会上销售其产品,地方知识产权局认定侵权成立的,应当责令被请求人撤出侵权展品。


这意味着只要展出者不在展会期间实际销售其展品,外观设计专利权人无权制止该展出行为。这导致展会期间对外观设计专利权的保护弱于发明和实用新型专利权的保护,不仅影响了外观设计专利权人的合法权益,也严重扰乱了展会秩序。


事实上,对于是否应把许诺销售列为外观设计专利侵权行为类型,在第三次专利法修订过程中曾有较大争议。有人强调,许诺销售是指行为人承诺销售但尚未实际销售的产品侵犯他人外观设计专利权的行为,其行为方式复杂多样,不宜作为外观设计专利权的行为样态,具体理由是:


第一,许诺销售不作为外观设计专利权的禁止性内容符合有关国际公约的规定。许诺销售原本是发明和实用新型专利的侵权行为样态,巴黎公约并未规定许诺销售的行为侵犯专利权,TRIPS首次规定了许诺销售的行为侵犯发明或者实用新型专利,而未规定针对外观设计产品的许诺销售行为侵犯其外观设计专利权。因此,我国专利法不规定外观设计专利的许诺销售,并不违反国际公约的规定。


第二,当前我国的社会经济发展极不平衡且相对落后,规定外观设计的许诺销售并不符合国情。一种观点认为目前外观设计专利主要是本国人拥有,增加外观设计专利权的内容有利于对本国人的保护。应当说这种观点并不全面,因为本国权利人多就强化保护的做法是不可取的。如果过于强化外观设计专利权,大量外国人也会来申请外观设计专利。


第三,许诺销售行为本身并不会导致专利权人受到损害,许诺销售之后的实际销售行为才是导致专利权人受到损害的真正原因,因此,禁止许诺销售目的是禁止实际销售。许多国家规定单纯的许诺销售并不侵犯专利权,只有伴随着实际销售行为的许诺销售才可能被认定为侵权行为。从防止损害请求权的角度来看,至少对于不能证明可能发生实际销售行为的许诺销售,不宜认定为侵权行为。


第四,如果将禁止许诺销售作为外观设计专利权的内容,必然会带来诸多法律和实践难以解决的问题。禁止许诺销售的主要目的在于禁止其后的实际销售行为,其理论根据可以追溯至防止损害请求权,但防止损害请求权以实际损害确有可能发生为前提。对于许诺销售来说,其可能发生的实际损害就是实际销售行为。


如果能够认定许诺销售人不会从事实际销售,或者权利人的证据不能证明许诺销售人在专利保护期内可能从事实际销售行为,则不宜禁止该许诺销售行为。脱离了实际销售行为的许诺销售行为不仅难以认定,而且其给专利权人造成的损失极为有限,并容易沦为专利权人从事不正当竞争的工具。


第五,知识产权是对公众自由的限制,是自由竞争和反垄断的例外,知识产权的任何扩张都意味着公众自由的退缩。知识产权法律的重要目的就是平衡权利人和社会公众的利益,既要适当保护权利人的利益,又要维护公众的自由,而公众的行为自由是基本权利。将禁止许诺销售作为外观设计专利权的内容后,势必过分扩张专利权人的利益,限制公众的行为自由。


我们认为,应当适当限制许诺销售行为的范围。例如《美国专利法》第271条所规定的专利侵权行为中第(i)款规定:本条所述的除专利权人或者专利权人的受让之外的人进行“offer for sale”或者“offer for sell”行为的,是指在专利权保护期限届满之前将会发生销售行为。


而且,我国2003 年 10月提出的《最高人民法院关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定》草案中就提出了以下建议:“在专利期限届满前,他人虽然作出将要销售专利产品的意思表示,但明确表示在专利权届满之后才能获得该产品的,不属于专利法第11 条和第63 条规定的许诺销售。”



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