外观设计专利权的侵权判定:功能、技术效果决定的设计特征

日期: 2015-07-24 16:27作者:admin



 


外观设计专利权的侵权判定:功能、技术效果决定的设计特征
 



在判断相同或相近似时,由产品功能、技术效果决定的设计特征不予考虑。


由产品功能、技术效果决定的设计特征,是指实现产品功能、技术效果的有限或者唯一的设计。


一、概述


由于产品的功能在很大程度上影响着产品外观的形状、图案或色彩,所以,设计人员首先要考虑满足基本功能,其次才考虑如何实现造型以及运用何种设计手法才能使外观富有美感。产品外观的设计自由度受到实现产品技术功能的先天限制。TRIPS 协议第25 条第1款规定:成员可以规定,外观设计之保护,不得延及主要由技术因素或功能因素构成的设计。


《专利审查指南2010》在外观设计相近似判断原则中以列举方式规定:产品的功能、内部结构、技术性能对整体视觉效果不具有显著的影响。由产品的功能唯一限定的特定形状对整体视觉效果通常不具有显著的影响,例如,凸轮曲面形状是由所需要的特定运动行程唯一限定的,其区别对整体视觉效果通常不具有显著影响;汽车轮胎的圆形形状是由功能唯一限定的,其胎面上的花纹对整体视觉效果更具有显著影响。


功能性例外是外观设计专利保护制度中的基本规则,在外观设计专利确权案件的审查中对由产品的功能所决定的外观通常无需考虑。在侵权判断过程中是否需要考虑由产品的功能所决定的外观,在专利法上并没有明确的规定,最高法院通过司法解释加以明确:“对于主要由技术功能决定的设计特征……应当不予考虑。”


美国专利法并未对外观设计的非功能性作出明确要求,而是通过装饰性的授权条件来达到与发明专利相区分的目的。外观设计专利保护的客体必须是出于装饰性目的的发明创造,一个装饰性的特色外貌或设计被定义为“为装饰目的而创造”的东西,不能是功能性或机械性方面考虑的结果,或是上述方面考虑的“副产品”。


在如何判断一项外观设计是否具有装饰性时,美国通过司法实践总结出了两项原则:一是以整体观察为基准,二是替代性测试法。前者来源于L.A. Gear 案,在该案中,CAFC指出,“在确定一项外观设计是功能性还是装饰性时,必须从要求保护的外观设计的整体角度来考虑,在确定要求保护的外观设计是否仅仅是由实用性目的而决定时,最终的问题不是实用性或装饰性等单个特征,而是整个工业品的外表,对装饰性的确定不是基于装饰性特征的尺寸大小的数量分析,而是基于它们对整个外观段计的贡献。


”替代性测试法亦来自与L.A. Gear有关的案件,在Avia 案中,法院提出,“如果还有许多其他方式来完成原有的功能或目的,则足以证明该设计并非以功能性为主要意图。”从初衷来看,这两项原则都是符合外观设计的特性的,也有利于实现功能性理论被引入的目的。


然而,从实际情况来看,在强大的专利式思维影响下,上述两项原则的应用存在不少问题:


第一,要素分析法的应用。


在确定外观设计保护范围时,我们的着眼点无疑是其整体造型,但这一原则在实践中经常处于被忽略的地位,设计要点往往成为法院判定是否具有功能性的决定因素。


在早期的Pashek 案中,涉及一种轮胎的表面设计,在将该设计拆分为一个个独立的组成部分并对其功能性逐一进行辨识后,接院认为,“轮胎的纹路、沟壑和走向等是为了更好地发挥功能性”,据此排除轮胎整体表面外观的可专利性。


在近期的一些案件中,CAFC 屡次宣称在评估功能性时要坚持对外观设计进行整体考虑,但却还是会陷入到对个体要素的分析中,在妇yStone 案中,CAFC则认为外观设计专利保护的是一项设计中“非功能性的方面”。这意味着一件完整的外观设计可以被人为地割裂开,分为功能性方面和装饰性方面,这显然与功能性理论的初衷是相违背的。


在几年后的OddzOn 案中,CAFC结合之前的判例试图确立一种区分两方面特性的规则,即由权利人进行解释,说明被控侵权设计与其专利设计是在装饰性方面相同或相近似的。


这种规则对后续的司法实践产生了很大影响,在2010 年的Richardson 案中我们还可以看出由此带来的矛盾的局面:一方面,法院再次强调“功能性要素的去除不意味着要从整体观察判断法转化为要素逐一对比法,……在判断侵权时,应该看整体上是否相同或近似,而非仅仅是装饰性要素的近似。”另一方面,在本案中,法院首先将被比设计从物理上分为各个独立的部位,将其中具有功能性的几处剔除出去,仅就剩余的几处设计点进行比较,最终作出不侵权的结论。


从理论上讲,一项外观设计专利中任何一种要素,无论其性质如何,都有可能对整体视觉效果造成影响。因此,姑且不论本案中对功能性部位的甄别是否准确,这种剔除都会破坏外观设计的整体性,影响其对普通观察者产生的印象,进而影响保护范围的确定。


再者,即便就个别要素而言,本案仅依据用途来认定其具有事实上的功能性,按照这种思路,任何要素均具备这种“事实上的功能性”,只有那些附着于产品表面的纯粹装饰性设计可以通过上述检测,这无疑会对权利人主张权利产生不利影响。


第二,替代性测试的把握。


与版权法和商标法类似,替代性测试是在对外观设计这类兼具实用性和美感的客体进行保护之前,用以划分两种特性的常见方法,但实践中各个法院对其认识的不一致导致最终结果具有相当的不确定性。例如,有的法院认为一件外观设计不能注册是因为其“主要是功能性的”,而在另外一些案件中,法院又推出了“决定性标准”,即只有当该设计是由功能或实用目的决定的唯一样式时,才能否定其可专利性。


2007 年的PHG 案在判定外观设计专利效力时,为替代性测试法的适用举出了一系列需要考虑的因素:


(1)被保护的是否为最优秀的设计;

(2)替代性方案是否会对附载产品的功能发挥产生不利的影响;

(3))是否存在类似的其他类型专利(发明或实用新型);

(4)是否就其中某些特征所具备的功能性进行了着重宣传;

(5)整体外观是否由功能性所决定。


这种做法很快就遭到了不少反驳意见,有学者提出,这些因素会使得设计专利的效力变得极其脆弱。对于权利人来讲,他当然认为自己创作并用于产品的设计不会影响对其实用功能性的使用,而以产品本身或其使用到的方法申请发明专利也是常见的行为,并且,商家在对产品进行宣传时并不会对其功能和美感进行刻意的区分。至于最后一点,这本就是替代性测试法所判断的目的,将其重新列入考虑因素显得自相矛盾。


实际上,这一系列因素在之前的Berry 案中就有所体现,这种判断方式其实借鉴了USPTO在商标确权案件中的做法,也是TMEP在评价商标功能性中的明文规定。不过,外观设计与商标毕竟属于两种不同的客体,这种借鉴自然需要结合外观设计本身的特殊性质来进行。


此外,该理论在商标法领域中也一直颇受争议,并受到了部分法院的明确质疑,在这种情况下,未经充分的实践检验就将其引入专利法中是否妥当,有待进一步商榷。


二、功能性理论应用的问题


尽管已成为各国在外观设计保护时所认可的一项原则,但功能性理论在立法条文的具体表述和实践适用的过程中依然存在不少问题,主要表现在以下几个方面:


首先,法律规定不全。与美国类似,我国虽在实践中出现了适用功能性理论排除保护的案例,但在专利法中一直没有清晰的阐述,这不仅不利于人们对该理论的理解和把握,在应用的过程中也容易产生偏差。


例如,在美国的Rose 案中,涉案专利是一种摩托车牌照边框的外观设计,地区法院没有任何推理过程,未对其是否具有功能性,其外观是否由功能决定等问题进行分析,而是直接认定“该专利每一项特征均是机械性和功能性的”,从而宣告该专利无效。


类似的,在我国的宝迪专用汽车制造有限公司案中,法院据以否定涉案专利是功能性设计的理由主要是,“相同功能的产品完全可能采用不同的设计实施方案实现,产品的装饰效果和美感要求可以和产品的功用相脱离,具有可选择性,而功能性的设计往往不具备可选择性。


本案原告不能说明涉案专利设计所体现的美感和装饰效果,相反该运输半挂车的特定功能性特点恰恰决定了运输半挂车的不可选择性和唯一性。”如上所述,这种认定混淆了非功能性标准与装饰性标准,认为二者是“非此即彼”的关系,也与缺乏法律层面上的规定有直接关系。


相比之下,欧盟自从制定《外观设计保护条例》时就将“由其技术功能支配的外观设计和相互联系的外观设计”单独列为一条,并对功能性设计的情形进行了明确规定:


(1)对仅由其技术功能决定的产品的外观特征,不应该授予外观设计权;


(2)产品的或者使用在产品上的外观设计,如果必须准确地按照其形状和尺寸来复制,才能使该产品以机械的方式连接或者置入、包容或者搭接于另一产品,并且该两个产品仍能执行各自的功能的,对该外观设计不应该授予外观设计权;


(3)尽管有第(2)款的规定,在符合本指令第4 条和第5 条规定的条件下,对在标准组件系统中可互相变换的、可多重组装或连接的产品的外观设计,应该授予外观设计权。
第二,表述方式不一。


从具体规定来看,各国对功能性外观设计成立的判断标准把握不一,目前主要存在两种观点:一种是以欧盟为代表的“唯一决定性(solely dictate)”原则,即“对仅由其技术功能决定的产品的外观特征,不应该授予外观设计权”;而到了美国的司法实践中,这一原则就变得模糊了起来,在有的案件中,只有在外观设计仅由物品的使用目的决定时才考虑不授予专利权,而在有的案件中,一件外观设计如果“主要是功能性(primarily functionality)”,就应拒绝授予其专利权。


不难看出,从外观设计授权标准的角度来看,“唯一决定性”较之于“主要是功能性”而言更容易满足,前者权利人只需证明存在其他替代性的设计即可,后者则需在此基础上进一步证明该设计所蕴含的装饰性不低于功能性。


我国虽未在专利法中明确,但从现有关于功能性设计的司法解释、行政规定、指导意见中可以看出我国也存在类似美国的问题:


部分立法资料关于功能性设计的解释


《专利审查指南》第四部分第五章6.1 《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第11条 《北京市高级人民法院专利侵权判定指南》第81条 《北京市高级人民法院关于审理外观设计专利案件的若干指导意见(试行)》第14条


由产品的功能唯一限定的特定形状对整体视觉效果通常不具有显著的影响 对于主要由技术功能决定的设计特征……应当不予考虑 由产品功能、技术效果决定的设计特征,是指实现产品功能、技术效果的有限或者唯一的设计 仅起功能、技术效果作用的设计是指实现产品功能的有限设计,主要是指实现产品功能的唯一设计


第三,解释规则混乱。解释规则对于功能性外观设计的确定有着重要的作用,但即便在有明确规定的情况下,针对一项外观设计,如何确定其是否为功能性外观设计,迄今为止在世界范围内尚无统一的标准。以外观设计保护体系较为先进的欧盟为例,其在该问题上也一直在“设计者意图法”和“替代性设计法”之间处于摇摆不定的状态。


“设计者意图法”又称为“动机法(causative approa曲)”,起源于英国的AMP案,本案中,法院认为在判断一项外观设计是否仅由功能性决定时,需要考虑的是设计者的意图,即设计者在设计时是否仅仅出于技术功能上的考虑。


但由于该种方法主观性过强,容易造成滥用,法院在之后的案件中采取了“替代性设计法”,亦称“决定性法(mandatory approach)”,以追求对于功能性外观设计客观的评价,在Konin蛾ike Philips Electronic 案中,法院认为“只有功能性特征表现得很强时……才可能拒绝授权,……如果存在另外一种不同外形也可以完成同样的技术功能,则该外观设计也许是可以获权的。”也就是说,只有当技术功能决定了所有的外观设计特征时,才可适用功能性理论排除对其的保护。


与“设计者意图法”相比,“替代性设计法”限缩了对于功能性设计的解释,使得人们不会轻易以功能性为由排除对某种外观设计的保护,这一观点也在欧洲范围内得到了许多国家的认可。


然而,2007年,在Lindner Recyclingtech GmbH案中,OHIM内负责外观设计注册审查的上诉委员会对功能性设计的判定重新进行了诠释:首先,“替代性设计法”存在瑕疵,因为“在极端情况下,如果实现同一功能的产品仅存在两种不同的外形,则给予保护依然会阻碍技术的进步”;第二,“设计者意图法”更能反映功能性设计理论设置的目的,但为了追求客观的判断,应“从理性的观察者的角度进行判断,即在他们看来,一件设计完全看不出有功能性之外的考虑时,(才可以功能性设计为由排除对其保护)”。


这样一来,有关功能性设计的解释再一次陷入到混乱的局面中,有人认为,OHIM和成员国之间关于这一问题的分歧最终可能需要靠欧盟法院( Court of Justice of the European Union,以下简称ECJ)来解决了,这也反映出欧盟在其外观设计保护体系中对功能性理论的理解尚未达成一致的见解。


三、典型案例及评注


[案例]株式会社普利司通与浙江杭廷顿公牛橡胶有限公司、北京邦立信轮胎有限公司侵害外观设计专利权纠纷申请再审案


本案涉及一种“机动车轮胎”的外观设计专利,对于再审被申请人基于功能性理论提出的答辩意见,法院认为,轮胎设计肯定要考虑安全性能、转向性能、刹车性能、磨耗、滑水、散热和噪声等特性,但是在满足上述功能的前提下,轮胎的设计包括主胎面上花纹布局、图案构思等方面仍然具有较大的创作自由度,并非由实用功能性所唯一决定。


轮胎的花纹布局、图案构思等的差异都可能使得不同轮胎形成不同的整体视觉效果。因此,即使轮胎的设计需要考虑功能性,只要其设计并非由实用功能性所唯一决定,并且符合外观设计专利的授权条件,就可以作为外观设计予以保护。


评注:作为外观设计专利保护制度中的基本规则,我国并未在专利法中对功能性理论作出明确的规定,  与美国的“装饰性”标准类似,我国对外观设计专利提出的“富有美感”的要求可以视为功能性理论的来源:如果产品外形是一个解决技术问题的技术方案,即便其具有美感,也不能给予外观设计保护。


对此,行政审查部门注意到,在外观设计专利确权案件的审查中不需要对由产品的功能所决定的外观予以充分考虑,故在《专利审查指南》中有关外观设计相近似判断章节中进行了明确说明,由产品的功能、内部结构、技术性能对整体视觉效果不具有显著的影响。由产品的功能唯一限定的特定形状对整体视觉效果通常不具有显著的影响。


例如,凸轮曲面形状是由所需要的特定运动行程唯一限定的,其区别对整体视觉效果通常不具有显著影响;汽车轮胎的圆形形状是由功能唯一限定的,其胎面上的花纹对整体视觉效果更具有显著影响。


”这种表述方式得到了对专利确权案件有管辖权的北京市高级人民法院的认可,其在出台的相关规定中对功能设计的认定作出了进一步的规定,即“仅起功能、技术效果作用的设计是指产品功能的有限设计,主要是指实现产品功能的唯一设计。如果实现产品功能不止一种外观设计,则一般不得将实现产品功能的每一种外观设计视为仅起功能、技术效果作用的设计”。


四、功能性理论的内涵


功能是事物或方法发挥的有利作用,产品因对生产、生活发挥有利作用而存在,故产品首先应具有功能。由于产品的功能在很大程度上影响着产品外观的形状、图案或色彩,所以,设计人员首先要考虑满足基本功能,其次才考虑如何实现造型以及运用何种设计手法才能使外观富有美感。


但是,从外观设计保护的初衷来看,其目的不在于促进新技术的发展,而在于鼓励创新的外观设计的出现,功能则应属于专利法的保护范畴。


基于此,TRIPS 协议第25 条第1款规定:外观设计之保护,不得延及主要由技术因素或功能因素构成的设计,该原则作为外观设计保护的排除标准,在世界范围内得到了普遍的认可。具体而言,我们可从以下几方面来把握其内涵:


第一,“功能性”的含义。


外观设计之所以无法为专利法或著作权法所涵盖,最重要的原因之一在于其是功能与艺术相融合的产物,装饰性与功能性之间并非绝对的对立关系,尽管我们保护的目的关注点在于其装饰性的特征,但这不意味着外观设计不能带有丝毫的功能性,因为后者是客观存在的,也就是Rich法官在Morton 案中提出的“事实上的功能性(de facto functional)”。


对此,美国MPEP也强调认为,装饰性的设计和其附载的物品之间是有区别的,不能因后者具有“事实上的功能性”就否定前者的装饰性。而外观设计功能性理论所需排除的则应是“法律上的功能性( de jure functional)”,即产品无法以不受功能决定的外观表现出来,例如,没有其他能够完成相同功能的替代性外观。
不同意义功能性设计的关系
 

第二,避免对技术发展构成阻碍。


从表面上看,功能性外观设计的排除是为了避免与专利法的保护范围发生重叠,实际上,这一做法的深层次目的在于避免以授予外观设计权的方式造成对技术的垄断,从而压制同行业者之间的竞争。需要注意的是,某种外观设计不会对之前已有的技术造成垄断,这里的“技术”指的是仅能以某种外观形式展现出来的新技术,换句话说,对于一项新技术而言,发明者需要通过专利体系严格的审查和评估,在满足了专利法要求的各项标准后才能获得相应的授权,这种授权并不影响后人在其基础上,为了实现同样的功能进行的改进。


但外观设计则不然,其保护的仅仅是产品的外形,但如果设计者借此将产品功能通过授权纳入到权利之中,则会出现一种情况:无论后人如何努力,只要某种产品实现的功能是一样的,都会落入到设计者的保护范围,从而阻碍后续技术的进步。


第三,以产品整体外观为判断基础。


确定一项外观设计主要是功能性的还是装饰性时,必须对要求保护的外观设计做整体看待,因为在确定要求保护的外观设计是否为产品的功能所支配时,最终要检验的不是单个特征的功能性或装饰性问题,而是整个产品的外观。


五、功能性理论的理解


尽管属于理论上的模糊区域,同时也是实践中的疑难问题,但无疑,功能性理论对于我们深入理解外观设计的特性,准确界定保护范围有着重要的指导意义。那么,究竟该如何改进应用方式,充分发挥功能性理论的作用,我们认为,结合现状,可以从以下几方面加以把握:


第一,明确“功能性因素”的范围。


功能性理论在实践适用的过程中出现混乱局面的原因之一在于我们往往过度关注其解释方式,直接进入到对功能性的判定步骤中,却忽略了一个最基本的问题。


即哪些特征或因素属于功能性的范畴。具体到我国而言,“富有美感”的要求类似于美国专利法中对于外观设计“装饰性”的要求,也可以视为两国对外观设计非功能性标准的理解,但正如前面所述,“装饰性”的概念带有较强的主观色彩,容易受判断者审美眼光和美学素养的影响。


因此,自欧盟起草外观设计保护法令之初,就未将“装饰性”作为外观设计授权标准的做法受到了广大好评,有人曾指出,“这显然是外观设计法律保护制度的一项重大进步”,这也就避免了将该标准与功能性混为一谈的可能性。


基于这一考虑,Lindner Recyclingtech GmbH案中对于“装饰性”标准的提及当然的引起了人们的质疑,本案中,上诉委员会提出,一件外观设计必须具备“艺术方面的考虑”和“视觉上的吸引力”两项条件时才有可能不被认定为功能性设计而拒绝授权。


这与《外观设计保护条例》中提到的说法“(要证明并非仅由功能性决定)不意味着外观设计必须具备艺术特性”是有冲突的,因为它将本不属于功能性理论的内容纳入到了对外观设计功能性的判断中。


也许是认识到了上述问题,美国近年来有学者提出,应该对专利法中的“装饰性”标准进行修改,淡化其对外观设计功能性判定的影响。我们认为,无论我国专利法是否在外观设计定义中“富有美感”的措辞进行修改,至少在甄别哪些外观设计属于功能性而无法保护时,不应根据其是否具有美感直接作出评判。


第二,树立正确的解释立场。


由于尚未达成统一的观点,功能性理论在具体应用时存在多种表述方式和解释规则,这也是造成尺度不一,模糊性加剧的原因之一。归纳起来有以下几种:


功能性理论的表述方式和解释规则

表述方式(A) 解释规则(B)

唯一由功能性决定 设计者意图

主要由功能性决定 替代性设计

对于一件外观设计,判断其是否为功能性设计的完整方案应该是“A+B”的组合,鉴于目前 A和B 均有两种表现形式,所以,从理论上讲,功能性理论在实践中有多达四种的不同解释,选择起来自然存在一定的困难。


不过,结合上面对A和B不同形式含义的解释,尽管具体规则有着较大的区别,但这些不同取决于我们对功能性理论所秉持的基本态度:如果认为外观设计的保护只限于装饰性特征,不能涉及到一点功能性的因素,则应该对功能性理论作出宽泛解释,充分发挥其排除作用;如果认为功能性理论的适用必须经过严格的论证过程,不应轻易以具备功能性为由拒绝对外观设计的保护,则应对其作出限缩解释。


我们认为,限缩解释可能更符合功能性理论设置的初衷:一方面,对于任何一件产品来说,功能性是其存在的基本意义,一个没有功能性考虑的产品设计是不能称为工业设计的,功能性外观设计只是在不同的产品领域和具体产品上所体现的程度不同。


如果不加区别地排除功能性的存在,所有外观设计都会因此而被拒绝授权;另一方面,从可操作性的角度来讲,“唯一决定性”与“主要决定性”相比,在表述上更清晰,应用中产生分歧的可能性更小,而“替代性设计”的考察也比“设计者意图”的判断更容易完成,可以最大限度地避免因主体认知水平不同造成带有主观倾向性的认定。


Lindner Recyclingtech GmbH案的结论亦是限缩解释的反映,本案中,法院总结认为,“即便‘在很大程度上( largely)’受功能性影响,只要没有达到‘完全( exclusively)’的程度,原则上都应给予授权。”


第三,结合具体案件进行考虑。


如何在功能性和非功能性之间划出清晰的界限一直是外观设计领域的一道难题。鉴于功能性理论的抽象性,有人提出,在外观设计的审查过程中很难对一件外观设计的功能性进行准确的界定,而在侵权诉讼阶段,如果被控侵权人据此对专利设计的有效性提出质疑,此时结合被控侵权设计进行比对作出的结论客观性更强,因此,将对功能性的判断步骤后移或许能减少判断的“误差”。


我们认为上述观点具有一定的可行性:一方面,由于其自身特点,我们很难在审查阶段准确评估外观设计获权的各项标准,这些工作往往是到了侵权比对或无效审查阶段才实质性开展起来的,非功能性的要求自然也可遵循这一规律,不必在审查阶段就对其是否由功能唯一限定等问题作出定论;另一方面,在具体案件中,法院可以根据当事人的证据来判断某一产品的外观是出于什么目的设计的,以及是否有其他可替代性的设计,换句话说,功能性设计的认定应建立在实践的基础上,而非是单纯的理论判断。


六、设计空间有限


与功能性限定另外一个密切相关的问题是设计空间的衡量。设计空间又称设计自由度,是指设计者在创作特定产品外观设计时的自由程度。设计者在特定产品领域中的设计自由度通常要受到现有设计、技术、法律以及观念等多种因素的制约和影响。设计空间对于确定相关设计产品的一般消费者的知识水平和认知能力具有重要意义。


在外观设计专利与在先设计相同或相近似的判断中,可以考虑设计空间或者说设计者的创作自由度。以便准确确定该一般消费者的知识水平和认知能力。设计空间的大小是一个相对的概念,对于同一产品的设计空间而言,设计空间的大小也是可以变化的。随着现有设计增多、技术进步、法律变迁以及观念变化等,设计空间既可能由大变小,也可能由小变大。


我国现行法律中并无与“设计空间”有关的规定,但司法实践已对其进行了尝试性的探讨,在入选2010年《最高人民法院知识产权案件年度报告》的国家知识产权局专利复审委员会、浙江今飞机械集团有限公司与浙江万丰摩轮有限公司专利无效行政纠纷案中,专利复审委员会认为:


摩托车车轮基本上均由轮辋、辐条和轮毂三部分组成,圆形轮辋应属于车轮的惯常设计,辐条的形状设计相对于轮辋通常对车轮的整体视觉效果更具有显著影响,而涉案专利辐条与在先设计辐条的弧度相差不大,凹槽设计亦属于细微变化,均未对整体视觉效果产生显著影响,使得涉案专利与在先设计构成相近似的外观设计,据此认定涉案专利无效。


对此,一审法院和二审法院均认为:摩托车车轮均为轮辋、辐条和轮毂组成,受其所设定功能的限制,外观变化的空间均为有限,因此,上述区别在设计空间有限的车轮产品上已经对整体视觉效果产生显著影响,因此,撤销了专利复审委员会作出的无效决定。


最高人民法院则认为:在摩托车车轮领域,摩托车辐条的设计只要符合受力平衡的要求,仍可以有各种各样的形状,存在较大的设计空间,二者区别对整体视觉效果的作用较小,涉案专利与在先设计构成相近似的外观设计。


此外,最高人民法院进一步指出,特定产品的设计空间大小与认定该外观设计产品的一般消费者对同类或者相近类产品外观设计的知识水平和认知能力具有密切联系。对于设计空间极大的产品领域而言,由于设计者的创作自由度较高,该外观设计产品的一般消费者就更不容易注意到比较细小的设计差别,反之则否。


制约和影响设计师对产品外观进行设计、变化的创造自由度除了功能外,还有现有技术水平、现有设计状况、产品安全性、产品标准、社会观念等因素。但随着新技术的应用、现有设计的增多以及法律的变迁、观念的改变等,设计师突破原有的设计空间作出新的设计后,一般消费者显然会注意到这些突破性设计,产生新的认知。


由于设计自由度是个变量,因此,在确定设计人员的设计自由度时,要确定该外观设计是关于什么产品的,产品的性质、预期的用途或功能特性,充分了解现有设计的整体状态非常关键。当外观设计专利与对比设计存在区别时,应当区分功能性设计与装饰性设计。如果区别是由功能性唯一确定的,则不属于外观设计专利的范围,其所带来的视觉影响在进行判断的时候不予考虑。值得一提的是,一般消费者对设计空间的考虑因素明显不同于设计人员。


那么,在具体案件中如何把握被比设计应有的设计空间呢?  《欧共体外观设计保护条例》规定,只有当外观设计符合新颖性和独特性时才能受到保护,“独特性”是指,如果见多识广的用户在浏览外观设计时的整体印象明显地不同于其在浏览任何公之于众的外观设计时的整体印象,则该外观设计被视为具有个性特征。


在判断独特性特征时,需要结合设计者在开发设计时的自由程度来考虑。这一点的意思是说,设计者自由发挥的空间越大,保护的范围越大,反之,则越小。《欧共体设计操作手册》对设计自由度进行了进一步的说明。设计师的设计自由度由两项内容限制:功能和在先设计。例如,瓶子的设计至少要包括一个开口和一个容积。设计瓶子的设计自由度由瓶子作为一个容器的功能所限制。


基于此,在2011 年的Pepsi Co,Inc.案中,欧洲法院认为,


设计人实际拥有的设计自由度是评判注册外观设计是否满足授予条件和保护范围都需要考虑的因素。由于注册外观设计的目的是回报设计出创新产品的设计人,此种自由不考虑市场对产品期待的特征,即所谓“惯常特征”,而只应局限于功能限定范围内。


应该说,设计空间概念的引入对外观设计授权与确权案件的判定有着重要的作用,可以帮助审查者更准确的把握待申请设计与现有设计“明显区别”的程度,但需要注意的是,由于这一概念在我国的应用尚无成熟和统一的做法,在国外亦多见于授权审查和确权判定中,且具体到某一外观设计的设计空间判断上,不同主体的判定结论可能有较大的差别,故是否可在侵权判定中引入这一概念,我们持谨慎态度。


因为设计空间是一个主观的概念,随着技术的发展和观念的更新,外观设计产品的设计空间是无比广阔的,如果在侵权案件中引入设计空间的概念,势必导致本来就主观的判断标准再加上一个新的主观因素,导致判断标准更加主观化。因此。我们认为,现阶段在外观设计侵权案件中不宜引入设计空间的概念。


最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)(征求意见稿)》第十七条“外观设计侵权判断原则”第二款规定:


“一般消费者,是指被诉侵权产品的直接购买者。人民法院在认定一般消费者对于外观设计所具有的知识水平和认知能力时,应当考虑授权外观设计的设计空间,即设计者在创作特定产品外观设计时的自由度。设计空间较大的,一般消费者通常不容易注意到不同设计之间的较小区别;设计空间较小的,一般消费者通常更容易注意到不同设计之间的较小区别。”


最高人民法院的上述观点事实上在侵权案件中引人了设计空间。我们也期待最高人民法院对设计空间问题能够出台相关的指导意见。



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