外观设计专利权的侵权判定:拓展分析

日期: 2015-07-24 15:47作者:admin




外观设计专利权的侵权判定:
拓展分析


(一)创新模式的困境


外观设计侵权判定是一个繁琐而复杂的过程,至今在世界范围内尚无像发明专利那样较为统一的学说,其原因也在于每种判定模式都有着自己难以逾越的理论障碍,正如创新模式,其虽然能够解决混淆模式下的一些问题,但也伴随着与生俱来的弊端:


第一,增加权利保护的不确定性。


固然,在创新模式下,对于那些因明显不会导致混淆、误认,从而不会导致侵权的设计,我们可以通过检验其对于专利设计创新点的采用,来准确判断是否落入专利权保护范围,从而加强对于创新设计的保护力度。但如果只进行专利产品与被控侵权产品的相应部分的纯粹创新点比较,仅仅将创新点作为保护的对象,完全脱离视觉观察的范畴,则会不合理地扩大外观设计专利的保护范围。因为创新点往往反映在外观设计产品的部分地方,如果只对创新点进行对比,会在实质上产生仅保护局部设计的结果。


相反,从权利人的角度考虑,越新颖的外观设计越会被确认为具有越多的创新点,当专利外观设计中有几个不同的设计特征被认为是创新点时,如果包括所有的创新点才能认定侵权,则会使创新点越多的设计越难以保护。这个问题最终在2008 年Egyptian案中凸显出来。本案中,CAFC首次弃用了“新颖点测试”标准,并就新颖点测试法在一些案件中可能存在的弊端给出了解释:


采用新颖点标准容易使判断者将其注意力集中在授权外观设计的个别设计特征上,而不是集中在更为恰当的判断上,也就是被控侵权产品作为一个整体是否抄袭了授权外观设计的设计方案。此外,授权外观设计的创新程度越高,其与现有设计之间的区别点也就越多,本来应当得到更为有效的专利保护,然而采用新颖点标准的结果却是被控侵权人获得更多的争辩机会,因为其更容易抗辩侵权产品没有逐一采用授权外观设计的这些新颖点。


第二,实践应用中可操作性有限。


与混淆模式相比,创新模式最大的特点在于将判断过程流程化,使侵权判定成为直接考察和衡量创新设计部分的过程,在这个过程中,外观设计专利创新点的总结成为最重要的一步,而其恰恰也是创新模式下的侵权判定最难以操作和量化的一步。Egyptian 案中,CAFC在经过一系列关于新颖点的调查总结后,终于放弃了努力,承认:


对于以单项在先外观设计为基础,并且专利外观设计与该在先外观设计的区别在于单个特征不同的简单外观设计专利侵权案件,新颖点检测被证明是合理且易适用的。在这种案件中,确定新颖点以及被控侵权产品外观是否擅自使用了新颖点均是简单的事情。然而,如果专利外观设计有多个特征被认为是新颖点,或者存在多项在先外观设计。


专利外观设计的每一项特征均能在一项或者多项在先设计中找到,在这样的案件中适用新颖点检测被证明是困难的。特别是,在存在多项特征与多项在先外观设计时,特征的组合或者外观设计的整体外观是否构成专利外观设计的新颖点,在适用新颖点检测时,会出现不同见解。


那么,我国是如何确定新颖点的呢?我国虽未有法律明文规定新颖点的总结规则,但上文中提到的简要说明,可以视为为司法裁判者提供一个可以参考的准据。


有学者建议强化简要说明中设计要点的作用,即专利权人说明的设计要点应当是反映该外观设计的设计创新内容,在侵权程序中,若被控侵权产品的外观设计中包含有设计要点中所声明的部分,且这些部分与专利图片或照片中示出的相同和相近似,则应当认定侵权;相反,若被控侵权产品的外观设计中未包含有设计要点的一部分、或者这些部分与专利的外观设计图片或照片中示出的不相同和不相近似,则应当认定为不侵权。


我们认为,这种观点值得商榷:首先,作为设计要点的确定者,申请人往往是出自与专利外观设计相关的设计人员,其认知水平和能力均高于现行专利法中侵权判定的主体,即一般消费者,所以无法从现有法律中找到依据,同时,由于不具备类似发明专利那样包含了权利要求和说明书的授权文本,法官很难在裁判时达到设计人员的认知水平;其次,若以设计要点为侵权判定依据,则还应在侵权诉讼程序中引入禁止反悔等原则,防止权利人为达到诉讼的目的而改变专利简要说明中的设计要点。这种大规模的修改过于激进,不利于法律规范适用的稳定性,短期内也难以实现。


第三,与行政审查标准不一致


如果在外观设计侵权判定中彻底贯彻创新模式,即只有创新部分的设计才能得以保护,那么相应的,行政审查也应以此为标准,那些不具有创造性的外观设计不能获得授权。而在美国,对于创造性审查的主体为本领域设计人员。


在日本,创造性审查主体是一般设计者,其审查部门的审查员具有较高水平的专业知识。这些条件均是为了保证获得授权的外观设计较之于现有设计而言具有一定的创造性。


反观我国,虽然已经在专利法中引入了类似创造性的授权条件,但一方面,由于我国目前对于外观设计采用的仍为形式审查的程序,另一方面,审查主体仍定位于一般消费者,加之外观设计创造性的审查判断需要依赖存有大量在先设计资料的数据库以满足比对的需要,因此至少到目前为止,我国审查实践距离创造性标准的要求还有一定差距,但是出于立法目的,外观设计专利的授权标准也应是侵权判定的标准。


因此,在侵权判定中对于创新点单方面的强调可能会造成与行政审查实践的脱节,最终误导人们对于外观设计保护的理解。


由上述分析不难发现,创新模式虽然是人们对于外观设计本质的理解在司法实践中的反映,也力求使得侵权判定趋向客观化,但其追求的目标在当前显得有些“激进”,且缺乏审判实践的检验,尚待进一步的调整和完善。


(二)侵权判定模式的选择


其实,一旦消除“混淆”的字面的引人误解的含义,恢复背后“相同或近似”的真实含义,我们就不能从逻辑上判断“混淆标准”与“创新标准”哪一个更可靠。前者更强调整体或综合,后者更强调创新点或局部。对二者进行取舍,实际上是一个重要的政策选择:究竟要对外观设计提供多大程度的垄断权保护。


我们认为,目前外观设计侵权判定领域面临最大的问题并非是没有可供使用的理论模式,而是缺乏对于这些理论一致的认识,司法裁判者在实践中对不同模式把握也不尽相同,因此,如何正确理解这些模式,建立统一的规范是司法实践的当务之急。


第一,肯定不同模式存在的合理性。


任何一种理论的产生和应用都必然有其合理的原因,在外观设计侵权判定领域,无论是出现最早的混淆模式及由其衍生出的整体视觉效果模式,还是近年来备受争议的创新模式,其之所以有在具体的司法实践中应用的先例,意味着有其存在的理论基础:整体视觉效果模式侧重于保护外观设计的艺术美感性,而创新模式则更关注外观设计中的实用功能点。


但正如前文所述,外观设计兼具艺术美学与实用功能的双重特性,两种模式均忽略了这种特性,若在实践中单一适用某种模式,必然会在一些案件中得出不合理的结论。因此,从外观设计的本质出发,两种模式均有其适用的必要。


从另一个角度看,对外观设计近似性判断仅仅是侵权判定的一个步骤,无论采用哪种方法,都是为了得出是否侵权的结论。在这个意义上,可以说采用哪种对比方法只是做出侵权判断的一种手段,应当允许通过不同的手段得出是否侵权的结论。而且实践中,混淆模式和创新模式也并不总是相互矛盾,很多情况下都是一致的。


例如,在温州市三星密码箱厂诉温州市伊德箱包有限公司侵犯外观设计专利权纠纷案中,法院指出“综合以上对比,可以认定伊德箱包公司在箱包中使用的被控侵权型材,并未使用三星密码箱厂外观设计专利中富有美感的新设计要素,以购买箱包的普通消费者的审美观察能力,可以判断与专利设计不相近似,不构成侵权”。即在裁判理由中一方面认为整体上不近似,另一方面认为并没有抄袭专利外观设计的新颖点,从而得出不侵权的结论。


第二,合理协调不同模式之间的关系


在承认了两种模式存在的合理性之后,如何把握二者的关系就成了实践中面临的问题,结合国外已有经验,我们认为目前我国应在坚持整体视觉效果模式的框架下,积极探索创新模式适用的方法:


(1)整体视觉效果模式的地位。


作为混淆模式的改良,整体视觉效果模式虽然在本质上延续了混淆模式的精髓,但其毕竟意图克服混淆模式下可能导致的不客观、不合理的判定结论,与僵硬的混淆、误认标准相比显得更加灵活,给法官留出了较为充分的说理空间。


同时,虽然仍基于整体视觉效果来进行判断,但其毕竟承认了区别于现有设计的设计要点在侵权判定中有着更为突出的作用,并且以综合判断的形式纳入比对范围,这也弥补了混淆模式最大的弊端。


有学者在评论Egyptian案中法院对于“普通观察者法”的态度时指出,“从外观设计吸引消费者群体的最终目的来看,普通观察者观察标准不说是最重要,也至少应占据一席之地。”


此外,从我国现有法律体系来看,整体视觉效果模式以现行法为支撑,相比其他模式,与授权、确权程序中的标准显得更为一致,体现了法律适用的一致性。因此在现行法律及行政规定未有重大修改的情况下,仍然应以整体视觉效果模式为侵权判定的主要方法。


(2)创新模式的作用。


从上文的分析来看,以保护创新内容为要旨的创新模式最初是为了解决混淆模式遭遇的困境而出现的,美国法院也认为,新颖点法的适用是为了避免概念化认识外观设计的整体而无视区别于现有设计的独有特征。


在这样的背景下,创新模式的提出更多的是为了修正原有判定方法的不足,起到的只是一种辅助性的功能,美国曾经在相当长一段时期内将其视为一种独立的判断方法,这种做法在Egyptian中得以修正,CAFC指出,“检查专利设计的新颖性特征是对比专利设计与被控设计和在先设计的重要组成部分。


但是这种设计间的对比,包括检查任何新颖性特征,必须作为普通观察者法的一部分进行,不能作为仅仅适用于诉讼程序、聚焦于特定新颖点的独立方法的一部分进行。”
从我国的立法目的来看,专利法除了要“保护权利人的合法权益,鼓励发明创造,推动发明创造的运用,提高创新能力”之外,还为了“促进科学技术进步和经济社会发展”。


可见,单方面强调保护创新并不能全面展现专利法的立法目的,在对外观设计的保护过程中,既要保护专利权人发明创造的积极性,也要充分考虑广大消费者和社会公共利益。与此相应的,2009 年司法解释的第11 条有关外观设计侵权判定方法的规定中,也明确指出了二者的地位,即“以外观设计的整体视觉效果”进行综合判断,同时确认“区别于现有设计的设计特征相对于授权外观设计的其他设计特征”对整体视觉效果更具有影响。


(3)设计要点的利用。


那么,如何看待新颖点在外观设计侵权判定中的作用呢?需要注意的是,虽然Egyptian 案抛弃了“新颖点”法,但没有抛弃“新颖点”法的核心,CAFC在判决中指出,“当然,我们对于新颖点检测的拒绝并不意味着专利设计与在线设计之间的区别是无关的。


相反,对于专利设计新颖特征的审查时将其与被控侵权设计及在先设计对比的重要组成部分。但是包括任何新颖性特征在内的比对均必须作为普通观察者法的一部分来进行,而非是针对仅在诉讼中涉及到的新颖点进行检测的独立程序。”


CAFC反复强调在使用普通观察者法时要考虑在先设计,这与同时使用两种独立的侵权判断方法时的普通观察者法有明显的区别。也就是说,尽管在Egyptian案中CAFC仅仅使用了普通观察者法,但这时的普通观察者法的内涵发生了变化,是渗入了在先设计的带有客观性特征的主观判断方法。


因此,就我国专利法中所规定的设计要点而言,一方面,我们要承认其作用,在司法实践中通过审查权利人的简要说明,结合事实调查来初步确定需要进行着重比对的创新点;另一方面,在被控侵权设计仅使用了部分创新点的情形下,要避免美国之前将新颖点全部审查比对的僵硬规则,灵活认定其对于整体视觉效果的影响,而不作为判定侵权的直接依据。


上面曾提到我国目前在司法实践中已引入了设计空间的概念,将其与设计要点相结合,可以更客观地反映外观设计权利的保护范躅及被控侵权设计侵权的可能性,例如。对于较新的或市场上新出现产品的设计,由于现有设计少、设计自由度较大,对应的创新点也较多。


则应谨慎考虑被控侵权设计对于专利设计创新点的使用程度,若非模仿借鉴了后者大部分创新点,则不宜认定侵权;反过来,对于那些较为成熟的产品如传统家用电器,其已具有较为固定的外形,在关键部位不易作出较大的改进,对这类产品,关键看被控侵权设计是否抄袭专利权人独创的“新设计”,若是,则侵权成立的可能性较大。


 

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