外观设计专利侵权判定中所属技术领域的普通设计人员的界定

日期: 2015-07-24 14:50作者:admin



 
外观设计专利的侵权判定:所属技术领域的普通设计人员的界定
 


应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力,判断外观设计是否相同或者近似,而不应以该外观设计专利所述技术领域的普通设计人员的观察能力为标准。


一、概述


作为外观设计相同或相近似的判定主体,“一般消费者”的概念已基本为主流观点所接纳,但“普通设计人员”的观点也曾一度被提及,美国司法实践中也在该问题上出现过不同的态度。


(一)我国相关规定的演变


最早对外观设计相同或近似性判定主体的规定见于1993 年版的《审查指南》,该规定将其称为“一般购买者”,并明确了外观设计专利相同或近似的主体与发明专利是不同的,并非专业的技术人员。也许是意识到了“购买者”字面含义的局限性,为了充分体现外观设计专利的特点,明确外观设计专利权的内涵和所保护的内容,并为进行判断提供标准的尺度,2001 版的《审查指南》扩大了判定主体的范围,首次提出了“一般消费者”的概念,并指出这一概念应包括三个因素:知识水平和认知能力、不考虑的因素以及一般注意力。


本次修改再次明确了一般消费者的认知能力应该低于“专家或者专业设计人员”,但又要具有对“被比外观设计产品的同类或者相近类产品的外观设计状况有常识性的了解”的能力,较之于之前的规定为一般消费者的认知水平划定了最低的标准,有人则建议将将判定主体的认知能力进一步提高到专业水平,这些条件一般消费者均做不到、也不可能做到,能做到的只能是专业设计人员。


不过,2006 版《审查指南》依然沿用了“一般消费者”的说法,指出其应具备两个特点,即“(1)对被比设计产品的同类或者相近类产品的外观设计状况具有常识性的了解;(2)对外观设计产品之间在形状、图案、色彩上的差别具有一定分辨力,但不会注意到产品的形状、图案以及色彩的微小变化。”值得注意的是,2009年司法解释吸收了2006版《审查指南》的意见,正式采纳了“一般消费者”的说法,并进一步明确其“应当是通晓相关外观设计状况,但并不具有设计的能力”。


而到了2008 年,由于专利法对于外观设计的规定发生了重大变化,增加了类似发明专利创造性的标准,提高了外观设计专利授权的条件,为与此相适应,2010 版的《专利审查指南》认为一般消费者不仅应对“涉案专利申请日之前相同种类或者相近种类产品的外观设计”有常识性的了解,还应对“其常用设计手法”有常识性的了解,再次提高了一般消费者的认知能力。


对此,有报告以同属于专利法,应参照发明专利中“本领域技术人员”的规定为由,认为外观设计相同或相近似的判断主体应为行业内的普通设计人员。


2009 年司法解释第10 条规定:“人民法院应当以外观设计专利产品的一般消费者的知识水平和认知能力,判断外观设计是否相同或者近似。”这样,就首次明确了“一般消费者”作为判断主体,但“一般消费者”的内涵和外延仍有待于立法和实践中的进一步明确和细化。


(二)美国相关情况的演变


在1871 年的Gorham 案中,最高法院在明确了“相同或相近似”的判定原则后,对该判定主体认知能力进行了界定。


本案中,地区法院借鉴了发明专利中“本领域普通技术人员”的规定,认为外观设计比对的判定主体必须熟知或精通涉案专利设计,具备同类产品的设计技能,最高法院认为这样有悖于立法的基本宗旨,因为按照“专业观察者”的水平,只要被比设计与专利设计不是完全一致,均能看出区别,这样不利于外观设计的保护,所以,判断被控侵权产品的外观与专利产品是否相同,不是从一个专家的眼光来看,而是应当从一个普通观察者的眼光来看。


在具有购买者通常所具备观察力的普通观察者者眼中,两项设计实质上相同,如果这种相似欺骗了上述观察者,导致他将购买的被控侵权产品误认为专利产品,则可以认定侵权的成立。


然而,到了1893 年的Whitman Saddle 案,外观设计的保护标准骤然提高,无论对法律条文的解释,抑或对外观设计本质的理解,最高法院的态度均呈现出了与Gorham 案截然不同的新变化,在强调“发明性”的前提下,外观设计相同或近似的判定主体所需具备的认知能力自然也有了相应的提升,在最高法院看来,外观设计的保护中所应关注的不是产品的整体外形,而是产生设计的创造性过程,涉案外观设计之所以不具备可专利性,就在于其所蕴含的设计过程在现有设计中都有所体现,普通观察者或公众显然没有这种解析的能力,只有具备本领域普通设计水平、熟悉该类产品的设计者才有判断的资格。


显然,这与发明专利中“本领域普通技术人员”的概念已十分接近。


其实,之所以出现与Gorham 案相反的结果,与当时的历史背景也有密切关系,如上所述,在1893 年前后,与机械师、工程师及传统的生产制造业相比,“工业品外观设计”尚未成为一种独立的职业领域,本案中马鞍的生产者既是制造者,也是设计人,而现代社会中的设计者即便没有制造产品的能力,也不影响他们对产品的外形进行设计,所以,Whitman Saddle 案对二者不加区分施以同样标准的做法是可以理解的。


这一点在“创造性”被明确为外观设计授权条件之一后显得更为明显,与在先设计界定问题相仿,外观设计创造性判定的主体所需具备的认知能力与授权标准密切相关,也借鉴了发明专利的做法,即判定者需具备“本领域的普通(设计)水平”。该标准由Nalbandian 案提出,亦被MPEP明文指定为行政审查的参考原则。


本案中,CCPA出于统一地区法院认定标准不一的目的,指出在外观设计案件中,法院应遵循专利法的规定,看被比设计对“本领域普通设计人员”是否显而易见,其与“普通技术人员”的内涵是一致的。具体来讲,“本领域普通设计人员”是指在某一特定领域中就改进外观设计所需解决的问题而言,具有一定的背景和受过培训的从业者,而非“普通的智慧的人”或“普通观察者”。


此外,CCPA还认为,与“普通观察者”相比,该标准有利于法院、审查部门在侵权诉讼和审查过程中获得专家证人的意见,也正是基于此,CCPA否认了Nalbandian案中被比设计的创造性,因为与在先设计相比,其区别和改进在普通设计人员看来是显而易见的,是他们设计能力范围之内可以轻而易举达到的,但并未进一步指出其究竟具备何种设计水平,以及对他们来讲哪些改进是显而易见的。实际上,那些具有该类商品购买、销售等相关经验的消费者或许提供更为客观的依据,因为他们是基于外观设计的整体印象来进行判断的。


与Graham 案同期的Laverne 案对判定主体的阐释或许更符合外观设计的本质。本案中,CCPA明确了国会的观点,即发明专利和设计专利是不同的,外观设计不过是产品整体外形的表现,对于外形的观察和判断不需要借助于任何特殊技能,只需在普通观察者看来在整体上有区别性即可。这样的结论无疑更能体现外观设计对于产品的价值和意义,对于营造设计者间良性竞争的气氛,提供创造新设计动力起到政策上的促进作用。


此外,该标准也反映了CCPA对于创造性准向外观设计领域的扩张持保留态度,至少在服从专利法规定的基础上根据外观设计的特点对其进行了灵活的应用,即“非显而易见性测试必须以一种符合专利法本意(通过专利保护促进工业品外观设计的发展)的方式来适用”。值得注意的是,Laverne 案提出的“普通观察者”标准之后一直为司法实践广泛使用,直至15 年后才被Nalbandian 案修正。


二、外观设计侵权判定主体界定之争


从行政部门的意见来看,“普通设计人员”并未被明确认定为外观设计相同或近似的判定主体。不过,有学者曾以外观设计保护立足点的问题为中心对此进行过质疑,他认为,判断产品创新设计在很多情况下是一般购买者所不能及的,以一般购买者的水平来执行专利法第23 条规定的授予外观设计专利权的标准是不科学的,所得出的结论不可能是公正客观的。


真正有能力判断产品的外观设计是否和已知的设计相近似,应当以相关领域的普通设计人员的水平为准,而不应当以一般购买者的水平为准。专业外观设计人员的分辨力高,他们对外观设计的要求也就相对较高。如果以一般购买者的水平为标准,必然导致一些新颖性水平很低的外观设计专利,仅仅由于没有造成购买者将新的设计与已有外观设计相混同而获得专利,这既不能体现出授予专利权的外观设计所固有的属性,也不利于实现专利法的立法宗旨。


2003年3月20日,北京市高级人民法院向国家知识产权局发出了司法建议函,认为以“一般消费者”作为判断外观设计是否相同和相近似的判断主体不妥,建议将判断主体改为“普通专业设计人员”,后者则对该观点表示了质疑,并指出,普通专业设计人员是日本、美国和欧盟一些国家在判断外观设计创造性、非显而易见性、原创性或者非容易创作性中引入的判断主体概念,对于外观设计新颖性和相近似性的判断,上述各国均未采用甚至明确排除采用专业设计人员作为判断主体,而采用“普通观察者”、“一般消费者”或者“用户”的概念。


在我国现行专利法为外观设计尚未规定创造性要求的情况下,引入创造性判断中所采用的普通专业设计人员的概念,将使外观设计授权要求超越目前法律的规定。另一方面,如果在外观设计相近似判断中引入专业设计人员作为判断主体,而保留以是否误认作为判断标准,则可能使授权标准降低到连专业技术人员都难以辨别两者之间的差异以产生误认,从而使外观设计相近似标准几乎等同于相同的标准了。


由此可能导致专利法中设定的不相近似的授权条件流于虚设。将假设的消费者作为判断主体是为了统一具有不同专业、经历和审查经验的审查员之间对象近似判断的掌握尺度。


2008年专利法的修改为外观设计专利的授权增加了类似创造性的条件,不过,“普通设计人员”依然未被司法实践采纳为外观设计相同或相近似的判断主体,对此,最高人民法院解释认为,我国专利法虽然将外观设计称为专利,但实质上,外观设计保护的是授权图片所显示的产品的外观,而非发明或实用新型所保护的技术方案,不能简单地套用发明或实用新型侵权判断的一般规则,而是应考虑一般消费者对外观设计的认知。至此,无论在行政审查还是在侵权判定中,“普通设计人员”均被排除在判断主体的范围外。


三、典型案例及评注


[案例]山东威达机床工具集团总公司诉国家知识产权局专利复审委员会外观设计专利权无效行政纠纷案


本案涉及到的专利名称为“手紧式钻夹头”的外观设计,专利权人为山东威达机床工具集团总公司,浙江省台州市超力机电有限公司向专利复审委员会提出了无效宣告请求。
专利复审委员和北京市第一中级人民法院认为,对于一般消费者而言,当看到对比文件所记载的信息后,完全能够得出该图所记载的钻头的整体外观形状。


外观设计是否相近似的判断原则是一般消费者在试图购买本专利产品时,在只能凭其购买和使用该产品所留下的印象而不能见到该产品的情况下,将在先外观设计即对比文件附图所示产品误认为是本专利,则产生混同,二者属于相近似的外观设计,否则二者既不相同,也不相近似。


涉案专利和对比文件附图所示产品虽存在区别,但一般消费者在购买涉案专利产品时,会将对比文件附图所示的钻夹头误认为是涉案专利的钻夹头,二者容易产生混同。所以,本专利与对比文件附图所示产品相比属于相近似的外观设计。


北京市高级人民法院则认为,  判断一件外观设计专利与公知外观设计是否相同和相近似时,应当考虑产品在外观方面存在的产生变化的空间大小。本案中,“手紧式钻夹头”外观设计专利与US5501473号美国专利均是手紧式钻夹头的外观设计专利,由于该产品自身的特点,决定了目前该产品外观的形状差别不会很大,且均应具有前套和后套。


将“手紧式钻夹头”外观设计专利与US5501473号美国专利相比,二者在前套、后套、后套顶端的设计上均有不同,即“手紧式钻夹头”外观设计专利与US5501473号美国专利相比,主要设计部位均有不同,这些不同足以构成“手紧式钻夹头”外观设计专利与已有外观设计不相同和不相近似。


评注:本案两审法院之间产生的分歧就是对于涉案专利而言,其判断主体究竟是一般消费者抑或本领域普通设计人员,二审法院虽没有明确指出所采用的判断主体,但显然意识到了手钻类工具作为一种专业类产品,其判断主体的水平和认知能力应与日常类用品有所不同,从这个角度看,二审法院认为以普通设计者的角度来判断外观设计的相同或相近似,这是更为合理的。


四、一般消费者的合理性


总的来看,在侵权诉讼中,外观设计专利侵权的判断主体应为一般消费者,而不应当以该外观设计专利所属领域的专业设计人员的审美观察能力为标准:


第一,以“一般消费者”作为外观设计侵权程序中相同相近似的判断主体具有可能性。


外观设计的构成要素是形状、图案和色彩,这些要素是能为消费者通过授权图片或者照片经由视觉直接感知的。相比较而言,发明专利的保护范围由其权利要求书确定,该范围是经由文字组成各技术特征进而组成权利要求所限定的技术方案确定的,显然,该范围的确定对于不具有本领域技术知识的一般消费者而言是无法理解的。


换言之,发明专利所保护的技术方案需要通过具有该发明者而言是无法理解的。换言之,发明专利所保护的技术方案需要通过具有该发明所属领域技术人员通过阅读其权利要求书和说明书描述的技术方案才能理解,而外观设计所保护的授权图片或者照片则可以由一般消费者通过视觉感知和理解。


第二,以“一般消费者”作为外观设计侵权程序中相同相近似的判断主体具有合理性。


由产品的形状、图案和色彩所组成的产品的外观是消费者购买、使用产品时关注的。对于促进技术进步的发明专利而言,消费者虽然也关注产品的新功能的增加或者改进,但对于其技术上如何实现该新功能的技术方案可能并不关心也不大可能清晰地了解。


因此一般不可能通过一般消费者的购买、使用行为来判断被控侵权产品是否侵犯了发明专利权人的利益,被控侵权人是否侵权,只能经由本领域技术人员根据其所掌握的技术知识,通过被控侵权产品的形状、构造、性能等因素推定出侵权产品所采用的技术方案,然后对比上述技术方案与发明专利权利要求书的技术方案的异同,最后确认被控侵权产品所采用的技术方案是否落入了发明专利的保护范围来实现。


而版权作品由于要求较高的文学修养或者审美能力来判断被控侵权产品是否构成抄袭,因此也不能以一般消费者为参考点进行判断。由于购买、使用外观设计产品的消费者能通过视觉直观地了解该产品的外观,因此外观设计相同相近似性以一般消费者为判断主体具有合理性。


第三,就价值取向来看,虽然保护发明、实用新型专利和外观设计的立法宗旨均为鼓励发明创造,但是发明和实用新型的劳动价值体现的是技术上的进步和功能上的改进,一般而言对于外观的贡献不是其追求的价值;而外观设计的劳动价值体现的是视觉上耳目一新的效果,技术的进步和功能的改进一般不是外观设计考虑的内容。


外观设计的保护范围由产品的外观确定的视觉印象决定,消费者的购买、使用等行为与产品的外观有着紧密的直接的联系,消费者能辨别“视觉印象不同”的外观设计,被控侵权产品是否会造成消费者混淆、误认为外观设计产品也就成为考虑被控侵权产品是否侵犯外观设计权的市场份额或者潜在份额,也即是否侵害外观设计持有人的利益从而扰乱市场秩序的依据。


换言之,一般消费者根据视觉感知而作出购买行为这一市场行为与外观设计的法律保护直接相联系。因此选择以“一般消费者”作为侵权的判断主体,使得外观设计的保护更切合规范市场的需求,更能体现其立法价值,更能适当地平衡外观设计权利持有人与社会大众的利益。



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