外观设计专利侵权判定:不采用混淆、误认标准

日期: 2015-07-24 14:52作者:admin




 
外观设计专利权的侵权判定:不采用混淆、误认标准
 


判定是否侵犯外观设计专利权,应当以是否相同或者相近似为标准,而不以是否构成一般消费者混淆、误认为标准。


一、概述


混淆模式也称“混同论”,其意指如果一般消费者仅凭其购买和使用所留印象而不能见到被比设计的情况下,会将在先设计误认为是被比设计,即产生混淆,则被比设计与在先设计相同或者与在先设计相近似,否则,两者既不相同,也不相近似,作为外观设计侵权判定理论发展历史中最早出现的标准,该模式曾在相当长一段时期内占据国内外司法实践的主流观点,但在近期有所修正。


(一)混淆模式的起源与发展


混淆模式起源于美国,由美国联邦最高法院 1871 年的Gorham一案确立而来,本案中,被控侵权的餐具与原告获得外观设计专利授权的餐具(汤匙与餐叉把柄)在外观上存在一些相似之处,是否构成实质相同成为双方争议的焦点。最终,最高法院推翻了下级法院的判决,认定被告侵犯了原告的专利权,并指出:


判断被控侵权产品的外观与专利产品是否相同,不是从一个专家的眼光来看,而是应当从一个普通观察者的眼光来看。在具有购买者通常所具备观察力的普通观察者眼中,两项设计实质上相同,如果这种相似欺骗了上述观察者,导致他将购买的被控侵权产品误认为专利产品,则可以认定侵权的成立。


此后,美国联邦巡回上诉法院在Lee 案中进一步肯定了该论点,认为“被控侵权的设计必须符合Gorham 案所确定的装饰性表明相似的标准,即一般旁观者可能会购买此而认为所购买的是彼”,也就是说。造成一般购买者的混淆、误认或误购是外观设计专利侵权的必要条件。


混淆标准在美国形成后,曾作为一种主流的外观设计侵权判定方法被各国法律吸纳,以成文法为例,比如1978 年的《匈牙利人民共和国主席团关于保护工业品外观设计的法令》就是将混淆作为授权程序中相近似的标准;1990 年的《奥地利外观设计保护法》就是将混淆理论分别用于授权与侵权判定中;1999 年修改的《日本外观设计法》也是将混淆理论一定程度地应用于侵权判定中;而在日本,其在侵权判定阶段中认定外观设计是否相类似时,主要也是从消费者是否容易产生误认或混淆的角度来说的。


我国台湾地区《专利审查基准》则明确规定:审查新颖性时,审查人员应仿照普通消费者选购商品之观点,比对、判断申请专利之新式样与引证文件中所披露之单一先前技艺是否相同或近似,若凭选购商品之经验,该先前技艺所产生的视觉印象会使普通消费者将申请专利之新式样误认为该先前技艺,即产生混淆之视觉印象者,应判断申请专利之新式样与该先前技艺相同或近似。


例如,“行政法院”71 年判字第399号及第877号判决要旨指出,“若隔离观察两新式样物品之主要设计特征,足以发生混淆或误认之虞者,纵其附属部分外观稍有改易,亦不得谓非近似之设计。”


(二)我国相关规定的演变


我国虽未在立法中明确将混淆标准作为外观设计侵权判定的方法,但一直为立法理念和司法实践奉为圭臬,成为毫无疑义的主流观点,该标准最早见于1993年版的《审查指南》,该指南第一部分第三章第5节“外观设计不相同、不相近似的审查”中,在对外观设计相同或近似的判断方式进行描述时曾提到:


对外观设计专利产品的相近似判断,要根据视觉,即肉眼观察到的方式进行判断,不能用放大镜、显微镜及其它化学分析手段进行比较,不能诉诸于视觉的部分不能作为判断的要素。如有些纺织品用肉眼观看是相近似的,但在放大镜下观察有很大的不同,这种情况仍认为是相近似的。间接对比的方法就是不把两种产品并列放在一起进行比较,观察者在时间上、空间上有一定间隔进行比较时,如产生混同就应认为是相近似的设计。


虽然未将混淆理论明确为判定外观设计相同或近似的基本方法,但上述条款的表述与混淆理论有密切关系,之所以强调采用“在时间上、空间上有一定间隔”的“背对背”判断方式,是为了使判断者对已知产品外观的印象产生一定程度的衰减,只剩下一个大概的模糊记忆,判断者采用这种方式进行判断时,只要感到申请专利的外观设计“似曾相识”,与记忆中的已知产品外观“好像差不多”,即可以认定导致误认、混淆,因而认定为相近似。


言外之意,如果采用“面对面”判断方式,判断者或许就不会混同了。


与1993 年模糊的表述相比,2001 年的《审查指南》在第四部分第五章第5节“判断原则”中进一步明确了混淆标准的地位:


如果一般消费者在试图购买被比外观设计产品时,在只能凭其购买和使用所留 印象而不能见到被比外观设计的情况下,会将在先设计误认为是被比外观设计,即产生混同,则被比外观设计与在先设计相同或者与在先设计相近似;否则,两者既不相同,也不相近似。


可见,该规定基本借鉴了美国最高法院在Gorham 案中的论断,将是否构成混淆和误认作为外观设计相同或相近似判定的基本原则。



由于专利法相关法律中一直缺乏对外观设计相同和相近似判定的具体规定,所以,适用于授权和确权程序的《审查指南》对审判实践有着很重要的指导作用,相应地,混淆标准也一度成为我国外观设计专利侵权判定的主流观点。


早在1999 年,最高人民法院即以《公报》的形式,在富士宝家用电器有限公司诉家乐仕电器有限公司外观设计侵权案件中,确立了混淆模式适用的可能性,本案中,最高人民法院指出,“侵权产品与原告专利产品的外观区别在整体上并不显著,容易使普通消费者在视觉上产生混淆,应该被认定为相近似,构成侵权。”


这种观点反映在之后的《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定会议纪要稿》(2003 年 10月)中,该稿第24 条第l款规定:“人们法院在判断近似外观设计时,应当以一般消费者施以一般注意力是否容易混淆为准。”对此,有学者解释认为,外观设计专利保护的目的,在于防止不正当的竞争,防止抄袭、仿冒行为的发生,这就要求生产者在设计其产品的外观时,应当尽量与其他生产者的产品的外观区别开来,使消费者不致混淆、误认、误购。


有学者曾指出,“在专利侵权判定中,法官在判定一件侵权产品的外观是否侵犯了他人的外观设计专利权时,应当以普通消费者的眼光,看普通消费者对二者是否构成了混淆,这种混淆,包括实际造成的混淆,也包括可能会造成混淆,这无疑是正确的尺度。这一点,专利界早已形成共识。”


二、混淆标准的弊端


然而。随着司法实践经验的丰富,类型化的案件使人们开始从理论层面反思混淆模式的弊端和不足,这套传统的判定模式开始受到越来越多的质疑。


1.背离了外观设计制度设立的目的


诚然,有些样式新颖,造型独特的外观设计,在其获得第二含义后,可能会对其附着产品的来源起到一定标识性作用,但就商标法保护商誉和消费者权益的角度来看,外观设计并非仅仅是为了上述目的而存在的,其保护更多的是一种设计上的创新,这种创新与设计附着的产品密切相关。


更重要的是,外观设计并非仅限于对产品的来源进行标识,其主要功能包括两点:一是在美感上取悦于使用产品的购买者或使用者,二是对产品的实用性能产生一定的影响。这些并非是商标所被要求完成的功能,更何况,大多数的外观设计已经过于繁杂,不适宜用作区分商品来源的标识。


此外,尽管目前国际上对外观设计采取的保护模式并不统一,但无论是采用专利法的保护、版权保护、抑或二者的双重保护,其所保护的都是人类在知识领域的创新活动,并没有一个国家或组织将其归在商标或地理标识这类鉴别性功能的保护范畴。


或许正是意识到了这一点,美国最高法院 2000 年在Wal-Mart案中就该问题进行了澄清:


产品外观设计几乎毫无例外地出自与识别来源无关的目的。消费者知道,即便是最不寻常的外观设计(如一个企鹅形状的鸡尾酒杯),也不是用来识别来源,而是为了使产品本身更加有用或者更美观。


我国专利法在2008 年修改时,将满足一定条件的平面印刷品排除在外观设计专利保护范围之外,原因之一即为“该外观设计主要起标识作用”。


2.  加大了侵权判定的难度


从字面上来看,达到混淆标准所规定的“侵权要件”似乎并不难,只需要证明其导致了一般消费者的混淆或误认即可,也就是说,侵权判定的过程完全为主观意识左右,那么,一般消费者到底应该具备何种认知水平和能力,是否与商标侵权判定中的主体一样或类似,都会导致激烈的争论。


这就为侵权判定的结果带来了很大的不确定性。此外,引起混淆的原因还可能非常多样,也许是由于产品的整体外观,也许是由于功能决定的产品的外观等。所以,混淆标准可以说是猜度一个虚拟主体的主观感受,缺少法律所需的确定性和可预见性,无力承担判断是否构成外观设计专利侵权的重担。


3.弱化外观设计专利权的保护力度


在现有市场上,一旦某厂家生产出一种由其独创性外观设计引起一定群体消费者喜爱而赢得市场的产品时,不少厂家为达到“搭便车”的效果,一方面使用了该专利所作出的独创性设计思想,另一方面又在一些不重要的部位做出明显的变化,以达到对于一般消费者而言不会将二者混淆的程度,也就逃过了法院对于侵权的认定。


例如,某厂家生产出有一定独特造型的产品,被控侵权方从造型上完全仿制了该产品,而仅将该产品的整体外壳或部分外壳改为用透明材料构成,以致从各个视图角度都可以看到该产品壳体内部的结构,在这种情况下,若以视觉对各视图能看出两者的不同而认定两者不相近似的话,明显对在此产品独特造型上作出贡献的专利权人不公,因为被控侵权方完全采用了该外观设计专利的设计构思;相反,若认定为侵权的话,要解释成两者在消费者的视觉上相近似难免有一定的难度。


再如,只要在单纯形状的外观设计专利上添加视觉效果强烈的图案,达到整体视觉上有显著区别,不会构成混淆、误认,就可以判定不侵权,则所有单纯形状的外观设计专利也就几乎可以用这种方法来规避,单纯形状的外观设计专利也就几乎没有任何专利价值可言了。


4.不利于打破产品类别的限制。


我国外观设计专利的确认和保护都与产品密切结合,保护范围受产品类别的限制,判断相近似时要考虑产品的类别。对此,国家知识产权局给出的解释是“对于专利权人来讲,更重要的是获得市场的独占垄断权利,因此是为了获得更大的市场份额,通常情况下只有相同类别的产品才具有相同的消费群体,同类侵权产品才有可能挤占专利产品的市场份额,因此,在专利侵权判定中更注重领域的远近。


”而欧盟则认为设计与其应用的产品通常没有密切的关系,因此,同一种设计(可能尺寸上发生些改变)或许可以被应用在许多不同的产品上。专利审查部门更是进一步指出,“产品说明不会影响共同体外观设计的保护范围。”也就是说,对于一项外观设计的保护可扩展到全部包含该外观设计的产品。


举个例子,一项外观设计是为汽车开发的,将其应用到玩具上也将视为侵权,或者甚至应用到钥匙环上也将侵犯该外观设计的权利。欧盟的理解显然更加灵活,也符合外观设计保护的目的。


三、典型案例及评析


[案例]富士宝家用电器有限公司诉家乐仕电器有限公司专利侵权及侵犯商业秘密纠纷案


原告富士宝公司1997 年 5月获得一项电热开水瓶的外观设计专利权,被告家乐仕公司生产相同产品,将被控侵权产品与原告专利相比较:


1.被控产品与专利产品为同一类。


2.被控产品的储水瓶与专利产品的储水瓶均是头盔形的透明体,两者的视觉形状近似。


3.被控产品瓶体的形状与专利产品的瓶体形状相近似。


4.被控产品的瓶体凸檐设计与专利产品的瓶体凸檐设计相近似。


5.中间指示灯的设计位置相近似。


二者区别在于:1.被控产品的顶部为非透明材料制作的水盖;接水盘、净化器、出水开关与专利产品不同。2.被控产品的瓶体有装饰图,专利产品的瓶体没有装饰图。


法院认定,家乐仕公司生产、销售的电热开水瓶与富士宝公司的专利产品对比,其接水盘、净化器出水开关、瓶盖、瓶体的正面形状、瓶体装饰图上和储水瓶前部“头盔”弧面两侧的对称部位有所不同,但这都属于局部的、次要部位的差异,且给人的视觉差别并不显著。


对两个产品的重要部位进行对比和整体观察,二者的外观设计容易使普通消费者在视觉上产生混淆,应该被认定为相近似,家乐仕公司生产和销售的电热开水瓶构成对富士宝公司专利的侵权。


评注:该案例的意义在于确定了外观设计专利权乃是防止普通消费者混淆之权,从而也奠定了混淆标准在我国司法实践中的地位。


四、拓展分析:混淆模式的衰落


以判断一般消费者是否会对申请专利的外观设计和现有设计产生误认、混淆作为外观设计专利授权标准的立足点,其结果会导致将外观设计专利权的保护混同于对注册商标专用权以及《反不正当竞争法》所规定的对企业名称权、知名商品特有包装或者装潢使用权的保护,掩盖了外观设计专利作为创造成果型知识产权与这些识别标识型知识产权本来应当具有的差别。


注册商标专用权最为根本的作用就是让消费者能够正确识别商品或者服务的来源或者出处,因此无论是关于商标注册条件的判断原则还是注册商标专用权侵权条件的判断原则,都是围绕是否会使消费者对商品或者服务的来源或者出处产生混淆这一根本问题而建立起来的。


被授予专利权的外观设计是一种发明创造,而不是用于识别外观设计产品来源或者出处的标识,因此无须以是否导致对产品的来源产生混淆作为判断的出发点。


或许是意识到了混淆模式的不足,我国在2004年修改《审查指南》时在原有的混淆标准中加入了“显著影响”的因素,即:


如果一般消费者经过对被比外观设计与在先外观设计的整体观察可以看出,二者的差别对于产品的整体视觉效果不具有显著的影响,则被比外观设计与在先外观设计相近似;否则,两者既不相同,也不相近似。


同时亦阐明了其与先前混淆模式的关系:


如果一般消费者会将被比外观设计与在先外观设计误认、混同,则二者的差别对于产品的整体视觉效果显然不具有显著的影响。但是,仅仅根据两项外观设计不会导致一般消费者误认、混同并不必然得出二者的差别对于产品的整体视觉效果具有显著的影响的结论。


根据国家知识产权局对此次修改的说明,整体视觉效果模式并非要彻底颠覆混淆模式,而是为了更符合日常生活中对于“一般消费者”的通常理解,在调整“一般消费者”的定义之后,对于判断原则进行相应的调整。可见,其对于混淆理论的修正是纤细的、微弱的。从外观设计专利侵权判定角度看,混淆标准所依赖的是整体性混淆,而非局部混淆或者设计要点混淆。


也许正是因为整体视觉效果模式延续了混淆模式的内涵,法院在审理外观设计侵权判定案件时也并未对二者加以区分。例如,作为最高人民法院2010 年示范指导案例,在国家知识产权局专利复审委员会、浙江今飞机械集团有限公司与浙江万丰摩轮有限公司专利无效行政纠纷案中,一审法院在认定涉案专利与在先设计不构成近似的理由中,也认为“这些差别对整体视觉效果产生了显著影响,在该产品消费者所具有的较高分辨能力下,足以排除混淆”。


根据 2009 年司法解释第八条的规定,“……采用与授权外观设计相同或者近似的外观设计的,人人民法院应当认定被诉侵权设计落入专利法第59 条第2款规定的外观设计专利权的保护范围。”也就是说,司法实践已明确了将“相同或相近似”作为外观设计侵权判定的准则,而不再是混淆、误认。


不过,上述司法解释的制定者同时指出,外观设计保护的是授权图片所显示的产品的外观,而非发明或实用新型所保护的技术方案,不能简单地套用发明或实用新型侵权判断的一般规则,而是应考虑一般消费者对外观设计的认知,“整体视觉效果无实质性差异”,与“混同”在本质上是一致的。




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