专利侵权判定之等同侵权:对限制或放弃的保护范围的认定

日期: 2015-07-22 10:42作者:admin



 

专利等同侵权判定:对限制或放弃的保护范围的认定
 


专利申请人或专利权人限制或者部分放弃的保护范围,应当是基于克服缺乏新颖性或创造性、缺少必要技术特征和权利要求得不到说明书的支持以及说明书未充分公开等不能获得授权的实质性缺陷的需要。


专利申请人或专利权人不能说明其修改专利文件原因的,可以推定其修改是为克服获得授权的实质性缺陷。


一、概述


在禁止反悔原则的适用中,需要确定两个问题:何种限制或放弃(即,何种修改或意见陈述)会导致适用禁止反悔原则;一旦确定对某项特征适用禁止反悔原则,那么在多大的限度内禁止其反悔,即,在多大的范围内排除等同原则的适用。


为了给专利权人提供充分的保护,等同原则允许专利权人将保护范围扩大到权利要求的文字含义之外。而禁止反悔原则的适用可以防止专利权人不恰当地扩张专利权的保护范围,避免公众利益受到侵害。所以,与等同原则一样,禁止反悔原则也是平衡专利权人和公众利益的调节器,只是方向刚好相反。限制禁止反悔原则的适用条件和范围,则等同原则的适用范围就宽;放宽禁止反悔原则的适用条件和范围,则等同原则的适用范围就窄。因此,准确把握禁止反悔原则的适用条件和范围十分重要。


二、禁止反悔在美国的司法实践


美国最先确立了禁止反悔原则。在美国,该原则是衡平法上的保护手段,法院在进行专利侵权判断时,不允许专利权人将专利保护范围扩大到其在审批程序中为取得专利而放弃的保护内容。


例如,在1980 年 8月的达纳上诉案中,美国联邦巡回上诉法院有如下解释:当专利权人通过自己的行为主动地向侵权人表示或通过使对方产生错觉的沉默使其相信其商业行为将不会受到专利权的干扰,并且该侵权人依赖这种表示继续或扩大其业务,则此时便产生了衡平法上的禁止反悔。


该原则使得专利权人无权追回诉讼前的一切经济损失,也不能取得诉讼后产生的任何经济赔偿和其他救济措施,因此,一旦禁止反悔的抗辩成立,专利权人便会彻底败诉。1997 年的Warner- Jenkinson 案与历时十余年的Festo案是美国专利发展史上的两个重要里程碑。


对于何种修改、陈述会导致适用禁止反悔原则,美国各界一直存在不同的见解,大多数判例认为只有为了避开现有技术而进行的修改或意见陈述才会导致禁止反悔原则的适用。美国最高法院在1997 年对Warner-Jenkinson -案的判决中指出,只有当申请人的修改或者意见陈述是为了满足“专利性”( patentability)要求时,才会适用禁止反悔原则。从这个判决可以看出,为满足“专利性”要求而进行的修改显然比为避开现有技术而进行的修改范围广得多,这扩大了禁止反悔原则的适用范围,增强了其对等同原则的限制。


Festo v. Shoketsu and SMC -案是近年来美国专利领域具有重大影响的案例。从1988年Festo向美国马萨诸塞州地区法院提起针对SMC的专利侵权诉讼,该案经历了漫长而曲折的诉讼过程。美国联邦最高法院在2002 年对该案的判决中将其在Warner-Jenkinson -案的判决中的“为了满足专利性要求”换为“为获得专利授权”而修改权利要求,这实际上是扩大了适用禁止反悔原则的适用范围。


对于禁止反悔原则的适用范围,美国法院在相当长的一段时期内没有统一的标准。美国联邦巡回上诉法院在1983 年Hughes -案的判决中认为,对禁止反悔原则的适用应采取“灵活禁止”( Flexible Bar);的准则,即,禁止反悔原则对等同原则的限制作用是有限的,可大可小,也可以为零。


美国联邦巡回上诉法院在2000 年对FestoV Shoketsu and,SMC -案的判决中则适用了“完全禁止”( Complete Bar)的准则,即,任何类型的修改或意见陈述都会导致适用禁止反悔原则。美国联邦最高法院在2002 年对Festo v. Shoketsu and SMC -案的判决中推翻了美国联邦巡回上诉法院的“完全禁止”准则,其认专利权人作为权利要求的撰写者,应当被指望撰写出能够将申请专利时已经可以预见的所有等同情况涵盖在内的权利要求。


当专利权人决定通过修改来缩小其权利要求的保护范围时,可以推定他放弃了原始权利要求与修改后的权利要求之间的所有“领地”。但是,在某些情况下,也可以认定没有放弃特定的等同对象。


这些情况是:第一,在申请专利时,该等同对象是无法预见的;第二,进行修改的根本原因与专利权人主张的等同对象之间的关系是非相关的:第三,存在其他理由,证明不能合理地指望专利权人当初在撰写申请文件时写入后来产生争议的非实质性替换。


在这样的情况下,专利权人可以对禁止适用等同原则的推定进行反驳。此时,专利权人必须证明在其进行修改的时候,无法指望所属领域的技术人员撰写出一项能够从文字上将后来指控的等同对象囊括在内的权利要求。能够避免适用禁止反悔原则的例外是指,专利权人可以证明所要主张的等同对象在申请专利时是无法预见的,或与修改是不相关的。关于可预见等同的时间点,美国联邦巡回上诉法院澄清认为,是限定性修改时的时间而非申请提交时的时间,因为当我们推定专利权人放弃特定主题时,修改时的可预见性才是中肯的。


根据美国法院关于禁止反悔原则的适用规则可以看出,只要权利权人能够证明其所做的修改或意见陈述不是为满足专利法实质性规定而进行的,或者虽经修改但是扩大保护范围的修改,并不会导致禁止反悔。对于在专利授权过程中为满足专利法实质性规定而进行过限制性修改的技术特征,除非专利权人能够证明属于例外情况,否则,专利权人对由该限制性修改而放弃的技术方案就不能主张等同侵权。


三、何种限制或放弃会导致适用禁止反悔原则


北京市高级人民法院曾在2001 年意见第43 条规定,“禁止反悔原则,是指在专利审批、撤销或无效程序中,专利权人为确定其专利具备新颖性和创造性,通过书面声明或者修改专利文件的方式,对专利权利要求的保护范围作了限制承诺或者部分地放弃了保护,并因此获得了专利权,而在专利侵权诉讼中,法院适用等同原则确定专利权的保护范围时,应当禁止专利权人将已被限制、排除或者已经放弃的内容重新纳入专利权保护范围。”


实际上,在澳诺(中国)制药有限公司诉湖北午时药业股份有限公司侵犯发明专利权纠纷案中,一审和二审法院正是采纳了上述意见,才认为“可溶性钙剂”修改为“活性钙”不是为了克服新颖性和创造性缺陷,故不适用禁止反悔。


然而,法释( 2009)第21号司法解释第6 条不再将“禁止反悔”的适用范围仅局限于为克服新颖性、创造性缺陷而作的修改,故最高人民法院在本案判决书中强调:专利申请人或者专利权人在专利授权或者无效宣告程序中,通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案,在专利侵权纠纷中不能将其纳入专利权的保护范围。因此,涉案专利权的保护范围不应包括“葡萄糖酸钙”技术特征的技术方案。


根据最高人民法院上述司法解释和案例的观点,我们通过本指南第58 条明确扩大了禁止反悔的适用范围:专利申请人或专利权人限制或者部分放弃的保护范围,应当是基于克服缺乏新颖性或创造性、缺少必要技术特征和权利要求得不到说明书的支持以及说明书未充分公开等不能获得授权的实质性缺陷的需要。如果专利申请人或专利权人修改了专利文件,则推定其是为了克服获得授权的实质性缺陷,对修改后的技术特征不能适用等同原则,除非专利申请人或专利权人能给出令人信服的理由。


根据本条的规定,导致禁止反悔的修改、意见陈述需要同时满足两个条件:限缩了保护范围;目的是为了满足实质性授权条件。


一项专利,尤其是发明专利,在授权和无效过程中专利权人往往不可避免地做出意见陈述并修改说明书、权利要求书。如果不区分具体情况,只要专利权人修改了说明书、权利要求书,或做出了意见陈述,就一律适用禁止反悔,则可能导致申请人或专利权人在答复审查意见时无所适从。


专利申请要获得授权,必须既满足实质性授权条件,又满足形式授权条件。我国专利授权的实质性条件主要包括:①新颖性、创造性和实用性;②属于能够授予专利权的主题范围;③充分公开;④权利要求书以说明书为依据,清楚、简明地限定权利要求保护的发明创造。


为满足实质性授权条件而做出的修改或意见陈述往往涉及技术方案本身,会对权利要求的保护范围造成影响。而为满足形式授权条件而做出的修改或意见陈述往往不会改变技术方案,也不会影响对技术方案的理解,例如,修改形式问题、更正译文等等。


因此,如果专利申请人或专利权人因修改、意见陈述而放弃了部分技术方案,但该修改、意见陈述是为了满足形式授权条件,则不宜适用禁止反悔原则。对禁止反悔原则适用条件的这一限制与最高法院在1997 年对Warner-Jenkinson一案的判决中的“为了满足专利性要求”类似。


一般情况下,申请人所做的限缩保护范围的修改是为了克服实质性缺陷。因此,如果不能从审查案卷中确定申请人当初进行修改的目的,则推定该修改是为了满足实质性授权条件,应适用禁止反悔原则。既然是推定,申请人就可以反驳。如果申请人有充分的证据和理由,证明修改的目的不是为了满足实质性授权条件,且得到法院的认可,则不应对此适用禁止反悔原则。这类似于美国司法实践中的“可以反驳的推定”(rebuttable presumption)。


禁止反悔原则的主要功能是防止专利权人“两头得利”。如果专利权人所做的修改、意见陈述仅仅是为了克服形式缺陷,并不会对保护范围产生实质性的影响,则不应认为通过这样的修改、意见陈述获得了利益。


那么,在之后的侵权诉讼中,也不应对这样的修改、意见陈述适用禁止反悔,而剥夺专利权人的利益。反之,如果专利权人所做的修改、意见陈述仅仅是为了克服实质缺陷,换言之,不做这样的修改、意见陈述就不能获得授权或维持专利权有效,则应当认为专利权人通过这样的修改、意见陈述获得了利益。


四、禁止反悔原则的适用限度


禁止反悔原则是对等同原则的限制,如果适用禁止反悔原则,其在多大程度上对等同原则构成限制?


只有为了满足实质性授权条件丽放弃的技术方案才不允许通过等同原则而重新纳入到保护范围中。对于限缩了保护范围的修改、意见陈述,原来较宽范围的技术方案是放弃的部分,对这部分技术方案是不允许通过等同原则而重新纳入到保护范围中的。


但对于修改、意见陈述后的较窄的技术方案,是否仍然有适用等同原则的可能?


有观点认为,从澳诺(中国)制药有限公司诉湖北午时药业股份有限公司侵犯发明专利权纠纷案判决书来看,最高人民法院认为“活性钙”与“葡萄糖酸钙”是并列的技术方案且修改后的权利要求仅指明了“活性钙”,从而禁止再将“葡萄糖酸钙”纳入等同范围之内,但对于说明书未列明的其他等同物是否适用禁止反悔,并未发表意见,这相当于只是明确排除了葡萄糖酸钙作为等同物,并不意味着排除其他等同物。


我们认为,所谓“限制或放弃的保护范围”,应该是申请人或专利权人在做出相应的意思表示的时候可以预见的。即,申请人或专利权人在修改、意见陈述时就应当清楚 由 此放弃了哪些技术方案。这里并不要求 申请人或专利权入主观上知道放弃了什么,而是以修改、意见陈述时为时间点,对于本领域技术人员来讲这种修改、意见陈述会导致放弃哪些技术方案。具体而言,如果争议特征是对原来某一技术特征的进一步限定,则对争议特征应当适用禁止反悔,否则,等同原则仍有适用空间。


例如,如果修改前的权利要求包含A、B、c三个技术特征,修改后的权利要求包含A、B、C、D (D 并未被修改前的权利要求概括提及)四个技术特征,那么通过该修改而放弃的技术方案就是原来的由 A、B、c三个技术特征限定的技术方案。对社会公众来说,修改后的技术方案代替了原来的技术方案,那么,原来的技术方案自然被放弃。在侵权诉讼中,专利权人不能再将A、B、C三个技术特征限定的技术方案纳入保护范围。


但是该修改并没有放弃A、B、C、D四个技术特征限定的技术方案的等同物,对此仍然有适用等同原则的可能。例如,被控侵权技术方案是A、B、C、D1四个技术特征限定的技术方案,专利权人仍可以通过证明D1是D的等同技术特征而主张等同侵权。但如果专利权人在说明书或意见陈述中明确 D与D1实质上不相同,则不能再对A、B、C、D1四个技术特征限定的技术方案主张等同侵权。


在这种情况下,也不能排除专利权人对对A、B、C、D2四个技术特征限定的技术方案主张等同侵权的可能。因为专利权人明确的是D与D1实质上不相同,并没有涉及D2,那么,其放弃的就应该是A、B、C、D1四个技术特征限定的技术方案。但专利权人必须提供充分的证据和理由证明在侵权行为发生时D2与D 等同。


需要注意的是,对于进一步限定权利要求中某项技术特征的修改、意见陈述,一般情况下应该排除对修改、意见陈述后的技术特征适用等同原则。但由于“限制或放弃的保护范围”应该是做出相应的意思表示的同时可以预见的,所以,如果专利权人能够证明被控侵权技术方案的技术特征与修改、意见陈述后的技术特征在修改、意见陈述时不等同,而在侵权行为发生时等同,那么在满足其它侵权条件的情况下,被控侵权技术方案仍构成等同侵权,因为专利权人不能预见将来可能的侵权行为发生时两者是否等同,所以不能推定专利权人放弃了包含该技术特征的技术方案。


五、典型案例及评注


[案例1]中誉电子(上海)有限公司与上海九鹰电子科技有限公司侵犯实用新型专利纠纷案


涉案专利的授权公告文本中包括6 项权利要求,在无效宣告程序中,权利要求1-2,4-6无效,在权利要求 3的基础上维持涉案专利权有效。


涉案专利授权公告的权利要求1-3为:


“1.一种模型舵机,其特征在于,包括支架、电机、丝杆和滑块,所述支架包括电机座和滑块座,所述电机设置于所述电机座内,在所述电机的一端设置有一主动齿轮,所述丝杆纵向穿过所述滑块座,在所述丝杆的一端设置有一从动齿轮,所述主动齿轮和所述从动齿轮相互啮合,所述滑块穿在所述丝杆上,并且所述滑块伸出所述滑块,在所述滑块底面设置有一电刷。


2.如权利要求 l所述的舵机,其特征在于,在所述支架上,设置有固定到一舵机驱动电路板上的固定孔。


3.如权利要求 2所述的舵机,其特征在于,在所述舵机驱动电路板上,印制有一条形的碳膜和银膜,所述支架通过其上的固定孔固定到所述舵机驱动电路板上,且所述滑块底面上的电刷与该碳膜和银膜相接触。”



被诉侵权产品与权利要求 3的技术方案相比,区别技术特征为“在所述含有舵机驱动电路的电路板上,印制有一条形的碳膜和镀金铜条,且所述滑块底面上的电刷与该碳膜和镀金铜条相接触”。专利权人中誉电子(上海)有限公司(简称中誉公司)主张该特征与权利要求 3的附件技术特征等同,被控侵权产品构成等同侵权。



被申请人上海九鹰电子科技有限公司(简称九鹰公司)辩称:(一)中誉公司已经在涉案专利无效宣告程序中通过意见陈述的方式将舵机驱动电路板上作为直线型电位器的倒流条明确限定为“银膜”,专利复审委员会据此认为权利要求 3 具有傠造性而作出了维持涉案专利权利要求 3有效的决定,即涉案专利权人已经通过实质修改权利要求从而放弃了除“银膜”外以其他导电材料作为导流条的技术方案。


本案当事人争议的焦点之一便是专利复审委员会决定在权利要求 3的基础上维持涉案专利权有效,是否导致禁止反悔原则的适用。


最高人民法院认为,每一项权利要求都是单独的、完整的技术方案,而不论其是否以独立权利要求的形式出现。各项权利要求的效力是相互独立的。独立权利要求被宣告无效,在其从属权利要求的基础上维持专利权有效,该从属权利要求即实际取代了原独立权利要求的地位。


但是,该从属权利要求的内容或者所确定的保护范围并没有因为原独立权利要求的无效而改变。即使从属权利要求所从属的权利要求被宣告无效,该从属权利要求并不能因此被认为无效。所以,不应当以从属权利要求所从属的权利要求被无效而简单地认为该从属权利要求所确定的保护范围即受到限制。


关于放弃的认定标准,最高人民法院认为,禁止反悔原则适用于导致专利权保护范围缩小的修改或者陈述。亦即,由此所放弃的技术方案。该放弃,通常是专利权人通过修改或意见陈述进行的自我放弃。


但是,若专利复审委员会认定独立权利要求无效、在其从属权利要求的基础上维持专利权有效,且专利权人未曾作上述自我放弃,则在判断是否构成禁止反悔原则中的“放弃”时,应充分注意专利权人未自我放弃的情形,严格把握放弃的认定条件。如果该从属权利要求中的附加技术特征未被该独立权利要求所概括,则因该附加技术特征没有原始的参照,故不能推定该附加技术特征之外的技术方案已被全部放弃。


由于权利要求 3中的“银膜”并没有被权利要求 1或2所提及,而且,中誉公司也没有自我放弃除“银膜”外其他导电材料作为导流条的技术方案。因此,不应当认为权利要求 3的附加技术特征“银膜”不能再适用等同原则。


[案例2]爱国者电子科技有限公司与惠普中国有限公司、北京世纪蓝快科技发展有限公司侵犯发明专利权纠纷案


专利权人爱国者电子科技有限公司(简称爱国者公司)主张被控侵权产品中的“数据端子和电源端子分别位于绝缘本体内壁”这一技术特征与涉案专利权利要求 1中“所述的数据端子位于绝缘本体的外壁的上侧面,所述的电源端子位于绝缘本体的内壁的下侧面”这一技术特征等同。


被控侵权人惠普中国有限公司(简称惠普公司)主张依据禁止反悔原则,涉案专利权利要求 1中对于端子位置的限定不应包含端子均设置于“内壁”的情形,并提交了本发明专利申请公布说明书、爱国者公司提交给国家知识产权局专利局(简称专利局)的SATA连接器的第一次审查意见通知书的意见陈述书作为证据。


北京市高级人民法院在判决书中指出,根据涉案专利原始申请文本及爱国者公司在专利申请阶段提交的意见陈述书可以看出,爱国者公司在申请程序中对权利要求进行了修改,对于权利要求 2完全予以删除,在其意见陈述书中对删除的理由作了如下表述,“申请人同意审查员在第一次审查意见通知书所提出的权利要求 1不具备新颖性,权利要求 2不具有创造性的审查意见,申请人进行了修改,删除权利要求 2”。


由上述表述可以看出,爱国者公司明确放弃了“电源端子与数据端子均位于内壁”这一技术特征,放弃原因在于其认为包括上述技术特征在内的权利要求 2的技术方案相对于现有技术不具有实质性进步。因此,爱国者公司对申请文本中的“电源端子与数据端子均位于内壁”这一技术特征所作的放弃,不应再次纳人其权利保护范围。


[案例3]成都优他制药有限责任公司诉江苏万高药业限公司侵犯发明专利权纠纷案


专利权人优他制药有限责任公司(简称优他公司)主张被控侵权产品的技术特征“煎煮三次”和“研成细粉”分别与涉案专利权利要求 l的“煎煮二次”和“粉碎成细粉,过200目筛”等同。


在对涉案专利提出专利权无效宣告请求的审查过程中,优他公司曾在口头审理答辩词中称:“涉案专利对独一味提取物的粉碎度研究表明过200目筛的细粉沉降比值最大,制成的软胶囊内容物混悬体系最稳定”;“独一味软胶囊与独一味胶囊相比较有如下优点:……而在独一味软胶囊制备过程中,独一味提取物是最终粉碎成细粉,通过200目筛”。


国家知识产权局对该专利权无效宣告请求作出的无效宣告请求审查决定认为,加水‘煎煮二次’和将稠膏‘粉碎成细粉,过200目筛’构成了涉案专利权利要求 1与证据 1和证据 2的区别技术特征。煎煮次数及加水量的选择提高了得粉率及有效成分木犀草素的含量,将稠膏粉碎成过200目筛的细粉更大大优化了沉降比。据此,该无效决定维持专利权有效。


最高人民法院在判决书中认为,优他公司在涉案专利授权和无效宣告程序中作出的意见陈述强调“本发明所述独一味提取物的四种制备方法为发明人进行了大量的工艺筛选和验证试验后最终确定的工艺步骤,现有技术中并没有公开”。优他公司还在涉案专利说明书中强调,煎煮 2次与煎煮 3次相比,可以降低生产成本,所以选择煎煮 2次;将独一味提取物粉碎成过200目筛的细粉,制成的软胶囊内容物混悬体系最稳定。


因此,“煎煮 2次”与“煎煮 3次”、“粉碎成细粉,过200目筛”与“研成细粉”均不构成等同特征。
2014 年 5月最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(征求意见稿)第17 条“禁止反悔规则”规定:


专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中修改权利要求书、说明书或者陈述意见,权利人举证证明该修改或者陈述未被审查员采信,并据此主张该修改或者陈述未导致技术方案放弃的,人民法院应予支持。


对于专利申请人、专利权人在修改权利要求书时通过增加技术特征或者删除一项以上的权利要求等方式引入的附加技术特征,权利人举证证明被诉侵权技术方案的相应技术特征与其相同或者等同的,人民法院应当认定被诉侵权技术方案落入专利权的保护范围。


专利权人在专利无效宣告程序中未修改权利要求或者陈述意见,权利要求被宣告无效而在其从属权利要求的基础上维持专利权有效,权利人主张上述情形未导致技术方案放弃的,人民法院应予支持。


我们认为,最高人民法院的上述观点是正确的,能够及时纠正实践中关于禁止反悔原则的过度适用。



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