专利侵权判定之等同侵权:禁止反悔原则

日期: 2015-07-22 09:55作者:admin



 
专利等同侵权判定:禁止反悔原则
 


对被诉侵权技术方案中的技术特征与权利要求中的技术特征是否等同进行判断时,被诉侵权人可以专利权人对该等同特征已经放弃、应当禁止其反悔为由进行抗辩。


禁止反悔,是指在专利授权或者无效程序中,专利申请人或专利权人通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述的方式,对权利要求的保护范围作了限制或者部分放弃,从而在侵犯专利权诉讼中,在确定是否构成等同侵权时,禁止专利申请人或专利权人将已放弃的内容重新纳入专利权保护范围。


一、概述


禁止反悔是民法诚实信用原则的一种体现,是为了合理平衡专利权人与社会公众的利益,避免专利权人出尔反尔,两头得利。对于一项专利申请,特别是发明专利申请,申请人或专利权人通常需要在授权或无效程序中对申请文件做出修改和针对审查意见或无效请求人提出的无效理由做出意见陈述。


如果专利权人在授权或无效程序中为了获得授权或维持专利权的有效性而对其保护范围进行限制(例如,通过修改或意见陈述的方式放弃了部分技术方案),以此为条件换取授权,那么在侵权诉讼中专利权人就不能推翻自己所做的这些限制而扩大其保护范围,法院应禁止专利权人将这部分方案重新纳入其专利权的保护范围之中。


通常认为,禁止反悔是对等同原则的限制。两者相辅相成,共同确保对专利权人提供既充分又适度的保护范围,同时又兼顾社会公众的利益。禁止反悔原则是用专利权人自己做出的修改或意见陈述来避免其过分扩张保护范围,故禁止反悔原则是被诉侵权人进行防御的武器,其与等同原则是盾与矛的关系。


二、禁止反悔原则的适用


在判断被控侵权技术方案是否构成等同侵权时,被诉侵权人可以主张适用禁止反悔原则,从而证明被控侵权技术方案没有落人专利权的保护范围。本条明确了专利权人在何时所做的何种行为会导致禁止反悔的适用。无论是授权程序还是无效程序中,申请人或专利权人对权利要求书和说明书所做出的修改或意见陈述均有可能在侵权诉讼中导致禁止反悔的适用,从而限制专利权的保护范围。


只要修改或意见陈述限缩了原权利要求的保护范围,并基于此修改或意见陈述获得授权或维持专利权的有效性,就不应允许专利权人在侵权诉讼中通过等同原则将之前放弃的技术方案重新纳入专利权的保护范围。


导致禁止反悔原则适用的修改既包括针对审查意见和无效请求而做出的修改,也包括申请人或专利权人主动提交的修改。修改的方式包括:将原权利要求书中没有提及的技术特征并入某项权利要求中;整体删除某项权利要求(例如,将一项从属权利要求的全部技术特征并入独立权利要求,并删除该从属权利要求,这种修改方式相当于整体删除原独立权利要求,并将该从属权利要求上升为新的独立权利要求);将某项权利要求中的部分技术特征并入另一项权利要求中等等。


但并非所有限缩原权利要求保护范围的修改都被视为放弃了部分技术方案,从而导致禁止反悔的适用。一般来讲,所谓“放弃的技术方案”应该是原本可以包含在保护范围内,却因为申请人或专利权人的修改或意见陈述而被排除在保护范围之外的技术方案。如果所做的修改不是对原权利要求中某项特征的进一步限定,则不应简单地认为该修改导致禁止反悔的适用。


例如,原权利要求 1包含A、B和C三个技术特征,原权利要求 2从属于权利要求 1,包含附加技术特征D。如果申请人或专利权人以将原权利要求 2的附加技术特征并入权利要求 1的方式修改权利要求书,那么该修改实质上放弃的是A、B和C三个技术特征所限定的技术方案。而修改后权利要求 1要求保护的技术方案实质上是原权利要求 2要求保护的技术方案,如果D不是对A、B或C的进一步限定,该方案并没有因为修改而受到限缩,故对技术特征D仍可以适用等同原则。即,如果被控侵权技术方案包含了A、B、C三个技术特征以及与技术特征D 等同的技术特征Dl,则被控侵权技术方案落人了专利权的保护范围。


等同原则强调技术特征的等同,而非技术方案的整体等同。因此,在适用禁止反悔原则对等同原则进行限制的时候,应当考虑申请人或专利权人的修改或意见陈述是不是对原权利要求中技术特征的进一步限定。如果增加的技术特征并没有概括在原权利要求中,则该技术特征没有原始的参照,故不能简单地推定包含该技术特征之外的等同技术特征的技术方案已被全部放弃。


此时,应结合说明书的描述以及申请人或专利权人的意见陈述来判断这种修改是否导致禁止反悔原则的适用。如果申请人或专利权人在说明书中或意见陈述中强调争议特征与某一特征相比,带来了有益效果,则根据禁止反悔原则,申请人或专利权人不得在侵权程序中再主张争议特征与该特征等同。


例如,原权利要求1包含A、B和C三个技术特征,对比文件的技术方案包括A、B、C、D1四个技术特征。申请人或专利权人将技术特征D加入权利要求 1,并在说明书或意见陈述中强调A、B、C、D四个技术特征所限定的技术方案与A、B、C、D1四个技术特征所限定的技术方案相比,具有有益效果。


在这种情况下,可以认为申请人或专利权人放弃了A、B、C、D1四个技术特征所限定的技术方案,从而导致禁止反悔原则的适用。值得注意的是,即使对技术特征D适用禁止反悔而认定不能与技术特征D1构成等同,这并不意味着技术特征D亦不能与其他技术特征构成等同。


关于禁止反悔原则的适用,将在本指南第58 条、第59 条、第60 条中详细说明。


三、典型案例及评注


[案例1]澳诺(中国)制药有限公司诉湖北午时药业股份有限公司侵犯发明专利权纠纷案


涉案专利权利要求 1为:“一种防治钙质缺损的药物,其特征在于:它是由下述重量配比的原料制成的药剂:活性钙4-8份,葡萄糖酸锌0.1-0.4份,谷氨酰胺或谷氨酸0.8 -1.2份。”被控侵权产品含有葡萄糖酸钙,而涉案专利是活性钙。


专利权人澳诺(中国)制药有限公司(简称澳诺公司)在专利申请过程中根据专利审查员的意见对权利要求书进行了修改,将独立权利要求中的“可溶性钙剂”修改为“活性钙”。


最高人民法院在判决书中认为,涉案专利申请公开文本明确记载,可溶性钙剂是“葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙、碳酸钙或活性钙”。可见,在专利申请公开文本中,葡萄糖酸钙与活性钙是并列的两种可溶性钙剂。从涉案专利审批文档中可以看出,专利申请人进行上述修改是针对权利要求在实质上得不到说明书支持的审查意见而进行的,同时,专利申请人在修改时的意见陈述中,并未说明活性钙包括了葡萄糖酸钙,故不能认定涉案专利中的活性钙包含葡萄糖酸钙。专利权人在专利授权程序中对权利要求 1所进行的修改,放弃了包含“葡萄糖酸钙”技术特征的技术方案。


根据禁止反悔原则,专利申请人或者专利权人在专利授权或者无效宣告程序中,通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案,在专利侵权纠纷中不能将其纳人专利权的保护范围。因此,涉案专利权的保护范围不应包括“葡萄糖酸钙”技术特征限定的技术方案。被诉侵权产品的相应技术特征为葡萄糖酸钙,属于专利权人在专利授权程序中放弃的技术方案,不应当认为其与权利要求 l中记载的“活性钙”技术特征等同而将其纳入专利权的保护范围。


[案例2]解文武诉青岛海尔通信有限公司专利侵权案


根据涉案发明专利权利要求 1的记载,当手机每次开机使用时,手机的内部处理程序自动检测并比较当前用户卡的自身参数与预先存储的合法用户卡的自身数据是否一致,或检测并比较当前用户卡对应的手机号码与预先存储的合法用户卡对应的手机号码是否一致,如果不一致,则正常使用同时按照设定的功能参数自动隐形拨号。


在针对涉案专利申请第一次审查意见通知书提交的意见陈述书中,为了强调涉案专利申请和所引用的对比文件1-2 之间的区别,谢文武明确表示,非法用户可以正常使用与非法用户不能正常使用,这是两种效果完全不同的技术方案,涉案专利申请要求保护的是在拨号报失的同时,用户处于正常使用状态,而两份对比文件是为了禁止非授权用户使用,从发明目的和效果来看,“手机自动隐形拨号报失的实现方法”发明专利主要是为了报失,允许当前用户正常使用,但如果该用户为非法用户,则拨号报失,在该用户毫无察觉的情况下,就达到报失的目的,效果明显不同。


由此可见,谢文武已经明确表示其专利技术方案保护的是非法用户在正常使用情况下隐形拨号报失,这与非法用户不能正常使用并显形拨号报失是两种不同的技术特征,即在明确将非法用户不能正常使用的情形排除在本专利保护范围之外的情形下才获得本专利权。按照禁止反悔原则,在侵权诉讼中,解文武不得再主张非法用户不能正常使用的情形与本专利的技术特征是等同的。


北京市高级人民法院认定,海尔彩智星23100 手机使用的智能防盗方法是非法用户不能正常使用并显形拨号报失的技术方案,而这个技术方案,谢文武在“手机自动隐形拨号报失的实现方法”发明专利授权审查阶段已经明确表示不是该专利权利要求保护的范围。


由于谢文武已经放弃非法用户不能正常使用并显形拨号报失的技术方案,因此,其在提起侵权诉讼时,不能再将该技术方案重新纳入其专利保护范围。海尔彩智星23100 手机上使用非法用户不能正常使用并显形拨号报失的技术方案。与“手机自动隐形拨号报失的实现方法”发明专利权利要求1中记载的非法用户在正常使用情况下隐形拨号报失的技术特征不相同也不等同,未落入该专利的保护范围。


四、拓展分析


1.禁止反悔原则对侵权判定结论的影响


现代专利法是“名为权利要求的游戏”。对专利权保护范围的确定贯穿专利申请、无效及侵权诉讼过程的始终。在专利侵权诉讼中,确定专利权的保护范围是判断被控侵权技术方案是否落入了专利权保护范围的前提。


按照传统的理解,禁止反悔原则被视为对等同侵权的限制。在这种理解下,必须先由原告提出等同侵权指控,禁止反悔原则才能挺身而出。然而,最近有学者从禁止反悔原则的发展历史进行考察,提出禁止反悔原则的宗旨是确保专利权人在专利行政程序和民事程序中对权利要求的解释保持一致,因此,禁止反悔原则本身应当独立于等同原则,成为权利要求解释中必须考虑的原则,即,也可以用来对抗相同侵权指控。


我们认为这是有道理的,最高人民法院法释( 2009)第21号司法解释的第3 条中规定了专利审查档案对权利要求解释的作用,本指南第13 条明确专利审查档案是指专利审查、复审、无效过程中国务院专利行政部门及专利复审委员会发出的审查意见通知书,专利申请人、专利权人做出的书面答复、口审记录表、会晤记录等。


因此,在权利要求解释过程中应该考虑审查档案中申请人、专利权人做出的书面答复。专利公告具有公信力,其重要作用便是向公众明示专利权人的“地盘”,专利权保护范围应当具有确定性,一经授权或无效公告,其保护范围就确定下来了。


即,哪些技术方案是在专利权保护范围之内的,哪些技术方案是进入公知领域的。在授权或无效程序中,为了获得授权或维持专利权有效,申请人或专利权人可能会通过修改或意见陈述对权利要求做出限缩性的解释,这些解释是在授权或无效程序中确定保护范围的依据,那么,在侵权诉讼中,这些解释也应当用于确定专利权的保护范围。


而且,法释( 2009)第21号司法解释第6 条规定:“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中,通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。”该规定并没有把等同侵权原则作为禁止反悔原则的适用前提。


总之,我们认为。禁止反悔既可以用在权利要求的解释中,也是对等同侵权和相同侵权指控的限制,无论采取哪种理解,“禁止反悔”的内容都不能被纳入专利权保护范围,侵权判定的结论都应该是一样的。


我们认为,当原告指控等同侵权而被告主张禁止反悔时,应优先审查禁止反悔是否成立。


在北京实益拓展科技有限责任公司与陕西三安科技发展有限责任公司专利纠纷一案中,一审和二审法院均是先确定涉诉专利中的电磁牵引器与被控侵权产品中的电动机不构成等同,然后认定在无效程序中专利权人将“驱动装置”、“压差控制驱动装置”进一步限定为“电磁牵引器”,根据禁止反悔原则不应将“电磁牵引器”等同扩大到“电动机”。


最高人民法院再审认为:


实益公司在本专利无效宣告程序中为了使本专利具有新颖性、创造性,修改了本专利权利要求书,删除了原权利要求 1、2,将原权利要求 3修改为现在的独立权利要求 1。实益公司重新确定的独立权利要求的保护范围是包含了阀体、测压装置、电磁牵引器、牵引连杆、叶片等部件及其连接方式的自动消防泄压阀。而无效程序中使无效程序中专利权人放弃权利要求 1、2的证据 7 公开了电动机这种驱动方式,也就是说,实益公司已经放弃了用电动机作为驱动装置的技术方案。


因此实益公司不能将采用电动机这一驱动方式在本案侵权诉讼中重新纳入专利权的保护范围,即被诉侵权产品中使用电动机这一驱动装置已经排除在本专利的保护范围之外,因此,被控侵权产品未落入专利权的保护范围,故不构成侵权。


退一步而言,由于本专利权利要求中的电磁牵引器通过铁质零件输出动力,该零件只能带动拨杆、牵引连杆带动叶片转动,而被诉侵权产品中的电动机是通过轴输出动力,其只要带动联动轴就可使叶片转动,因此被诉侵权产品中的联动轴及带转轴的叶片与本专利权利要求中的牵引连杆及叶片不属于基本相同的技术手段,不构成等同特征。


被诉侵权产品的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比,有一个或者一个以上技术特征不相同也不等同的,应当认定其没有落入专利权的保护范围。因此,被诉侵权产品并未落入本专利权的保护范围,不构成侵权。


此外,我们认为,禁止反悔原则是专利侵权诉讼程序申对相同或等同侵权的限制,而在与专利侵权诉讼具有不同性质的专利审批程序或专利无效程序中,禁止反悔原则没有用武之地。简而言之,禁止反悔原则仅仅是指专利权人在专利行政审查程序中的修改或意见陈述对专利民事程序具有限制作用,但反过来不成立。


2.禁止反悔原则与捐献原则


2009 年颁布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第5 条规定了捐献规则:对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。本《侵权判定指南》第56 条采用了最高人民法院司法解释的上述条款。


捐献规则与禁止反悔原则都是对侵权指控的限制。关于二者的关系,我们认为,捐献规则关注的比较对象是说明书和授权的权利要求之间的差异,而禁止反悔原则关注的比较对象是修改或意见陈述前后的权利要求之间的变化。


当授权的权利要求的保护范围小于说明书实施例或者被诉侵权技术方案属于说明书中明确排除的技术方案时,说明书中未请求保护的技术方案或者说明书申明确排除的技术方案即视为无私地捐献给了社会公众,这时即可适用捐献规则,而无需关注专利审查过程中复杂的修改或意见陈述。对于实用新型案或者直接授权(例如,未经意见陈述或修改)的发明案,适用捐献规则比较直接明了。


对于发明专利申请,必须经过实质审查才能获得授权。绝大多数发明专利申请的申请人在实质审查中都会修改申请文件或针对审查意见做出意见陈述。当发现授权的权利要求的保护范围是经过修改或意见陈述而小于以前的权利要求的保护范围时,即,专利权人曾经被迫退让过(请注意,对于适用捐献规则的情形,是专利权人自己撰写的权利要求保护范围比说明书实施例小,他从未多占领地盘,也从未被迫退让过),而被控侵权方案正好落人其退让地带,则退让出的技术方案 即视为放弃,此时就有适用禁止反悔原则的空间。


但有时二者可能存在重叠地带,例如,原始的权利要求主张对所有实施例的概括,但答复审查意见时,将权利要求修改为只主张说明书的实施例之一,此时,权利要求的保护范围小于说明书公开范围,而且授权的权利要求的保护范围小于之前的权利要求的保护范围,所以,既可以用捐献规则,也可以用禁止反悔原则,具体选择权在被告。


3.本条规定的禁止反悔不适用于外观设计专利


业内主流观点认为,禁止反悔原则是对等同原则的一种限制,而等同原则的适用是因为发明和实用新型专利的保护范围必须根据其权利要求书记载的技术特征来确定。在字面侵权不成立时,按照等同原则来确定专利权保护范围。


而外观设计专利的保护范围是以表示在外观专利的图片或照片中的产品的外观设计为准。在进行侵权判定时,通过被控侵权物的外观设计与专利产品的外观设计对比,判断两者是否相同或者相近似,来确定是否构成侵权,而不需要用到等同原则。禁止反悔原则是对等同原则的限制,既然外观设计侵权不能适用等同原则,禁止反悔原则理应没有适用空间。


虽然本《侵权判定指南》中没有明确规定在外观设计专利的侵权判定中适用禁止反悔原则,但在第61 条中规定了“外观设计的简要说明及其设计要点、专利权人在无效程序及其诉讼程序中的意见陈述、应国务院专利行政部门的要求在专利申请程序中提交的样品或者模型等,可以用于解释外观设计专利权保护范围”。


基于对专利权保护范围的解释应前后一致的原则,专利权人做出的简要说明及其设计要点、意见陈述提交的样品或者模型等也应当作为在侵权诉讼中确定保护范围的依据。如果专利权人授权或无效过程中对外观设计专利权保护范围做出了限缩性的解释,该解释同样适用于侵权诉讼中对保护范围的确定。这实质上也相当于适用了禁止反悔原则而禁止专利权人将外观设计专利权保护范围进行不当的扩大,有些类似于禁止反悔在权利要求解释中的应用。



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