专利侵权判定之等同侵权:捐献规则应用

日期: 2015-07-22 09:37作者:admin





专利等同侵权判定:捐献规则
 


对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未概括的技术方案,应视为专利权人放弃了该技术方案。专利权人以等同侵权为由主张专利权保护范围包括该技术方案的,不予支持。


被诉侵权技术方案属于说明书中明确排除的技术方案,专利权人主张构成等同侵权的,不予支持。


一、捐献规则在美国的发展


与等同侵权一样,捐献规则(the dedication rule)也是源自美国。


CAFC在1991 年的Unique Concept案判决书中曾认为,在说明书中披露、但没有在权利要求中请求保护的主题视为捐献给社会公众。


1996 年,CAFC在Maxwell案 中确立了捐献规则对等同原则的限制,判决书指出:


专利权人在权利要求中将其保护范围限定为短片固定在外鞋底与内鞋底之间的方案,他在说明书中提供另一种不同的实施方式,但却没有在权利要求中请求。在此情况下,专利局没有审查该方案是否具有专利性的机会。


因此,这种情况与禁止反悔的情形有所不同,后者是专利权人在申请时提出了具有较宽范围的权利要求,经过审查修改为范围较窄的权利要求。


不能允许专利权人采用这样的策略,即,在申请专利时提出保护范围较窄的权利要求,以后借助等同原则指控他人采用记载在说明书中的不同技术方案构成等同侵权。如果允许采用这样的做法,就会鼓励申请人提交内容宽泛的说明书和保护范围较窄的权利要求,以此规避专利局对申请人本来可以提交的较宽保护范围权利要求的审查。


1998 年,CAFC在YBM案中对捐献规则的认识出现了反复,导致业界觉得CAFC 关于捐献规则到底是一种可以普遍适用的原则、还是仅仅适用于特殊情况的原则的立场非常模糊不清。


出于澄清疑虑和表明立场的目的,CAFC在2002 年全席审理了Johnson&Johnston案,重申了Maxwell 案的判决思想,以大法庭的方式推翻了YBM判决,在判决书中强调:


专利权人不能通过提交范围狭窄的权利要求的方式来规避专利局的审查,在授予专利权之后再以“说明书中披露了等同方式”为由,试图通过适用等同原则来认定侵权。正如Maxwell判决所述,如果允许采用这样的做法,就会鼓励申请人提交内容宽泛的说明书和保护范围较窄的权利要求.以此规避专利局对申请人本来可以提交的较宽保护范围权利要求的审查。


在本案中,专利权人在权利要求中写明采用“铝制保护层”,在说明书中指出“尽管铝制保护层是目前看来较为理想的方案,但是也可以采用不锈钢或镍合金等其他材料制作保护层”。


因此,专利权人不能通过适用等同原则将其保护范围扩大到权利要求中没有指明的材料。鉴于本院对YBM一案的判决与法庭的这一结论相抵触,扩大的法庭宣告否定YBM判决。


为了防止捐献规则的滥用,CAFC在2004 年的PSC 案中明确规定捐献规则的适用标准为:如果本领域技术人员闲读说明书后可以理解所披露但是未要求保护的确切内容,则此可供选择的主题就捐献给了公众,但这种披露捐献规则并不意味着,只要说明书披露了一个上位概念,这种概念的所有下位概念就全部捐献给了社会。披露必须足够具体化,以达到使本领域技术人员可以识别出已经披露但是未要求保护的主题的程度。


二、关于捐献规则的探讨


最高人民法院在2009 年司法解释第5 条中规定:对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。


之所以引入捐献规则,主要原因在于专利权的排他性是通过权利要求书、而非说明书来向公众表明的,因此必须保护公众对专利权利要求公示的信赖利益。


此外,还应考虑以下情形:


说明书和附图中有多个具体实施方式,申请人为了容易获得授权,将最有希望获批的实施方式写入权利要求中,获得授权后又结合说明书和附图来扩张权利要求的解释,主张未写入权利要求的实施方式为等同。


实际上,这与禁止反悔一样是一种“两头得利”的行为,不应给予支持。


因此,我们认为,对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未概括的技术方案,应视为专利权人放弃了该技术方案。例如,权利要求为“一种开沟机,其特征在于:……机轴上带有一切土刀架,刀架的端面呈十字型,即圆周四等分设计”,而说明书中的描述为“刀架的端面呈十字型,即圆周四等分设计,也可以是六等分、八等分设计”,则六等分设计和八等分设计的技术方案视为放弃,如果专利权人在侵权诉讼中以等同侵权为由主张专利权保护范围包括六等分设计和八等分设计的技术方案,人民法院不应支持。


再例如,权利要求明确记载某一技术特征是“三个刀片构成的刀头”,而说明书又称该刀头也可以由五个、八个或十个刀片构成,则五个、八个或十个刀片构成的刀头应视为捐献给了社会公众,不得纳入等同范围。


为了进一步明确捐献规则和等同原则的关系,我们在本指南第56 条第1款中强调,对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未概括的技术方案,应视为专利权人放弃了该技术方案,专利权人以等同侵权为由主张专利权保护范围包括该技术方案的,不予支持。


除此之外,第2款规定,如果被诉侵权技术方案属于说明书中明确排除的技术方案,也应视为专利权人放弃了该技术方案,专利权人不应以等同侵权为由主张专利权保护范围包括该技术方案。例如,在大连仁达新型墙体建材厂诉大连新益建材有限公司侵犯专利权纠纷案中,最高人民法院强调:由于本案专利权利要求书在叙述玻璃纤维布层数时,明确使用了“至少二层以上”这种界线非常清楚的限定词,说明书亦明确记载玻璃纤维布筒的套叠层“可以少到仅两层”,故在解释权利要求时,不应突破这一明确的限定条件。


应当认为,本领域的普通技术人员通过阅读权利要求书和说明书,无法联想到仅含有一层玻璃纤维布或者不含玻璃纤维布仍然可以实现发明目的,故仅含有一层玻璃纤维布或者不含有玻璃纤维布的结构应被排除在专利权保护范围之外。否则,就等于从独立权利要求中删去了“至少二层以上”,导致专利权保护范围不合理的扩大,有损社会公众的利益。


鉴于此,司法实践中有观点认为,如果权利要求采用“至少”、“最多”等用语对数值或者通过“首先”、“然后”、“最后”等用语对步骤顺序等技术特征作严格限定。那么,权利人不得主张与其截然相反或显著不相同的技术特征属于等同特征的,否则就会明显伤害权利要求的字面公示作用。


1.捐献规则与等同侵权的关系


我们认为,权利要求书与说明书的分工不同,这也是以公开换保护原则的体现,权利要求书所圈定的范围是专利权人希望得到保护的范围,作为对价,说明书必须向公众披露足够多的技术信息,但这并不意味着二者是等价交换,而是请求保护的内容最多只能等于公开的内容。


在实务中,出于各种原因(如,公开某些内容,以防止竞争对手就此申请专利;由于撰写失误,导致丢三落四;未能准确理解审查意见,做出了过多的让步等),专利权人完全可以向公众披露更多的内容,而仅仅要求较小的保护范围,这样无私奉献的行为不应受到打压,而且,无论是哪种原因,专利权人都应当自行承担不利的法律后果。


在此情形下,若以说明书记载的实施例虽未被纳入保护范围、但可以用于解释权利要求为由而适用等同,既违背了专利撰写和审查的基本逻辑,也不是等同原则原本要解决的问题,而且还伤害了公众对专利文件的信赖利益。


关于捐献规则,最高人民法院在浙江乐雪儿家居用品有限公司与陈顺弟、何建华、温士丹侵害发明专利权纠纷提审民事判决书中分析如下:


在权利要求解释中确立捐献规则,就是对专利的保护功能和公示功能进行利益衡量的产物。该规则的含义是,对于在专利说明书中记载而未反映在权利要求中的技术方案,不能包括在权利要求的保护范围之内。


对于在说明书中披露而未写入权利要求的技术方案,如果不适用捐献规则,虽然对专利权人的保护是较为充分的,但这一方面会给专利申请人规避对较宽范围的权利要求的审查提供便利,另一方面会降低权利要求的划界作用,使专利权保护范围的确定成为一件过于灵活和不确定的事情,增加了公众预测专利权保护范围的难度,不利于专利公示作用的发挥以及公众利益的维护。


如果本领域技术人员通过阅读说明书可以理解披露但未要求保护的技术方案是被专利权人作为权利要求中技术特征的另一种选择而被特定化,则这种技术方案就视为捐献给社会。本案中的情形正是如此。涉案专利说明书在第3 页中明确记载了第10、11 步的步骤可以调换,而这一调换后的步骤并未体现在权利要求中,因此调换后的步骤不能纳入涉案专利权的保护范围。


广东省高级人民法院在广东美的制冷设备有限公司与珠海格力电器股份有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案中认为:


涉案专利的“可拆装”包含“可拆卸”和“可安装”这两个功能,而被诉侵权的安装挡板安装到空调主机之后,一旦拆卸卡爪就无法正常使用,不具有“可拆卸”的功能。虽然涉案专利说明书并未明确限于“可拆卸”,但权利要求中有“可拆卸”的限定,故按照捐献原则,在侵权案件中专利权人不得再随意将已经捐献给公众的技术方案重新纳入专利保护范围。


我们认为,对于一个技术方案,不是专利权人想捐献就能捐献的,首先要确保该技术方案在说明书和附图中有描述,然后才有捐献的可能性,否则,不存在捐献之说。如果上述涉案专利的说明书中并没有将“不可拆卸”的方案作为另一种选择而特定化描述,即,从未披露被控侵权产品这样的技术方案,就不宜适用捐献规则。


我们认为,在等同侵权的判定过程中,出于操作的简便,可以优先考虑捐献规则,因为只比较授权后的权利要求和说明书即可得出结论,而省去调阅审查历史档案的麻烦。如果捐献规则奏效,即可得出不构成侵权的结论,而不必比较专利技术方案和被控侵权技术方案。如果捐献规则不适用,可以再接着比较专利技术方案和被控侵权技术方案是否等同。


应当注意,当被告以捐献规则为由主张其实施的技术方案仅在说明书或者附图中描述而未在权利要求中请求保护时,被认定捐献的内容应该足够明确,被控侵权技术方案应该与专利权人捐献的内容字面相同,而不应该是等同的关系,否则不能阻止等同原则的适用。例如,说明书公开了两个等同的实施方式a1和a2,权利要求只对a1请求保护,此时,实施方式a2视为捐献给社会公众,但并不表明其他等同的实施方式a3、a4、a5……也捐献给了社会公众。


当授权的权利要求的保护范围小于说明书实施例的公开内容时,说明书中未请求保护的技术方案即视为无私地捐献给了社会公众,这时即可优先适用捐献规则而判决等同侵权不成立,无需关注专利审查过程中的修改或意见陈述。对于实用新型案或者直接授权(例如,未经意见陈述或修改)的发明案,适用捐献规则比较直接明了。


如果原始的权利要求主张对所有实施例的概括,在答复审查意见时,专利权人将权利要求修改为只主张说明书的实施例之一,此时,权利要求的保护范围小于说明书公开范围,而且授权的权利要求的保护范围小于之前的权利要求的保护范围,所以,既可以用捐献规则,也可以用禁止反悔原则,具体选择权在被告。


2.捐献规则对专利撰写的影响


专利撰写者应该发挥技术和法律兼备的特长,准确把握发明实质,在发明人交底书的基础上,充分扩展实施例,概括出保护范围宽而且得到说明书支持的权利要求,对发明构思形成充分的保护。在实务中,撰写情形主要有以下几种:


1.在说明书中公开尽可能多的实施方式A1,(对应特征为a1,)、A2(对应特征为a2)、A3(对应特征为a3)、A4(对应特征为a4)……,独立权利要求保护A,将各对应特征上位概括为a,然后用从属权利要求保护A1、A2、A3、A4……。


2.在说明书中公开三种实施方式A1,(对应特征为a1)、A2(对应特征为a2)、A3(对应特征为a3),在权利要求中分别请求保护A1、A2、A3。


3.在说明书中公开实施方式A1(对应特征为a1),权利要求保护A1。


4.说明书公开了多个实施方式A1(对应特征为a1)、A2(对应特征为a2)、A3(对应特征为a3),权利要求只对A1请求保护。


对于情形1,在行使专利权时,独立权利要求因上位概括特征a可以造成被控侵权方案 An(争议等同特征为an)构成相同侵权,故无需劳驾等同侵权,这是专利撰写的最高境界。


情形 2在实践中很常见,说明书给出了三种实施方式,按理说应该可以概括出一个上位概念,但可能撰写者由于文字表达的局限性或技术的复杂性而没有做出概括,撰写质量算不上特别优秀,但似乎也不能被归入不及格,应该给予合理的保护。如果被控侵权方案为An。


(争议等同特征为an),只要专利权人能够证明氏与某一权利要求中的对应特征属于技术相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且所属技术领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够想到,则符合等同原则的设计初衷,可以认定构成等同侵权。


情形 3也比较常见,说明书对发明人提供的实施方式没有拓展,权利要求也采用了白描手法,如果专利权人要适用等同侵权,与情形2一样需要证明,并且待证明的范围更大。


对于情形 4,很难说这是一位合格专业撰写者的工作,因为将实施方式A2、A3写入权利要求既不存在文字表达上的难度,也不存在后续技术发展引发的不可预见性。如果通过等同原则来弥补这种撰写失误,将导致权利要求形同虚设,纵容专利权人漠视撰写质量,也会伤害公众的信赖利益。


业内有观点认为,对于情形 3和4的情形而言,说明书中记载的实施例越多越得不到更有效的保护。


我们认为,在专利法的框架下,以公开换保护作为一项大原则是毋庸置疑的,但并不意味着在实践中公开内容越多就必然得到越大的保护范围。获得尽可能大的保护范围固然与公开内容多少有关,但保护范围是通过权利要求来体现的,而这离不开高质量的撰写技巧以及在审查过程中的修改和答复。


对于情形 4,本领域普通技术人员阅读说明书和权利要求书后,可以合理地预料到未请求保护的实施方式A2、A3(无论a2、A3是否与a1等同)已经捐献给社会公众,故不应以后纳入等同范围;但对于情形 3,本领域普通技术人员阅读说明书和权利要求书后,无法预见到哪些实施方式已经捐献给社会公众,故不能阻却等同的适用,只要专利权人能够证明被控侵权方案为等同即可。



CAFC首席法官Rader曾提出可预见性规则,即:专利撰写者理应将申请专利时可以预见的技术方案写在权利要求内,否则不应将其纳入等同保护范围。我们认为,等同原则源自衡平理念。应以公平合理作为目标,对专利权人不枉不纵,整体等同理论之所以被废弃,主要是因为其走向了一个极端,过于纵容专利权人,而可预见规则走向了另一个极端,对撰写质量的要求几乎达到了苛刻的程度,这不利于保护发明创造性、激励创新,有违等同原则的本意。


首先,此规则将专利权人置于左右为难的境地,一方面要求专利权人证明专利技术方案和被控侵权方案之间的差异是非实质性的,对于本领域技术人员 来说不需要付出创造性劳动,另一方面又要求专利权人证明其在申请时无法预见这种差异,这两个方面是不可调和的,专利权人无论如何解释都会对自己产生不利影响。


其次,若依据此规则,上述常见的情形 2和3无法纳入等同原则的保护范畴,很多并非低级错误的撰写问题都无法被原谅,撰写者稍有不慎即受到重罚,等同原则似乎只能打击那些在申请日后用新出现的技术来代替专利权利要求中的个别技术特征的侵权行为,因为只有那样的情形属于撰写者在申请时无法预见的,这不符合等同原则的起源,也不符合中国目前的专利现状。


再者,在专利侵权纠纷时评估申请专利时的现有技术状况以判断被控侵权方案是否可以预见,这类似于创造性评价,将导致等同侵权的判断非常复杂,审理专利民事案件的大部分法官尚不具备这方面的审判经验,难以准确把握创造性的尺度,一不小心就会引入事后诸葛亮的偏见。


还有,此规则关于“可预见”的要求似乎等于、甚至超过了“权利要求应当以说明书为依据”的要求,因为后者才只是要求“所属技术领域的技术人员可以合理预测说明书给出的实施方式的所有等同替代方式或明显变型方式”,如以前关于第42 条所讲,等同侵权的空间只是合理概括范围的一个子集,而作为限制等同侵权的可预见性规则如果达到、甚至突破合理概括的范围,恐怕就过于强势了,将导致等同侵权几乎没有适用空间。


Rader法官提出可预见性规则之后,Lourie法官认为其与专利法的基本概念相矛盾,Newman法官更是表达了激烈的反对意见,总之,大家对可预见性规则难以达成共识,正是因为这些原因,CAFC在Johnson&Johnston案中没敢跟着Rader法官走远,只是重申了捐献规则,并没有将其上升到与禁止反悔、捐献规则相同的地位。最近CAFC通过判例表明立场:可预见性从来都不构成对等同原则的限制,长期以来明确的是,“已知替换”有利于认定构成等同侵权。


从捐献规则的身上可以看到可预见性规则的一些意味,通过比较说明书和权利要求可以发现哪些技术方案仅在说明书中描述而未在权利要求中加以概括,这是可以清楚地预见的,限制等同原则对这些技术方案的适用,业界并无太大争议。所以,在权利要求请求保护一种实施方式时,是否将其它等同实施方式写入说明书中,可能会导致侵权判定的不同结果。


总的来说,引入捐献规则,既便于公众通过对比说明书和权利要求准确理解专利保护范围和公共领域的界限,也可以引导业界重视撰写质量和提高撰写水平。但是,捐献的内容应当是明确具体的,如果比较说明书和权利要求之后发现有技术方案仅在说明书或者附图中描述而未在权利要求中加以概括,视为专利权人放弃了该技术方案本身,但并不意味着放弃了其他等同方案。


总之,在撰写申请文件时,撰写者需要特别谨慎,不要自行增加不必要的限制,而应认真比较权利要求书和说明书,避免有的技术方案仅仅记载于说明书中而未写入权利要求书的情况,否则就会触发捐献规则的适用。




了解专利无效律师服务范围:http://www.0755lvs.cn/zhuanlizhishi/wuxiao/

了解专利律师服务范围  :http://www.0755lvs.cn/zhuanlizhishi/