专利侵权判定之等同侵权:功能性特征的等同侵权

日期: 2015-07-21 17:05作者:admin



 
专利等同侵权判定:功能性特征的等同侵权
 


对于包含功能性特征的权利要求,如果被诉侵权技术方案相应技术特征不但实现了相同的功能,而且实现该功能的结构、步骤与专利说明书中记载的具体实施方式所确定的结构、步骤等同的,应当认定构成等同特征。


上述等同的判断时间点应当为专利申请日。


功能性特征的等同侵权不同于我们通常所讲的等同侵权,前者是将功能性特征的含义解释成说明书中记载的该功能的具体结构或步骤,在与实际的被控侵权方案进行比对时将前述具体结构或步骤的等同物也纳入专利保护范围,这是对特殊类型权利要求的一种处理方式,而后者是在通过解释权利要求技术特征而正确确定专利保护范围之后与实际的被控侵权方案进行比对时对非实质性改动的判定。


实践中,有一种观点认为,2009 年司法解释第4 条规定中,说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式应当指功能性限定特征的字面侵权,对于功能性限定特征,也应当给予通常所讲的等同侵权,即侵权行为日时的等同保护。


我们不同意这种观点,主要理由如下:


首先,我国2010 版审查指南第二部分第二章3.2.1规定,通常,对产品权利要求来说,应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明。只有在某一技术特征无法用结构特征来限定,或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当,而且该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下,使用功能或者效果特征来限定发明才可能是允许的。


根据上述规定,使用功能性限定特征撰写产品权利要求一般是不允许的,或者至少是不鼓励的,因此,如果给予功能性限定特征以普通等同侵权一样的保护力度,则无形中会向专利申请人释放出一个信号,即用功能性限定特征与结构特征撰写权利要求保护范围一样,这种做法显然与专利审查指南的上述规定不符。


其次,从我国司法实践来看,也应当采用与审查指南上述观点一致的做法。但是,遗憾的是,审查指南没有规定“罚则”,即如果申请人在可以使用结构特征或步骤特征撰写权利要求的情况下却采用功能型限定特征,如何处理,审查指南并没有作出规定。


我们认为,可以通过司法来解决这个问题。当事人如果用功能型限定特征撰写权利要求,那么面临的问题是,授权非常困难。功能型限定特征往往不符合专利法第26 条第4款和新颖性、创造性条款而被驳回。即便获得授权,司法保护范围也是有限的,不像其他用结构、步骤特征撰写的权利要求能够获得普通等同原则的保护,即保护范围随着技术发展而不断动态扩大。因此,从司法层面对功能性限定特征进行限缩解释,是与审查指南上述规定的精神一致的。


最后,从功能性限定特征的发源地美国的司法实践来看,对于功能性限定特征是否能够给予普通的等同保护,主流观点是否定的。目前美国经典教材——穆勒所著的《专利法》(第3 版)对此也进行了评述:“依据司法过程中所建立的等同原则,是否存在对手段加功能型权利要求的侵权呢?这个问题,在某种程度上在问,法定等同是否还可以拥有司法上的等同。


一方面,一些联邦巡回上诉法院的法官对于这个问题的答案是否定的,他们反对这个让专利权人能够‘咬第二口苹果’的主意。而另一方面,其他联邦巡回上诉法院法官认为,当等同物是后来发展起来的技术,即该技术是在专利被授权后开发出来的情况下,存在着依据等同原则而成立侵权的可能性。


还有其他的法官认为,在被控侵权的组件与手段加功能型权利要求中的手段要素的功能具有非实质性区别,而不是完全相同的情况下,也存在适用等同原则的可能性。这个范畴内的判例法仍然在不停变化着,并且值得那些撰写并且实施手段加功能型权利要求的人加以密切注意。”


由此可见,美国司法实践对此问题虽然存在不同观点,但均认为功能性限定特征的等同与传统的等同原则不能一视同仁。


对于说明书中具有同样结构的实施方式,申请人可能有两种权利要求撰写方式,一是采用传统的结构特征,二是采用功能性特征。对于前一种方式,通过等同侵权,可以使专利权得到合理的保护,如果申请人采用传统的结构特征,在发生侵权诉时,按照字面主义和等同原则,其专利保护范围可以解释为该结构特征及其等同实施方式。


对于后一种方式,按照字面解释将覆盖所有能够实现所述功能的实施方式,显然,这可能还涵盖了能够实现所述功能、但有着本质不同的非等同方式,申请人因此可能获得比结构特征更宽泛的专利保护范围。


因此,如果将功能性特征解释为说明书描述的该功能的具体结构或步骤及其等同的实施方式,就已经达到了与采用传统结构特征写法相同的保护力度。对于专利法原本就不鼓励、不倡导的功能性特征,需要做出小小的“惩罚”,不妨对这两种“等同”适当加以区分,对于传统的等同原则,以侵权行为日作为判断时间点,对于功能性特征以申请日作为判断时间点。


显然,这两种情形下,公开内容的技术贡献是一样的,但保护范围却区别对待,这并不违反以公开换保护的大原则,我们是从政策或价值取向或撰写的角度来考虑问题的,表达我们对功能性特征写法的不鼓励、不倡导之本意。如本书关于第16 条所讲,功能性特征的撰写方式现在已呈骑虎难下之势,本不应鼓励,但目前也无法禁止,因此有必要通过侵权程序中的权利要求解释和技术方案比对环节实现一个相对合理的利益平衡,既不纵容和偏袒专利权人,也不压缩社会公众的自由设计空间,我们认为对于功能性限定的等同判断采取一个稍微不利的时间点,也不算太过分。


此外,传统的等同原则和功能性限定具有不同的起源和目的,等同原则的本意之一是避免申请日到侵权行为日之间由于技术发展而出现在申请日时无法用权利要求语言覆盖的简单修改或替换,从而轻松避开权利要求字面范围而盗用专利发明构思,而功能性技术特征从无这样的本意,其特殊解释方式是为了解决不明确或得不到说明书支持的问题才创设的,不应将二者等量齐观,也没有理由让二者遵循相同的判断时间点。


浙江省高级人民法院在塞伯股份有限公司诉浙江爱仕达电器股份有限公司、杭州家乐福超市有限公司侵害发明专利权纠纷案中认为:


涉案专利中“安全销的闭锁装置”这一技术特征并未涉及详细的结构表达,只是以效果或功能加以表述,故应按照 2009 年司法解释第4 条之规定,对于此类技术特征,应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式,确定该技术特征的内容。由于被诉侵权产品由“内凹贯通缺口”与“闭锁凸缘”相配合形成的一种缺口插入式锁合装置与涉案专利所限定的“闭锁凸缘”和“闭锁抵对凸缘”组合形成的闭锁装置相比,在产品结构、技术手段、技术目的与效果等方面均存在明显区别,故两者不属于技术特征的等同替换。


最高人民法院在浙江乐雪儿家居用品有限公司与陈顺弟、何建华、温士丹侵害发明专利权纠纷提审民事判决书中关于功能性技术特征的等同有如下分析:


根据涉案专利权利要求 1的记载,保温层属于功能性限定的技术特征。依照涉案专利方法所生产的热水袋共计有三层,即内层、外层和保温层。根据涉案专利说明书中关于保温层的描述及附图中公开的内容来看,该保温层由人造保温棉等各种有关材料制作,位于内层和外层之间,将内层、外层完全覆盖并隔离开,可以达到如下技术效果:提高保温性能,慢慢散热降温,延长使用时间;克服灌入热水开始过烫现象。被诉侵权产品中的空心棉软垫,在宽度上与内层、外层同宽,并与内层、外层左右两侧边缘相连接;在长度上相当于内层、外层的一半。


乐雪儿公司主张半块空心棉软垫的设置是为了增强手持热水袋的手感,不具有涉案专利保温层的功能和效果。本院认为,保温的主要原理是物理隔离减弱热对流和热传导。涉案专利设置保温层的目的就是通过控制内外层之间空气的热对流,阻断内外层之间因物理接触而产生的热传导来实现保温和防烫的效果。


被诉侵权产品所设置的半块空心棉软垫在材质上与涉案专利保温层相同,在结构上也设置于内层和外层之间,在大小上虽然没有完全覆盖内层和外层,但其设置方式实质上起到了减弱热对流和热传导的作用,也能够实现保温和防烫的技术效果。虽然半块空心棉的保温和防烫效果与整块空心棉的效果会稍有差异,但本领域技术人员基于对保温原理的认识,能够判断二者的差异是非实质性的,因此“空心棉软垫”与“保温层”构成等同。


在“一种软袋输液生产线”发明专利侵权纠纷案中,涉案专利权利要求 3和6分别为:


“3.根据权利要求 l或2所述的软袋输液生产线,其特征在于,所述袋转移机构(8)包括:夹持装置(84,861),用于夹持所述袋子(201);平移转动机构,包括平移单元和转动单元,所述平移单元带动所述夹持装置( 84,861)在所述出袋工位(7)与所述进袋工位(9)之间移动,在此期间所述转动单元带动所述夹持装置( 84,861)转动;取袋机构,将所述袋子(201)从所述出袋工位(7)中取出并送人所述夹持装置( 84,861),以及将所述袋子(201)从所述夹持装置(84,861)中取出并送人所述进袋工位(9);以及支架(85),所述平移转动机构设置在所述支架( 85)上。


6.根据权利要求 3所述的软袋输液生产线,其特征在于,所述平移转动机构是平移翻转机构( 87),所述平移翻转机构(87)包括:伺服电机或气动驱动的线性驱动器( 871)、连接板(872)、翻转气缸(873)、滑块(817)、翻转梁(816)及直线导向装置( 818)。其中,所述线性驱动器(871)、所述直线导向装置(818)固定在所述支架( 85)上,所述翻转气缸(873)铰接安装在所述滑块(817)上,所述翻转气缸( 873)的活塞杆与铰接安装在所述滑块(817)上的翻转梁(816)铰接连接,所述滑块( 817)安装在所述直线导向装置(818)的滑动副上。”


涉案专利说明书共披露了六个实施例。其中,在第四、第五、第六实施例中,平移转动机构为平移翻转机构,其特征即为权利要求 6记载的附加技术特征。被诉侵权产品中的翻转机构为旋转气缸和翻转梁的组合,而涉案专利权利要求 3的翻转机构为翻转气缸、铰接件及翻转梁的组合。


北京市高级人民法院认为:


鉴于涉案专利权利要求 3中的袋转移机构和平移转动机构是功能性限定特征,故应当结合说明书披露的具体实施方式及其等同方式确定权利要求 3的保护范围。对于平移转动机构,说明书记载了两种实施方式,一种为四杆机构,一种为平移翻转机构,故四杆机构和平移翻转机构及其等同实施方式均是权利要求 3的保护范围。


将被诉侵权产品与涉案专利权利要求 3中含平移翻转机构的技术方案相比,两者的区别仅仅在于平移转动机构中的翻转机构存在区别,被诉侵权产品中的翻转机构为旋转气缸和翻转梁的组合,而涉案专利权利要求 3的翻转机构为翻转气缸、铰接件及翻转梁的组合,新华公司在一审时对此亦予以认可。千山公司认为被诉侵权产品中的旋转气缸等同于涉案专利权利要求 3中的翻转气缸及其铰接件的组合,但是新华公司不予认可。


判断被诉侵权产品是否落入涉案专利权利要求3的保护范围的关键是,被诉侵权产品中旋转气缸对涉案专利权利要求 3中翻转气缸及铰接件的组合的替换是否构成等同替换。涉案专利中的翻转气缸是直线运动气缸,被诉侵权产品中的旋转气缸是摆动气缸,即自身就可以实现摆动的功能,对此千山公司和新华公司均予以认可。根据千山公司在二审中提交的《机械设计手册》,本领域的技术人员所公知,翻转气缸和旋转气缸本身均是涉案专利申请日前已有的气缸型式。


其自身特性也已经为本领域的技术人员所熟知,即翻转气缸为通过活塞杆进行往复直线运动,旋转气缸为通过叶片输出驱动轴实现角度摆动转动,利用旋转气缸的角度摆动特性实现工件的翻转也早已经是专利申请日前本领域的技术人员所熟知的应用。


在此情况下,对于本领域的普通技术人员来说,将涉案专利中的翻转气缸及铰接部件的组合替换为被诉侵权产品中的旋转气缸,可以说是一种仅仅利用了气缸的特性而进行的替换,两者的手段基本相同,实现的功能相同,达到的效果相同或基本相同,即都是通过气缸运动来实现翻转功能,而且这一技术手段的替换在涉案专利申请日前对于本领域的技术人员来说是无需经过创造性劳动就能够想到的。因此,以涉案专利申请日为准,二者构成等同实施方式。


千山公司认为二者构成等同实施方式的上述理由成立,本院予以支持。综上。被诉侵权产品落入了涉案专利权利要求 3的保护范围。千山公司指控新华公司和华润双鹤公司的涉案行为侵害其专利权的上诉理由成立,应当予以支持。


本案给功能性技术特征的审理带来两点重要启示:


首先,在对权利要求中某个功能性技术特征进行等同侵权判断时,应将说明书中与该功能性技术特征相对应的具体实施方式作为一个整体看待,而不宜将所对应的具体实施方式再进行内容分解。


功能性技术特征在说明书中对应的具体实施方式往往体现为众多具体技术手段的组合,尽管如此,也应当按照本指南第5条关于技术特征的规定,将其理解为能够相对独立地执行所述功能并能产生相对独立的所述效果的最小技术单元或者单元组合,所以在确定等同实施方式时,应当从该具体实施方式的整体功能和效果来考虑,而不应按照技术手段逐个比较的方式进行判断。


值得注意的是,这种“整体等同”是针对单个技术特征而言的,不同于等同原则中针对技术方案而言的整体等同,也正因如此,最高人民法院2009 年司法解释第4 条以“等同”二字来修饰功能性特征所对应的“实施方式”,而2001 年司法解释中第17 条中“等同”二字所修饰的是“特征”。


实际上,美国现行标准也是这样的,例如,美国CAFC在Odetics,Inc.Ⅵ Storage Technology Corporation案中推翻了一审法院在功能性限定所对应的具体结构和被控侵权设备的相应部分之间建立“逐一构件(component by component),’等同的作法,将两者在整体上进行对比以判断是否构成等同。涉案专利权利要求 3中的平移转动机构被认定为功能性特征,说明书中对应的一种具体实施方式为平移翻转机构,包括翻转气缸、铰接件及翻转梁的组合,被诉侵权产品中的翻转机构为旋转气缸和翻转梁的组合。


如果机械地进行对应结构特征的对比,则被诉侵权产品中的翻转机构具有两个部件,而涉案专利的平移翻转机构具有三个部件,二者将无法一一比对。此时,应当将平移翻转机构作为一个整体看待,只要被控侵权产品中的翻转机构也是实现“平移翻转”,且手段等同,即构成等同侵权,而不管其组成部件的数量是几个。


其次,使用功能性技术特征可能会加重原告的举证责任。在本案中,如果原告千山公司没有拿出证据证明翻转气缸和旋转气缸本身均是涉案专利申请日前已有的气缸型式,且这两种气缸的替换是本领域的技术人员所熟知,即属于专利申请日前的公知常识,那么,即使旋转气缸是专利申请日后成为公知常识的技术,根据本条规定,也不能认为翻转气缸和旋转气缸属于功能性限定特征中的等同特征。


但是,如果千山公司按照权利要求 6的结构特征撰写权利要求的,就不存在这样的问题了。所以,我们认为,专利申请人如果能够用结构、或步骤特征来撰写权利要求,尽量不要用功能性限定特征来撰写,否则就有可能承担原本可以避免的不利后果。


最高人民法院 2014 年 5月《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(征求意见稿)第11 条“功能性特征”规定:


权利要求中以功能或者效果表述的技术特征,即功能性特征,是指对于结构、组分、步骤、条件或其之间的关系等,仅通过其在发明创造中所起的功能或者效果进行限定的技术特征。但是,当事人举证证明属于本领域约定俗成的技术特征或者本领域普通技术人员可以直接、明确地确定技术内容的技术特征的除外。


与说明书及附图记载的实现上述功能或者效果不可缺少的技术特征相比,被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段,实现相同的功能,达到相同的效果,且本领域普通技术人员在专利申请日之前无需经过创造性劳动就能够联想到的,人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征相同。


与说明书及附图记载的实现上述功能或者效果不可缺少的技术特征相比,被诉侵权技术方案的相应技术特征是以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,且本领域普通技术人员在专利申请日之后、被诉侵权行为发生日之前无需经过创造性劳动就能够联想到的,人民法院应当认定该相应技术特征与功能性特征等同。


根据最高人民法院上述观点,功能性限定特征字面侵权的范围包括申请日前与具体实施方式相同或“高度”等同的必要技术特征,此外,又给予功能性限定特征在侵权行为发生日的普通等同的保护,即承认了功能性限定特征的“二次等同”,这与功能性特征发源地美国的主流观点似乎不一致,而且实际上会助长人们采用功能性特征的倾向。




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