专利侵权判定之等同侵权:等同的替换对象

日期: 2015-07-21 09:57作者:admin




 

专利等同侵权判定:等同的替换对象
 


等同特征的替换应当是具体的、对应的技术特征之间的替换,而不是完整技术方案之间的替换。


在外国和中国适用等同侵权的实践过程中,均曾发生过关于等同对象的争论:一种观点认为,“等同”是指被控侵权技术方案中的某一技术特征和专利技术方案中的对应技术特征之间的等同,应该将特征逐一比对,如果找不到这种对应关系或者对应特征的手段、功能、效果三者之一不能被认定为基本相同,则等同侵权就不成立;另一种观点则认为,“等同”是指被控侵权技术方案和专利技术方案之间的整体等同,应该采取整体比对方式。


整体比对与逐一比对的区别在于,前者可能因忽略权利要求中的某一技术特征或者将几个特征打包组合,从而在不满足全要件原则的情况下仍认定等同侵权成立,其造成专利权范围扩大且不明确,虽有利于原告,却对社会公众显然不公平;后者的比对方式有限缩专利权利范围的可能,对于被告较为有利,但因对技术特征逐一比对,因此在维持权利要求的界定发明与公示两项功能上,提供了较高的明确性、一致性与可检验性,逐渐被各国采用。


在美国,1983 年的Hughes Aircraft案中,CAFC采取了整体比对方式判断是否构成等同侵权,在1986 年的Texas Instruments 案 中,CAFC 表示,由于技术的进步使权利要求的技术特征丧失可辨识性(readability)时,应采取整体比对方式,在1989年的Corning Glass案中,CAFC又一次采用了整体比对方式。然而,在1997 年的Warner-Jenkinson 案中,联邦最高法院明确否定了整体比对方式,确立了全部技术特征原则在等同侵权中的前提作用和基础地位。


整体等同的思想,在我国早期的专利侵权判定中随处可见,实际上,多余指定原则、非必要技术特征理论、变劣技术方案中都可以看到整体等同的影子。在早期的审判实践中,很多法院都曾经受到整体等同思想的影响,而过度适用等同原则。


为了彻底告别整体等同,北京市高级人民法院在( 2008)高民再终字第1270号判决书中强调:等同原则中,所谓“等同”是指具体技术特征之间的等同,而不是完整技术方案整体等同。


我们认为,两个技术方案整体等同,未必构成等同侵权,只有各对应特征之问全部等同时,才构成等同侵权(如果不存在禁止反悔、捐献、现有技术抗辩的话);但反过来,如果两个技术方案整体不等同,则不构成等同侵权,而无需对各对应特征之间是否全部等同进行分析。


鉴于我们平时比较两个对象一般都是采取“先整体后局部”的作法,故对于等同的判断,可以先比较两个方案是否整体等同,如果整体等同,还不能知道是否构成等同侵权,仍需比较各个对应特征后才能下结论,如果整体不等同,则应当立即做出不构成等同侵权的结论。


最高人民法院在申请再审人山西振东泰盛制药有限公司、山东特利尔营销策划有限公司医药分公司与被申请人胡小泉侵犯发明专利权纠纷案中特别指出:


所谓等同,是指被诉侵权技术方案中的技术特征与专利权利要求中记载的对应技术特征之间的等同,而不是指被诉侵权技术方案与专利权利要求所要求保护的技术方案之间的整体等同;同时,等同原则的适用不允许忽略专利权利要求中记载的任何技术特征。


之所以在专利侵权判定中发展出等同原则,是考虑到事实上不可能要求专利权人在撰写权利要求时能够预见到侵权者以后可能采取的所有侵权方式,因此对权利要求的文字所表达的保护范围作出适度扩展,将仅仅针对专利技术方案作出非实质性变动的情况认定为构成侵权,以保护专利权人的合法权益,维护整个专利制度的作用。


然而,在权利要求中采用“由……组成”的封闭式表达方式,本身意味着专利权人通过其撰写,限定了专利权的保护范围,明确将其他来被限定的结构组成部分或者方法步骤排除在专利权保护范围之外。本案中,涉案专利权利要求 2属于封闭式权利要求,其本身使用的措词已经将三磷酸腺苷二钠和氯化镁之外的组分排除在专利权保护范围之外。


如果通过等同原则,将专利权人明确排除的结构组成部分或者方法步骤重新纳入封闭式权利要求的保护范围,认定被诉侵权产品与权利要求 2构成整体等同,既不符合适用等同原则的基本目的,亦不符合司法解释中有关技术特征等同的规定。


有学者认为:整体是宏观的,在宏观上相同的很多东西,在微观上其实是不一样的,甚至千差万别的。从发明创新的过程来看,发明往往是一种累积创新过程,往往要经过很多微小的创新才能形成一个巨大的飞跃性创新。如果不从元特征这一最小的单元出发来进行对比,就有可能把很多小的渐进性创新都划入到专利侵权的范围,结果是给在先专利过多过强的垄断权,抑制了技术创新。


综上,我们认为,等同侵权应当是具体技术特征之间的彼此替换,而不是完整技术方案之间的彼此替换,即“全部技术特征原则”同样反映在等同侵权判断中。为使相关的判断更具操作性,本指南第5 条将技术特征定义为能够相对独立地执行一定的技术功能、并能产生相对独立的技术效果的最小技术单元或者单元组合,在正确划分技术特征的基础上,我们通过第49 条明确等同特征的替换应当是具体的、对应的技术特征之间的替换,而不是完整技术方案之间的替换。




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