专利等同侵权及其与相同侵权的关系

日期: 2015-07-20 16:42作者:admin



 


等同侵权及其与相同侵权的关系
 


在专利侵权判定中,在相同侵权不成立的情况下,应当判断是否构成等同侵权。


众所周知,用“文字肖像”刻画发明创造,存在先天的缺陷,很多时候不足以描述出发明的精妙之处,也难以十分精确地界定专利的保护范围,而且,在实践中,理性的侵权者会处心积虑地做出一些非实质的改变,致使一模一样的“照抄”比较少见。如果允许侵权者稍加变动就能盗用专利的实质技术,专利权人应有的利益就无法得到有效的保护,专利制度鼓励公开发明的目就会落空。因此,等同侵权应运而生。


一、等同侵权在美国的发展


等同侵权是指“等同原则(Doctrine of Equivalents)下的侵权”,其思想和判定规则源于美国,发展壮大于美国,属于“法官造法”的产物,后来逐渐影响全球,被各国纷纷借鉴。


美国联邦最高法院通过1853 年的H2nans 案、1877 年的Machine 案、1929 年的Sanitary Refrigerator 案、1950 年的Graver Tank案、1997 年的Warner-Jenkinson案等一系列判例确立了等同原则在专利侵权判定中的重要地位,在此期间美国对权利要求的解释理念也从最初的中心限定主义不断地向着周边限定主义演进。


1.  Winans案


1853 年的Winans案首开等同原则之先河,联邦最高法院在本案中表达的立场是,若被控侵权方案的技术内容相对于权利要求所记载的技术特征仅存在非实质性的差异,则构成等同原则下的侵权。最高法院在本案中认为,专利的排他权涵盖与其实质相同的被控侵权方案,不论其形式或比例如何不同,由此将专利的保护范围扩大到权利要求的文义之外。


需要注意的是,尽管美国专利法在1836 年首次引入以权利要求写明保护范围的规定。但当时人们对权利要求的重视度并不高,本案发生时美国仍奉行中心限定主义理念,因此,等同原则充其量只是中心限定主义的延伸,并未引起业内的足够关注。


2.Machine 案


1870 年,美国修订专利法,第26 条规定申请人应当具体、清楚地定义自己的发明或发现的改进或组合部分,从此宣告放弃中心限定主义而向周边限定主义靠拢,之后有多份法院判决强调权利要求在专利保护范围认定中的重要性,专利权人必须受到权利要求用语的限制,而不能主张其发明比权利要求的用语还广。


但实行周边限定主义不久法院就发现,如果严格拘泥于权利要求的字面解释,被告可以轻易地进行字面规避但仍盗窃专利的实质内容,因此,法院认为等同原则在周边限定主义下仍有适用价值,需要合理地扩大解释专利保护范围,以保障专利权人应有的权益。


在Machine 案中,美国联邦最高法院针对“非实质性的差异”提出了FWR(方式—功能—结果)判断标准:以基本相同的方式,实施基本相同的功能,获得基本相同的结果。该判断标准使等同原则在操作上显得有章可循,对防止等同原则滥用、平衡专利权人利益和公众利益起到了一定的作用。


3.  Sanitary Refrigerator 案


在。Sanitary Refrigerator案中,美国联邦最高法院再次确认了FWR(方式—功能-结果)判断标准,并从正反两方面强调了等同原则的适用界限:考虑到技术发展现状,必须将发明限于专利权人呈现和描述的形式,而不得扩展到实质相异的新形式;但是,当被控侵权方案与专利权利要求书中的描述没有实质性的差异、而只有微不足道的变化时,仍构成侵权。


4.Graver Tank案


Graver Tank 案是等同原则发展史上的里程碑,在本案中,联邦最高法院为等同原则勾画出了一个现代轮廓,建立了一套基本的具体适用条件与检验方法。


首先,最高法院再次肯定等同原则在周边限定主义下有适用的意义,并重申等同原则的适用在于防止专利权的空洞化,避免不道德的仿冒者通过不重要且非实质的改变及替换,达到规避专利侵权责任的目的。


其次,明确了相同侵权和等同侵权的关系,完全确立了FWR(方式—功能—结果)标准在等同判断中的地位,最高法院认为:在确定被控侵权方案是否构成侵权时,首先应依据权利要求的文义进行判断,若被控侵权方案落入权利要求的文义范围,则构成字面侵权;若未落入文义范围,但被控侵权方案利用基本相同的手段或方法,实施基本相同的功能或作用,产生基本相同的结果,则构成等同侵权。


再者,对于等同侵权,最高法院还提出了“无实质差异”检验方法:重点考察两个比较对象的不同之处是不是本领域普通技术人员已知的可替换情形。


5.  Warner-Jenkinson案


Graver Tank 案之后,等同原则在众多后续案件中被过度适用,有时将专利保护范围扩大到了不合理的程度,CAFC甚至提出了所谓的“整体等同”理论,这引发了人们对权利要求定界和公示作用的担忧。在此情况下,美国业界强烈呼吁联邦最高法院对等同原则给出更明确的指示。


Warner-Jenkinson案可谓是等同原则现代历史上的一部伟大杰作,联邦最高法院通过提审本案肯定了等同原则存在的必要性,并表达了如下重要见解:


第一,等同原则考察的对象是被控侵权技术方案中的个别技术特征和专利技术方案中的对应技术特征之间的等同,而不是被控侵权技术方案和专利技术方案之间的整体等同(as a whole),由 此否定了“整体等同”理论。


第二,权利要求中的每一个特征对于确定专利保护范围来说都是重要的,在适用等同原则时,即使对于单个技术特征,也不允许将保护范围扩大到忽略该技术特征的程度,必须逐个特征(element by element)地进行比较,由此确定了全部技术特征原则( all elements rule,又称“全面覆盖原则”)是等同侵权判定的基本概念和适用前提。


第三,等同原则要受到禁止反悔原则的限制。如果申请人在专利申请过程中为了区别于现有技术区而对权利要求进行了修改,以达到授予专利权的要求,那么,在取得专利后不得借助等同原则卷土重来,收复已经退出的地盘。


第四,判断等同侵权的时间点不以申请日为限,也包括侵权行为发生日。


此案之后,美国法院对等同侵权判定的态度明显趋向保守,再加上后来陆续有判决强化审查历史禁止反悔、专利撰写者禁止反悔、捐献规则、现有技术抗辩对等同侵权的限制,使得法院对等同侵权的适用越来越谨慎,在此情景下,甚至有学者认为等同原则在美国已经“濒临消亡”。


二、等同侵权在中国的发展


2000 年以前,等同侵权在我国专利法律体系中找不到依据。在专利法第二次修改之后,最高人民法院在2001 年司法解释的第17 条中首次规定了“等同原则”在专利侵权判定中的适用:


专利法第五十六条第一款所称的“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求”,是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准,也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。


2002 年,最高人民法院在宁波市东方机芯总厂诉江阴金铃五金制品有限公司侵犯专利权纠纷提审案中首次适用等同原则判定专利侵权成立,并对专利中的导向板和被控侵权产品中的防震限位板为何属于基本相同的手段、实现基本相同的功能、达到基本相同的效果进行了深入细致的分析。


此后,最高人民法院和地方各级人民法院相继在多份判决中适用等同侵权判定。然而,由于等同侵权缺乏明确的判定规则和科学的方法,加上我国分散式的专利审判体制,“等同原则”在全国范围内的适用尺度极其不统一,有些法院仅仅套用司法解释的规定、简单给出结论性意见就认定构成等同侵权,极端适用“等同原则”的案例如广东省某中级法院“创造性”地将装置独立权利要求和方法独立权利要求的特征混在一起,判定被告构成等同侵权。有的地方法院甚至以能适用“等同原则”判案为能事,大有滥用“等同原则”的倾向。


为了对等同侵权的适用加以规范、限制和引导,最高人民法院在法释( 2009)第21号司法解释的第7 条中规定:


人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围,应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。


被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的,人民法院应当认定其落入专利权的保护范围;被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比,缺少权利要求记载的一个以上的技术特征,或者有一个以上技术特征不相同也不等同的,人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。


最高人民法院的这些规定对我国专利审判实践具有非常重要的意义,此后,各级法院积极探索,通过司法实践推出了大量的相关案例,在借鉴国外经验的同时,也使得我国等同侵权判定的理论更为丰富、规则更为完善。


三、相同侵权和等同侵权的关系


专利侵权包括相同侵权和等同侵权两种形式,完整的专利侵权判定过程包括两个环节:先是相同侵权的判定,如果不成立,再判定是否构成等同侵权。由此可以看出,等同侵权是对相同侵权的补充,其主要考虑是在不拘泥于文义解释的前提下保护专利权人的合理利益,避免他人仅对专利权利要求的技术特征稍作非实质性的改变或替换即可逃避专利侵权的责任。


值得注意的是,等同侵权的适用以原告的明确主张作为启动条件,如果原告未主张适用等同侵权,法院不可以依职权主动进行等同侵权的判定。最高人民法院法释( 2009)第21号司法解释第4 条规定“权利人主张专利权保护范围包括等同的技术特征所界定的范围的,人民法院应当以该等同的技术特征确定专利权的保护范围”,这表明,法院适用等同原则是对原告相应请求的响应,在原告没有请求等同侵权的情况下,法院不应当判定等同侵权。


在实务中,如果原告在诉状中或者在庭审时未明确主张适用相同侵权还是等同侵权,法官应当释明。原告主张适用等同侵权的,应当承担举证责任,具体说明被控侵权技术方案和专利技术方案中相对应的特征为何属于基本相同的手段、执行基本相同的功能、达到基本相同的效果并且无需经过创造性劳动就能够想到。


如果原告直至庭审时才突然主张适用等同侵权,则应当给被告留出一定的答辩期,然后由法官根据双方的证据和理由判断是否构成等同侵权。如果原告仅主张适用相同侵权、而未主张适用等同侵权,则法官只需判定是否构成相同侵权,无需判定是否构成等同侵权。如果原告既主张相同侵权,又主张等同侵权,在相同侵权主张得不到支持的情况下,法官应进一步判断等同侵权是否能够成立。


如果原告在一审时未主张等同侵权,在二审时才主张等同侵权,法院仍应审理等同侵权是否成立,但可以在等同侵权成立的情况下判定由原告承担诉讼费。



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