相同侵权:组合物的封闭式权利要求

日期: 2015-07-17 15:31作者:admin



 
组合物的封闭式权利要求


对于组合物的封闭式权利要求,被诉侵权技术方案在包含权利要求中的全部技术特征的基础上,又增加了新的技术特征的,则不落入专利权保护范围。但是,被诉侵权技术方案中新增加的技术特征对组合物的性质和技术效果未产生实质性影响或该特征属于不可避免的常规数量杂质的情况除外。


一、封闭式权利要求与开放式权利要求的划分


在化学领域,有两种特殊的权利要求,即开放式的组合物权利要求和封闭式的组合物权利要求。对于开放式权利要求、封闭式权利要求的典型限定方式及其解释规则,《审查指南》的规定是一以贯之的。开放式的组合物权利要求是指在由组分和各个组分的含量组成的权利要求中,除了权利要求中的组分以外,还可以包括权利要求中没有列明的结构组成部分或方法步骤。


这类权利要求一般以“包括”、“包含”、“含有”、“基本含有”、“本质上含有”、“基本组成为”等方式来表达。封闭式的权利要求一般采用“由……组成”、“组成为”的表达方式,其一般解释为不含有该权利要求所述以外的结构组成部分或方法步骤。


通过长期的专利法实践,开放式权利要求与封闭式权利要求的撰写方式和解释规则业已为业界认识和接受。根据《专利审查指南2010》中有关开放式、封闭式权利要求的具体规定可知,这两种权利要求由于使用措词的含义不同,其保护范围也不同,由此也决定了在实质审查中获得授权难度的不同。开放式权利要求的保护范围较大,但在实质审查中更容易受到有关新颖性、创造性或者权利要求得不到说明书的支持等方面的质疑,增加了获得授权的难度;与此相反,封闭式权利要求更容易通过实质审查获得授权,但其授权后的保护范围比相应的开放式权利要求小。


二、封闭式权利要求与开放式权利要求侵权判定标准


由于这两类权利要求在审查时不同,在进行侵权判定时。其适用的标准也是不同的。


专利申请人或者专利权人在撰写和修改专利申请文件之初,应当了解《专利审查指南》的相关规定,并根据《专利审查指南》的相关规定和其发明创造的实际情况选择适当的撰写方式。审查员在审查过程中也应当根据《专利审查指南》的相关规定对不同的权利要求予以区分和进行审查。


当专利权利要求被授权以后,在《专利审查指南》相关规定的指引下,社会公众将根据该规定和专利权利要求的用语来判断专利权的保护范围,进而决定采取何种经营策略。为维护社会公众的信赖,在专利侵权诉讼程序中确定专利权的保护范围时,一般应当尊重专利授权程序中适用的《专利审查指南》相关规定和专利权利要求的用语。


如果专利权人在专利授权程序中出于各种原因未能恰当地选择权利要求的撰写方式,选择了保护范围相对较小的封闭式权利要求,从而导致其获得授权的权利要求没有其预想的保护范围大,那么,专利权人只能接受这种后果。也就是说,在授权以后的专利侵权诉讼程序中,如果专利权人主张其封闭式权利要求并未排除其他未限定的组成部分,该主张违背社会公众根据《专利审查指南》和权利要求的用语对封闭式权利要求作出的解释,应当不予支持。


更深层次的理由在于,在有充分的机会主张更宽保护范围的权利要求而没有这么做的专利权人与更为普遍的社会公众之间,应当由专利杈人承担未能为其发明或者实用新型确定更有利的权利要求表达方式的代价。


综上,为了维护社会公众对专利权利要求保护范围的信赖,在专利侵权诉讼程序中确定专利权的保护范围时,对于封闭式权利要求,一般应当解释为不含有该权利要求所述以外的结构组成部分或者方法步骤。上述解释与自1993 年以来的《专利审查指南》的明确规定和长期的专利法实践保持了一致,也是对社会公众基于相关规定业已形成的稳定预期的尊重,有利于维护权利要求解释规则的确定性和可预见性。


此外,上述解释规则看似严格,但并不会对专利权人的利益造成损害,专利权人在申请专利时可以根据具体情况在开放式、封闭式、活性成分封闭、部分封闭等多种方式中选择恰当的撰写方式,从而获得恰当的保护范围。因此,上述解释规则能够合理平衡专利权人与社会公众的利益。


对于开放式权利要求,如果被控侵权技术方案在包含涉案专利权利要求技术特征的基础上增加新的技术特征,则应当认定被控侵权技术方案落入专利权的保护范围。对于组合物的封闭式权利要求,被诉侵权技术方案在包含权利要求中的全部技术特征的基础上,又增加了新的技术特征的,则不落入专利权保护范围。


然而,需要特别指出的是,任何事情都不是绝对的。如果被控侵权技术方案中包含了专利封闭式权利要求的技术方案中所没有的成分时,是否一定不侵权,我们认为,应当有以下两个例外:


第一、由于封闭式权利要求往往使用在化学、医药领域,由于物质的特性,不可能完全排除杂质,因此,如果被告举证证明被诉侵权技术方案中还存在其他成分,而原告可以证明该其他成分属于不可避免的常规数量杂质的情况下,应当认为该杂质不应予以考虑,被控侵权技术方案仍然落入专利权保护范围。


第二、如果被控侵权技术方案中除了专利封闭式权利要求的技术方案中的组份外,还包括对组合物的性质和发明目的、技术效果没有关系的其他组份的,也应当认为落入专利保护范围。对这一观点有许多人持不同观点,认为只要被诉侵权技术方案存在除了不可避免的杂质之外的其他组份的,应当一概认为未落入封闭式权利要求的保护范围。我们不同意这种观点。


众所周知,封闭式权利要求大多应用在医药、化学领域。以医药领域为例,专利申请并不要求专利药品已经上市或获得审批为前提。只要在实验室阶段发现该技术方案对某种疾病具有活性,根据专利先申请原则,为了尽可能早地获得专利申请日,专利申请日往往在实验室阶段发现该技术方案具有活性,就会向专利局申请专利,至于以后专利药品制成什么剂型、需要什么赋形剂、添加剂以及其他辅助成分,需要在此后若干年的临床应用阶段考虑。


如果要求专利申请人在专利申请时就将专利药品应用时所需的其他辅助成分全部确定,方才可以申请专利,则显然与专利法的基本原则相违背。此外,采用封闭式权利要求的专利被授权后,如果被控侵权人在专利技术方案中加入对组合物的性质、和发明目的、技术效果没有关系的其他组份,故意逃避侵权,而专利权人基于其封闭式权利要求保护范围恒定的基本原则,不能得到救济,显然也是不公平的。


例如,专利技术方案是感冒清热冲剂,采用封闭式权利要求撰写,被控侵权产品仅仅为了调节药物的口味,在专利技术方案的基础上,加入糖或其他甜味剂,难道就能认定被控侵权技术方案未落入专利保护范围么?显然这种观点是违背常理的。因此,我们认为,被诉侵权技术方案中新增加的技术特征对组合物的性质和技术效果未产生实质性影响的,仍然应当认为落入专利保护范围。


三、各地法院的司法实践


对于封闭式权利要求的技术特征,江苏省高级人民法院认为,如果被控侵权技术方案有多出的技术特征,则不应当认定被控侵权技术方案落入专利权的保护范围。例如:专利独立权利要求为“该组合物由A+B+C组成”,被控侵权物 由A+B+C+D组成,则不应认定其落入专利权保护范围。


上海市高级人民法院的专利侵权纠纷审理指引( 2011)也认为,涉及封闭式组合物权利要求的专利侵权纠纷中,被控侵权产品中另含有其他组分的,侵权指控不成立。封闭式组合物权利要求表示组合物中仅包括所指出的组分而排除所有其他的组分。


根据国家知识产权局《审查指南》规定,封闭式常用的措词如“由……组成”、“组成为”、“余量为”等,这些都表示要求保护的组合物由所指出的组分组成,没有別的组分,可以带有通常含量的杂质。对于封闭式权利要求的组合物发明来说,被控侵权产品组分必须与权利要求中的组分完全相同,才可以认定侵权。例:如果权利要求为“由 A、B、c组成的甲”组合物发明被授予专利权,被控侵权产品乙的组分亦恰好为A、B、C,侵权指控成立。如果被控侵权产品乙中除了组分A、B、C外,还包含有组合物甲所不包含的组分D,侵权指控就不成立。


四、典型案例及评注


[案例]申请再审人山西振东泰盛制药有限公司(以下简称泰盛公司)、山东特利尔营销策划有限公司医药分公司(以下简称特利尔分公司)与被申请人胡小泉侵犯发明专利权纠纷案(以下简称“注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁”专利侵权案)


胡小泉是名称为“注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁冻于粉针剂及其生产方法”发明专利(即本案专利)的专利权人。本案专利权利要求 2内容为:“一种注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁冻干粉针剂,其特征是:由三磷酸腺苷二钠与氯化镁组成,二者的重量比为100毫克比32毫克。”在本案专利授权后,泰盛公司生产、许诺销售、销售了名称为“注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁”的药品,特利尔分公司销售了泰盛公司生产的上述药品。


本案药品的主要成分为三磷酸腺苷二钠和氯化镁,规格为三磷酸腺苷二钠100mg,氯化镁 32mg,性状为白色或类白色冻干块状物或粉末。在本案药品说明书记载的成分中出现了“全部辅料名称为:碳酸氢钢和精氨酸”的记载,该信息在国家相关部门核发的说明书中未体现。胡小泉以本案药品落入本案专利权利要求 2的保护范围为由 起诉,请求判令泰盛公司、特利尔分公司停止侵权、赔偿直接经济损失 20万元和间接经济损失 5万元等。特利尔分公司应诉后,在答辩期内向国家知识产权局专利复审委员会(以下简称专利复审委员会)提出了宣告本案专利权无效的请求,并被受理。


一审法院认为,即使被诉侵权药品含有药品说明书中出现的辅料碳酸氢钠和精氨酸,但正如其说明书所表述的仅仅为辅料而非主要成分,被告以存在辅料为由提出的不侵权抗辩不能成立。据此判决二被告承担侵权责任。二被告不服,提起上诉。


在二审期间,专利复审委员会作出第13268号无效宣告请求审查决定(以下简称第13268号决定),宣告本案专利权全部无效。山东省高级人民法院据此撤销一审判决,驳回胡小泉的诉讼请求。胡小泉以第13268号决定尚未生效为由向最高人民法院申请再审。最高人民法院裁定指令山东省高级人民法院再审本案。山东省高级人民法院再审查明第13268号决定被法院生效判决撤销。


山东省高级人民法院再审认为,加入辅料是药物制备过程中的必备环节,碳酸氢钠和精氨酸是药物制备工艺中的常用辅料,不是发挥药效的活性成分,对本案专利封闭式权利要求进行解释时,“不包括其他组分”不应理解为不包括辅料成分,被诉侵权药品落入本案专利权保护范围。—故判决撤销二审判决,维持一审判决。泰盛公司、特利尔分公司不服,向最高人民法院申请再审。


最高人民法院提审认为:本案中,本案专利权利要求2明确采用了“由……组成”的封闭式表达方式,属于封闭式权利要求,应该解释为要求保护的注射用三磷酸腺苷二钠氯化镁冻干粉针剂仅由三磷酸腺苷二钠与氯化镁组成,除可能具有通常含量的杂质外,别无其他组分。辅料并不属于杂质,辅料也在本案专利权利要求 2的排除范围之内。原再审判决认为本案专利权利要求 2不应理解为不包括辅料成分错误,应予纠正。最高人民法院于2012 年 12月20日判决撤销原审判决,驳回胡小泉的诉讼请求。


评注:对于组合物封闭式权利要求,一般应当解释为组合物中仅包括所指出的组分而排除所有其他的组分,但是可以包含通常含量的杂质。辅料并不属于杂质。






了解专利无效律师服务范围:http://www.0755lvs.cn/zhuanlizhishi/wuxiao/

了解专利律师服务范围  :http://www.0755lvs.cn/zhuanlizhishi/