技术特征的比对方法:全部特征逐一比对

技术特征的比对方法:全部特征逐一比对

日期: 2015-07-17 14:15作者:admin

 


全部特征逐一比对

 



第一节技术特征的比对方法


全部特征逐一比对


判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围,应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征,并以权利要求中记载的全部技术特征与被诉侵权技术方案所对应的全部技术特征逐一进行比较。


该条款规定了全面覆盖原则,这也是判断被控侵权产品或方法是否落入专利权保护范围的重要规则。所谓全面覆盖,通俗地讲就是被控侵权产品或方法将专利权利要求中记载的技术方案的全部技术特征全部再现。本指南与2001 年意见的重要区别之一就是将全面覆盖原则确定为相同侵权与等同侵权均适用的前提条件,摒弃了“多余指定”和“变劣发明”理论。对于这一变化,司法实践功不可没。


一、全面覆盖原则与等同原则


等同原则源于美国的判例法,属于英美法系中的“法官造法”。作为大陆法系的中国,等同原则在实践中已经广泛适用。但是,长期以来我们在处理全面覆盖原则与等同原则的关系时,与不同国家和地区存在着较大的差别。美国早在1997年Warner-Jenkinson 案中联邦最高法院就明确指出:“包含在权利要求中的每一个技术特征对于确定专利权保护范围来说都是重要的( deemed  material)。


因此等同原则应当针对权利要求中的各个技术特征,而不是针对发明作为一个整体。必须强调的是,在适用等同原则时,即使对单个的技术特征,也不允许将保护范围扩大到这样的程度,使得实质上是在忽略记载在权利要求中的该技术特征。只要等同原则的适用超过上面所述的限度,我们就有信心认为等同原则不会损坏专利权利要求在专利保护中的核心作用”。


上述论述被普遍认为是建立了适用等同原则的“全部技术特征”准则( all elements rule),换句话说等同原则也应适用全面覆盖,不应忽略专利权利要求记载的任何一个技术特征。该案的判决标志着美国放弃了1983 年在Hughes Aircraft Company v.Unite States 案中确立的“整体等同”理论。


同时,也说明美国经过几十年的徘徊和争议后,又重新明确了“全部技术特征规则”,这是美国在仔细权衡利弊之后作出的抉择。从我国台湾地区的司法实践看,其智慧财产局于2004年发布的《专利侵害鉴定要点》中规定:“相对于申请专利范围之技术特征,待鉴定对象之组件、成分、步骤或其结合关系的改变或替换未产生实质差异时,则适用‘均等论’。适用‘均等论’须先符合‘全要件原则’始有成立可能”。


从上述规定亦可看出,“全要件原则”是一个大原则,如果不满足“全要件原则”,则可以得出侵权不成立的结论,不论是相同侵权还是等同侵权,都要在满足“全要件原则”的大前提下,再去区分“字面侵权”和“等同侵权”。


而我们在以往的司法实践中,全面覆盖原则仅适用于相同侵权,排除了对等同原则的适用,全面覆盖原则与等同原则可谓“肝胆相照、相互对立”。在2001 年意见中遵循的就是这一思路,其中第26 条规定,全面覆盖是指被控侵权物(产品或方法)将专利权利要求中记载的技术方案的必要技术特征全部再现,被控侵权物(产品或方法)与专利独立权利要求中记载的全部必要技术特征一一对应并且相同。


第31 条更是规定,在专利侵权判定中,当适用全面覆盖原则判定被控侵权物(产品或方法)不构成侵犯专利权的情况下,应当适用等同原则进行侵权判定。2001 年意见中将“全面覆盖原则的适用”与“等同原则的适用”分列于第二个大问题“侵犯发明、实用新型专利权的判定”之下,从中不难看出,全面覆盖原则是在与等同原则分离基础上的并列关系。在其后,有相当一部分案件是依据该意见的精神处理的。


如,在青岛金盾电动门有限责任公司诉北京汉威达交通运输设备有限公司、青岛青深公路设施有限责任公司专利侵权纠纷一案中,一审法院认为,确认专利权的保护范围之后,应将该专利的全部必要技术特征与被告产品的技术特征进行对应比较,以判断是否构成侵权。最常用的判定原则是全面覆盖原则,即被控产品的技术特征包含了专利权利要求中记载的全部必要技术特征,则落入专利权的保护范围。


然而用全面覆盖原则判定被控侵权产品不构成侵犯专利权时,还应当适用等同原则进行侵权判定,即被控产品中有一个或一个以上技术特征经与专利必要技术特征相比,从字面上看不相同,但经分析认定两者是等同的技术特征,因而应认定被控产品落人专利权的保护范围。从上述一审法院的论述可以看到,其审判思路亦是将全面覆盖与等同原则相分离,先判断是否属于全面覆盖,而后再判断是否适用等同侵权。


随着侵权理论和审判实践的发展,司法实践对全面覆盖原则与等同原则的态度也发生了变化。在福建多棱钢公司与启东八菱钢丸公司专利侵权案中,最高人民法院认为,根据专利侵权判定的全面覆盖原则,被诉侵权方法的技术特征与权利要求全部技术特征相面,缺少权利要求记载的一个以上的技术特征,或者有一个以上技术特征不相同也不等同,都应当认定没有落入专利权的保护范围。即使被控侵权方法的选材与涉案专利技术的选材相同,但缺少其他技术特征,也不能认定落实涉案专利的保护范围。最高人民法院以司法判例的形式明确了全面覆盖原则不仅适用于相同侵权,亦同样适用于等同侵权。


有鉴于此,北京市高级人民法院在本指南将“全面覆盖原则”置于“技术特征的比对方法”中,并在其后设置“相同侵权”与“等同侵权”,其与“相同侵权”与“等同侵权”是“总分关系”,这一体例适应了司法实践的需要,不容易发生歧义。


二、全面覆盖原则与多余指定原则


多余指定原则又被称为排除非必要技术特征原则,系我国在建立专利制度初期,从德国引入的。其具体含义是,如果所属技术领域中的技术人员在理解权利要求所限定的技术方案时认为该权利要求中记载的某技术特征对于解释发明所要解决的技术问题来说是多余的,对于完成发明目的来说是无关紧要的,可以将该技术特征认定为是附加技术特征或非必要技术特征,不构成专利技术的一部分。“在进行技术特征比对时,可以依据多余指定原则忽略该技术特征。


即使被控侵权行为的客体中不存在该技术特征,也同样可以得出构成侵权行为的结论”。通常认为民法中的公平原则是多余指定原则产生的理论基础,因为发明人有时难免把对实现发明目的、效果不甚重要的技术特征写入独立权利要求,这会大大缩小专利权的保护范围。“如果不适用多余指定原则,有可能使少数即使重大发明专利也不能获得法律保护”。


其法律依据为专利法实施细则第21 条第2款的规定:“独立权利要求应当从整体上反映发明或实用新型的技术方案,记载解决技术问题的必要技术特征”,从上述规定可以推定:只有为解决技术问题所不可缺少的技术特征才是必要技术特征,在确定专利权保护范围时如果认定某一技术特征不是必要技术特征,则认定属于可有可无的附加技术特征,从而对此忽略不计。我国的多余指定原则源于司法实践。


在周林与北京奥美光机电联合开发公司、北京华奥电子医疗仪器有限公司侵犯专利权纠纷一案中,周林系第87103603号名称为“人体频谱匹配效应场治疗装置及生产方法”的专利权人,被控侵权产品“波谱治疗仪”与涉案专利产品相比缺少了“立体声放音系统和音乐电流穴位刺激器及其控制 电路”这一技术特征。


一、二审法院均认为技术特征“立体声放音系统和音乐电流穴位刺激器及其控制 电路”虽被写入了独立权利要求中,并在专利无效审理中被认为具有实质性特点,但结合该专利说明书中的阐述,其不产生实质性的必不可少的功能和作用。因为在本专利的说明书中指出:“为了增加本发明装置的治疗功能,在本装置中加入了音乐治疗装置,使治疗者在接受频谱匹配治疗的同时,接受音乐治疗,有助于恢复大脑神经系统机能,推迟脑的衰老,消除紧张、疲倦感,使精神和躯体状态获得改善,还可对某些身心疾病具有疗效。如此一机多功能,既节省时间,又让患者在愉快、舒适的治疗环境中治疗多种疾病”。


从专利说明书来看,这项技术特征不具备完成专利发明目的所必不可少的功能和作用,缺少了这一项技术特征既不影响频谱治疗仪的治疗效果,也不影响整体技术方案的完整性。这显然是申请人理解上的错误及撰写申请文件缺乏经验误写所致,故应视其为附加技术特征。被控侵权物如若缺少该技术特征并不影响其侵权的认定,最终判定侵权成立。该案是我国首次提出并运用“多余指定”原则的案例。


1998年 6月18日,最高人民法院在法知( 1997)第58号函针对云南高院案件请示答复中指出:根据李振东“一种席梦思”实用新型专利的权利要求书、说明书的分析,同意你院请示中的第二种意见,即认定独立权利要求中记载的“拉簧”这一技术特征为非必要技术特征,从而认可了多余指定原则的适用。2001 年意见中运用9个法条的篇幅对多余指定原则的适用进行了详细阐述。


正如专利侵权判定的许多原则一样,多余指定原则自从产生以来就颇受非议。反对的声音主要基于以下几点理由:一是多余指定原则违反了专利法第59 条和专利法实施细则第20 条的规定。在确定专利权保护范围时,权利要求中的每一个技术特征都不能被忽视,每一个技术特征都是实现技术主案所必需的,权利要求书中的遣词造句对于准确界定专利权的保护范围起着决定性的作用。


“只有对权利要求书中所记载的全部技术特征给予全面、充分的尊重,社会公众才不会因权利要求内容不可预的变动而无所适从,从而保障法律权利的确定性,从根本上保证专利制度的正常运作和价值实现”。


二是适用多余指定原则使法院越俎代庖行使了专利授权行政部门的部分权利,扩大了法院民事审判中司法权的范围,因为在适用多余指定原则认定非必要技术特征时,需要判断技术特征是否属于体现专利新颖性、创造性的技术特征,但根据现行法律规定只有国家知识产权局和北京市第一中级人民法院、北京市高级人民法院才有权认定发明或实用新型的专利性,如果允许全国各地能够审理专利侵权纠纷案的法院在适用多余指定时,排除专利中非必要技术特征后再对专利的有效性作出认定,从而判定是否侵权,显属违法。


2005 年 8月22日,最高人民法院对大连新益建材有限公司与大连仁达新型墙体建材厂侵犯专利权纠纷一案进行提审并作出了再审判决。在该案中最高人民法院指出:凡是专利权人写入独立权利要求的技术特征,都是必要技术特征,都不应当被忽略,而均应纳入技术特征对比之列。


本院不赞成轻率地借鉴适用所谓的“多余指定原则”。权利要求书的作用是确足专利权的保护范围。即通过向公众表明构成发明或者实用新型的技术方案所包括的全部技术特征,使公众能够清楚地知道实施何种行为会侵犯专利权,从而一方面为专利权人提供有效合理的保护,另一方面确保公众享有使用技术的自由。


只有对权利要求书所记载的全部技术特征给予全面、充分的尊重,社会公众才不会因权利要求内容不可预见的变动而无所适从,从而保障法律权利的确定性,从根本上保证专利制度的正常运作和价值求,即独立权利要求。该独立权利要求对筒底和筒管的壁层结构分别给予了明确记载。所以,大连仁达新型墙体建材厂关于专利筒底壁层结构不是必要技术特征的主张,不能成立。


很多学者从“本院不赞成轻率地借鉴适用所谓的‘多余指定原则’”这一用语中敏锐地观察到最高人民法院仅是“基本否认”了多余指定原则,但并没有“根本否定”多余指定原则,“不赞同”的,只是“轻率地”借鉴适用多余指定原则,丽“谨慎地”借鉴适用还是可以得到赞同的。2009 年司法解释第7 条中则进一步强调,人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围,应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。


被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的,人民法院应当认定其落入专利权的保护范围;被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比,缺少权利要求记载的一个以上的技术特征,或者有一个以上技术特征不相同也不等同的,人民法院应当认定其没有落人专利权的保护范围。至此,最高人民法院以司法解释的形式确立了全面比对的规则,多余指定的争论正式宣告终结,该原则亦随之淡出了司法实践。


三、全面覆盖原则与变劣发明


2001 年意见中明确规定了变劣行为侵犯专利权的构成要件。其中第41 条规定,对于故意省略专利权利要求中个别必要技术特征,使其技术方案成为在性能和效果上均不如专利技术方案优越的变劣技术方案,而且这一变劣技术方案明显是由于省略该必要技术特征造成的,应当适用等同原则,认定构成侵犯专利权。


变劣发明适用等同原则在过往的审判实践中亦频频出现。在威尔现代科技(深圳)有限公司与深圳美加丽实验室装备有限公司专利侵权纠纷一案中,美加丽实验室装备有限公司系第ZL01257811.8号名称为“用于实验室特制家具的面板功能型材”实用新型专利的专利权人,该专利的必要技术特征是:1.一种用于实验室特制家具的面板功能型材,包括主型材,所述主型材与面板任一条边固定连接;2.主型材呈多方位的槽状结构,其前部为拉手槽,该拉手槽的槽口上缘向下垂展一手抓边;3.拉手槽的下部为面板接插槽,接插槽中间设有钉板,面板插入接插槽中,钉板水平钉入面板中;4.拉手槽的后部设有防撞胶夹槽,防撞胶垫插入该夹槽中。


而被控产品与涉案专利的技术方案对比,只缺乏专利方案的第4技术特征,其余特征一致。基于此,.两审法院均认为,被控产品因缺乏专利技术方案的第4技术特征,而缺乏该技术特征带来的有益效果,即防撞效果,而其余的功能、效果与专利技术方案一致,因而该被控产品属于涉案专利技术方案的变劣方案,其技术特征与专利技术的技术特征相等同,应认定侵犯美加丽实验室装备有限公司的专利权。


在卢光军因与欧转喜专利侵权纠纷一案中,欧转喜系第ZL03208278.9号名称为“玉米脱粒机”实用新型专利的权利人,经比对,卢光军生产的被控侵权产品“玉米搓籽机”缺少专利的第8 项技术特征,二审法院认为,从本案所涉实用新型专利权利要求书中记载的专利技术特征8 来分析,该技术特征是在“进料斗的底部通过连杆和偏心轮与脱粒筒轴相连”,其作用是通过与脱粒筒相连的连杆和偏心轮的转动,使得进料斗产生震动,进而使得进入进料斗的玉米棒能够从横竖不齐到纵向对着脱粒筒,并从无序到有序的依次进入脱粒筒进行脱粒。


该技术特征是整个脱粒过程中一个重要的准备环节,解决了玉米棒在进料过程中的卡机现象,但该技术特征在整套玉米脱粒的技术方案中仅起到机械震动辅助进料的作用。而被控侵权产品缺少专利权利要求中的必要技术特征8,即没有在“进料斗的底部通过连杆和偏心轮与脱粒筒轴相连”,而只是将“进料斗固定在机盖上”,因此需要人工送料。这一技术特征的省略并未影响被控侵权产品实现玉米脱粒的基本功能,但增加了机器操作人的劳动强度,降低了技术效果,导致整套技术方案技术效果明显不如专利技术优越。


由此可以认定上诉人在其被控侵权产品的技术方案中省略专利权利要求的必要技术特征8,实质上是为了规避侵犯专利权而故意省略某一必要技术特征,使其技术方案成为在性能和效果上均不如专利技术方案优越的变劣技术方案,这一省略,也是本领域的普通技术人员无需经过创造性的劳动就能联想到的。因此,原审法院在本案适用等同原则判定上诉人的行为构成侵权,有充分的事实和法律依据,并无不妥。


同多余指定原则一样,变劣发明亦受到了业界的深入探讨。反对的观点认为,“这种观点实际上是建议侵权审理机关保护一项专利的发明构思,主张由侵权审查机构认定授权专利的核心所在,只要采用了该核心,就认为侵犯了专利权,从而显著扩大了专利权保护范围。类似于已被德国放弃的‘部分侵权’和‘次组合’理论”。更有观点直白地指出,变劣发明与多余指定是一对孪生兄弟,假设权利要求可以划分为4个技术特征,记作: A.B.C.D;而被控侵权物只含有其中的A.B.C三个技术特征。


从权利自身的角度来观察,如果可通过“多余指定原则”将特征D忽略,这样被控侵权物就“全面覆盖”了权利要求。而变劣发明则换了个思路,是从被控侵权物自身的角度观察,认为被控侵权物中本应该含有特征D,但却被人为地故意省略了,省略的直接效果从技术效果上看,导致整个技术方案的变劣。同时,各地法院的判决也不尽相同,亦不乏否认变劣侵权的案例,如在梁锦水诉李昌众专利侵权纠纷一案中,二审法院认为,梁锦水主张对省略技术特征的变劣技术方案应认定专利侵权不能成立。


如果被控侵权产品中省略涉案实用新型专利权利要求中记载的技术特征,也即意味着被控侵权产品的技术特征没有完全覆盖涉案实用新型专利权利要求记载的全部技术特征,专利侵权指控就不能成立,缺少专利权利要求中记载的技术特征的所谓变劣的技术方案也构成侵权的主张并无法律依据。


2009 年 10月30日,最高人民法院在张建华与沈阳直连高层供暖技术有限公司、沈阳高联高层供暖联网技术有限公司侵犯实用新型专利权纠纷再审一案中指出,人民法院在判断被控侵权技术方案是否落入专利权保护范围时,应当将被诉侵权技术方案的技术特征与专利权利要求记载的全部技术特征进行对比。


如果被控侵权技术方案缺少权利要求记载的一个或者一个以上的技术特征,或者被控侵权技术方案有一个或者一个以上的技术特征与权利要求记载的相应技术特征不相同也不等同,人民法院应当认定被控侵权技术方案没有落人专利权的保护范围。被控侵权技术方案是否因缺少某专利技术特征而导致技术功能或效果的变劣,不应考虑。


本案中,被控侵权技术方案缺少“高层建筑无水箱直连供暖的排气断流装置”专利中的“内设有环绕螺纹导向板的杯状水封罐”技术特征,也缺少“高层建筑无水箱直连供暖系统的阻旋器”专利中的“内设有成‘十’字直排列的止旋板”技术特征。此外,被控侵权技术为本案中的“上壳体上部设有逆止排气阀”与“高层建筑无水箱直连供暖的排气断流装置”专利中的“一亡壳体上边有方便可拆的呼吸室兼盖板”相比,在手段、功能、效果上不构成等同特征。因此,被控侵权技术方案没有落入专利权的保护范围。再审判决撤销了原判决。


多余指定与变劣发明均为等同侵权的极端形式,二者已经步入司法实践的历史,对此进行探讨与摒弃有助于我们站在更高的视角上进一步理解和适用全面覆盖原则。





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