专利侵权抗辩中现有技术抗辩及现有设计抗辩的概念

日期: 2015-07-31 09:01作者:admin


 

专利侵权抗辩中现有技术抗辩及现有设计抗辩的概念
 



现有技术抗辩,是指被诉落入专利权保护范围的全部技术特征。与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者等同,或者所属技术领域的普通技术人员认为被诉侵权技术方案是一项现有技术与所属领域公知常识的简单组合的,应当认定被诉侵权人实施的技术属于现有技术,被诉侵权人的行为不构成侵犯专利权。


一、概述


现有技术抗辩,又称已有技术抗辩、公知技术抗辩或自由技术抗辩,是指在侵犯专利权纠纷案件中,被诉侵权人举证证明其实施的技术是现有技术,由此主张其行为不构成侵犯专利权。


(一)德国的实践演变历史


通说认为现有技术抗辩起源于德国。德国1891 年的专利法第28 条和第37条规定对无效审理请求设定5 年的除斥期间,该除斥期间经过后,即使专利权存在瑕疵,他人也无权向专利局提出无效审理请求。


例如,如果有人将现有技术申请为专利,一旦该专利申请授权并维持权利有效超过5 年,他人便无法请求对其进行无效审理,这就使得瑕疵专利权的效力及于现有技术的实施者,因此存在救济的必要。现有技术抗辩《德国称为“自由技术水准抗辩”)最初便是作为实现这种救济的“呼声”而出现的。


1938 年,原德国帝国最高法院对Keller Fenster专利侵权诉讼案作出判决,该判决基于需兼顾专利权的稳定性和现有技术垄断的不合理性,选择了将专利权的保护范围限定于说明书记载的实施例的折衷解决方法,从而将现有技术排除在专利权保护范围的解释之外。虽然该判决中没有直接提及现有技术抗辩,但实际已经包含了现有技术抗辩的基本思想。


1941 年德国修改专利法,删除了其中关于无效除斥期间规定的条款,但是作为该条款救济手段的现有技术抗辩制度却得以保瓯在此之后,德国现有技术抗辩制度的发展主要和其专利保护范围理论的发展相关。


在1981 年现行专利法实施之前,德国法院的专利侵权判定通常按照“三段论”来进行,即,将专利的保护范围分为三个层次,通过判断被诉侵权技术方案是否落入三个层次中的任意一个,来判定是否构成侵犯专利权。


这三个层次分别为:


(1)发明的直接主题(严格按权利要求的字面含义所确定的范围);


(2)发明的主题(包括直接等同或明显等同);


(3)总的发明构思(包括间接等同或非明显等同)。


其中,通常认为现有技术抗辩不适用第一层次,部分适用第二层次,全面适用第三层次。所谓部分适用是指法院仅采纳被诉侵权技术方案相对于现有技术来说不具有新颖性的抗辩主张。而不采纳相对于现有技术来说显而易见的抗辩主张。在第三层次,法院采纳上述两种主张,故称之为现有技术抗辩的全面适用。


1981 年 1月1日起实施的德国现行专利法,第14 条规定专利权的保护范围由权利要求的内容来决定,但是,说明书及附图用于解释权利要求。根据这一规定,德国现行法下专利保护范围的确定方式不同于“三段论”中的方法,其将专利的保护范围划分为参照说明书对权利要求的字面含义进行解释所确定的范围和权利要求技术特征的等同范围两个层次,不再进一步将等同区分为两个层次。


1986 年,德国联邦最高法院在Formstein专利侵权诉讼案中首次明确了如何在新的专利保护范围理论下适用现有技术抗辩:“在依1981 年专利法第14 条确定专利的保护范围时,允许被告使用被指控为等同利用的侵权方案相对于技术水准并不构成具有专利适格的发明抗辩。……即依照1981 年德国专利法第3 条第1款规定所定的技术水准在所属技术领域的普通技术人员看来被控侵权方案是显而易见的。”


换句话说,德国联邦最高法院允许在权利要求技术特征的等同范围内全面适用现有技术抗辩。显然,在德国现行法下,现有技术抗辩的适用范围扩大了。


(二)美国的实践演变历史


在美国,现有技术抗辩制度是作为对等同侵权的限制而存在的,其基本思想是,专利权人不应当利用等同原则来囊括专利权人最初就不能从美国专利商标局( USPTO)获得排他权的那些覆盖范围。


1990 年,美国联邦巡回上诉法院( CAFC)判决的Nson Sporting Goods v. David Geoffrey&Associates 案可谓是美国当今现有技术抗辩制度的开山鼻祖。Wilson 案的一审法院判定被告构成等同侵权,但被告认为其销售的产品相对于现有技术而言没有实质区别,于是向CAFC提出上诉。该案的焦点在于被诉侵权技术方案在落入原告主张的专利权的权利要求的等同范围的同时,也属于现有技术。


对此,CAFC的Rich法官提出了“假想权利要求分析”(Hypothetical Claim Analysis)法来进行判断,其包括如下步骤:从号称在等同原则下被侵权的、经合理解释的专利权利要求的文字出发,对该权利要求进行修改,使之足以在字面上覆盖被诉侵权技术方案,然后在现有技术的基础上判断该修改的权利要求(假想权利要求)是否可以被USPTO 核准,如果该假想的权利要求可以被核准。


那么就不能使用该现有技术作为等同原则的限制,反之,如果不可以被核准,那么专利权人就不能依靠等同原则认定侵权。可见,“假想权利要求”法的实质是审查涵盖被诉侵权技术方案的假想权利要求的可专利性(新颖性和创造性),这一做法与美国法院有权且擅长审查涉案专利可专利性的特点相符。


此后,CAFC在Key Manufacturing Group v.Microdoc和International Vidual v.Crown Metal Manufacturing等案件中先后承认并使用了上述方法。


2002 年,Tate Access Floors u Interface Architectural Res.一案的被告企图将仅在等同侵权下适用的现有技术抗辩制度扩张到相同侵权中。CAFC 驳回了这一要求,并在判决书中指出:“等同原则将权利要求的范围扩张至超出其字面语言的范围。


由于等同原则是衡平原则,允许专利权人将权利要求扩张及于他人先前已经公开的技术,或者对其而言显而易见的技术是不公平的,因此,使用现有技术对这种扩张加以指引和限制合情合理。但是,当 字面语言被清楚地限定时,这种对字面语言合理扩张的限制无法提供约束字面语言的保证。”可以看出,CAFC 坚定地将相同侵权排除在现有技术抗辩的适用范围之外。


之前,在美国司法实践的历史上还出现过一种不同于“假想权利要求分析”法的适用现有技术抗辩制度的方法。


在Ryco v.Ag-Bag案中,法院认为被诉侵权产品更接近权利要求 1的技术方案,而非现有技术,由此认定Ryco的转子并非是对现有技术的实施。这种方法将被诉侵权产品分别与现有技术和涉案专利比较,来判断被诉侵权产品是否属于现有技术,由此得出是否侵权的结论。值得注意的是,CAFC从未精确定义“被诉侵权产品属于现有技术”的标准,而在此案中,判断标准是“更接近”。


但是,由于Wilson -案的判决更受美国学者和法官的青睐,“假想权利要求”法后来居上,在许多判例中得以运用,因此,成为当今美国司法实践中适用现有技术抗辩制度的主流方法。


(三)我国的实践演变历史


我国1984 年、1992 年和2000 年的专利法中均来规定现有技术抗辩制度,它是从司法判例和学理言说中产生和发展的一项抗辩制度。但是,由于缺乏法律依据,自从该抗辩制度诞生以来,关于它的争论就一直没有停止过,并且,在司法审判实践中也存在大量不统一的做法。总的说来,在这段时间里,我国对现有技术抗辩制度的认识和理解经历了从“否定”过渡到“有条件接受”的转变过程。


在我国专利制度实施的初期,为了鼓励发明创造,我国将注意力更多地集中在如何更为有效地保护专利权人的利益,并且,由于发明、实用新型和外观设计专利权均是经国家知识产权局审查后授予的权利,人们想当然地认为每一项专利权都符合专利法的各项规定,被授予专利权的技术或设计方案理应与任何现有技术或现有设计都“泾渭分明”,实施现有技术或现有设计必然不会落入专利权保护范围。如此一来,自然没有必要设立现有技术抗辩制度。


然而,随着我国专利制度实施的深入,人们开始逐渐认识到专利权人利益和公众利益平衡的重要性,司法实践中也出现了允许进行现有技术抗辩的个案。最早,人们根据宪法和民法通则中的相关规定,以公民在行使自由和权利的同时不得侵占其他公民的合法自由和权利为由,迂回地主张现有技术抗辩。


同时,随着法院专利审判实践经验的增长,法院也逐渐意识到 即使是授权专利,由于各种条件的限制,也可能出现属于现有技术而不应被授权的现象,即便是在职权分离原则的牵制下,也不能因被诉侵权人使用了落入某一专利权保护范围但又非常明显属于现有的技术,而判决被诉侵权人承担侵权责任。


因此,现有技术抗辩可以为被告的合法行为免责提供保障,使其免受诉累。1996 年广东省高级人民法院向最高人民法院请示“不属于外观设计专利的保护对象,但又授予了外观设计专利的产品是否保护”,最高人民法院在批复中一方面明确了专利无效审查的权力专属于专利复审委员会,另一方面也明确了法院可以允许现有技术(设计)抗辩。


2001 年司法解释中,表现出对“现有技术抗辩”的态度有所松动。该司法解释第9 条规定:


“人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件,被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的,人民法院应当中止诉讼,但具备下列情形之一的,可以不中止诉讼:


(一)原告出具的检索报告未发现导致实用新型专利丧失新颖性、创造性的技术文献的;


(二)被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的;


(三)被告请求宣告该项专利权无效所提供的证据或者依据的理由明显不充分的;


(四)人民法院认为不应当中止诉讼的其他情形。


上述司法解释规定了实用新型、外观设计专利权纠纷案件中可以不中止诉讼的四种例外情形,其中一种情形便是“被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的”。虽然它没有明确该种情形下不中止诉讼的具体法律后果,但是从逻辑上来理解,“可以不中止”的应有之义必然是法院可以直接裁定原告的侵权指控不成立。如此一来,上述司法解释实际上包含了允许进行现有技术抗辩的含义。


遗憾的是,上述规定仅适用于实用新型和外观设计专利权,笼罩在发明专利权上的神秘面纱依旧没有被揭开,对于发明专利权而言,不中止诉讼的含义仍然仅仅是以涉案专利权有效为前提继续进行侵权审理。


事实上,经过实质审查后授权的发明专利权也并非“固若金汤”,其也有可能被部分或全部无效,因此也不能排除其保护范围仍然涵盖了现有技术的可能。所以,对于发明专利权而言,也应赋予执法机关相应的自由裁量权。


同时期发布的北京市高级人民法院 2001 年意见明确了被诉侵权人享有现有技术抗辩权:


“100.已有技术抗辩,是指在专利侵权诉讼中,被控侵权物(产品或方法)与专利权利要求所记载的专利技术方案等同的情况下,如果被告答辩并提供相应证据,证明被控侵权物(产品或方法)与一项已有技术等同,则被告的行为不构成侵犯原告的专利权。


101.用已有技术进行侵权抗辩时,该已有技术应当是一项在专利申请日前已有的、单独的技术方案,或者该领域普通技术人员认为是已有技术的显而易见的简单组合成的技术方案。


102.已有技术抗辩仅适用于等同专利侵权,不适用于相同专利侵权的情况。


103.当专利技术方案、被控侵权物(产品或方法)、被引证的已有技术方案三者明显相同时,被告不得依已有技术进行抗辩,而可以向专利复审委请求宣告该专利权无效。”


上述意见并未限制现有技术抗辩仅适用于实用新型和外观设计专利权,但却出于政策导向的考虑将现有技术抗辩的适用范围局限于等同侵权的情况。


虽然最高人民法院的上述司法解释已经写入了允许进行现有技术抗辩的有关规定,然而由于缺乏坚实的法律基础,在司法审判实践中,各地法院对现有技术抗辩的理解与执行仍存在尺度不一致的现象。


对此,我国2008 年专利法首次立法赋予了被诉侵权人现有技术抗辩权,即专利法第62 条规定:“在专利侵权纠纷中,被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的,不构成侵犯专利权。”


2009 年司法解释第14 条进一步细化了现有技术抗辩的原则和做法:


“被诉落人专利权保护范围的全部技术特征,与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的,人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。


被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的,人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于专利法第六十二条规定的现有设计。”


至此,“现有技术抗辩”在我国终于得到了法律上的确认,这对统一司法尺度有着重大的意义。



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