不视为侵权的抗辩中专为科学研究和实验的抗辩

不视为侵权的抗辩中专为科学研究和实验的抗辩

日期: 2015-07-30 16:04作者:admin

 

不视为侵权的抗辩中专为科学研究和实验的抗辩
 



专为科学研究和实验而使用有关专利,不视为侵犯专利权。


专为科学研究和实验,是指专门针对专利技术方案本身进行的科学研究和实验。


应当区别对专利技术方案本身进行科学研究、实验和在科学研究、实验中使用专利技术方案:


(1)对专利技术方案本身进行科学研究实验,其目的是研究、验证、改进他人专利技术,在已有专利技术的基础上产生新的技术成果。


(2)在科学研究、实验过程中使用专利技术方案,其目的不是为研究、改进他人专利技术,而是利用专利技术方案作为手段进行其他技术的研究实验,或者是研究实施专利技术方案的商业前景等,其结果与专利技术没有直接关系的行为。该种行为构成侵犯专利权。


本条第一款中的使用有关专利的行为,包括该研究实验者自行制造、使用、进口有关专利产品或使用专利方法的行为,也包括他人为该研究试验者制造、进口有关专利产品的行为。


一、概述


本条的法律渊源为专利法第69 条第l款第4 项,该项规定,专为科学研究和实验而使用有关专利的,不视为侵犯专利权。与其他不视为侵犯专利权的行为相同,专为科学研究和实验目的的实施行为,从本质上仍然属于侵权行为,只不过基于利益平衡的考虑,将其作为不视为侵权的行为对待,从而免除其一切责任。


从立法目的方面而言,专利法在第一条中明确了该法的立法宗旨,即为了保护专利权人的合法权益,鼓励发明创造,推动发明创造的应用,提高创新能力,促进科学技术进步和经济社会发展。


因此,知识产权制度的目的不仅希望通过维护专利权人的合法利益从而促进科学技术进步和创新,而且注重鼓励发明创造的推广应用、更好地为社会主义现代化建设服务。因此,保护私权和促进公共利益均为专利制度的重要价值目标之一。


之所以规定专为科学研究和实验目的的行为不视为侵犯专利权,主要有以下几个方面的原因。


第一,科学技术具有累积性的特点,几乎所有的科学进步都是在前人的基础上进一步研究发展而来的,专利技术是非常重要的科技成果文献,“公开换保护”是专利制度的基本原则,其根本目的在于促进科学技术的早日公开,从而使得后人得以站在前人的肩膀上看得更远,专利技术往往能够提供解决现有技术问题的手段、启发灵感、指明技术发展方向,如果不允许后来的创新者在未经专利权人许可的情况下而为科学研究和实验目的实施专利权,则之后的创新者需要付出巨大的成本与专利权人进行谈判,专利权人也可能滥用专利权拒绝颁发许可,从而设置技术壁垒,阻碍后续创新以及创新竞争,因此,将专为科学研究和实验目的实施不视为侵权的规则,是社会科技发展的内在需求。


第二,专利权被授权这一事实本身并不代表其一定为合法专利权,由于审查资源有限的原因,取得授权的专利权之中不可避免地存在不当授权,对于同一个领域的竞争者而言,这些不当专利在特定的时期和条件下,可能成为阻碍创新、形成垄断的恶瘤,为此,专利制度设置了无效制度,允许社会公众对已经授权的专利权提起无效程序,最终宣告不当专利无效,在某些情况下,无效请求人需要验证、研究专利权的技术方案,才能确定有关专利是否充分公开、达到说明书所声称的技术效果,可以想见,如果没有专为科学研究和实验目的的不视为侵权的抗辩制度,这些社会公众想要取得专利权人的实施许可几乎是不可能的,因此,专为科学研究和实验目的的不视为侵权的抗辩是无效制度有效运行的保证。


第三,专为科学研究和实验目的的实施行为,一般规模较小,范围特定,不至于对专利权人的经济利益产生重大的影响,不会过分损害发明人进行发明创造的积极性,两害相权取其轻,将其作为侵权的例外情形加以规定,制度收益远远大于成本。


二、专为科学研究和实验目的的不视为侵权抗辩与非生产经营目的的不侵权抗辩之间的关系


本条与本指南第118 条“非生产经营目的抗辩”之间是什么关系?是否要求科研及实验目的抗辩应当以非生产经营目的为前提?专为科学研究和实验是否被非生产经营目的所包含,还是两个彼此独立?


我们认为,科研及实验目的抗辩与非生产经营目的抗辩是彼此独立的抗辩事由。之所以持此观点,主要是因为科研及实验目的的抗辩规范是为了促进科技进步而专门规定的例外情况,无论被诉侵权人是否具有商业目的,只要其行为符合该规范的立法目的,则其行为在客观上均有利于科技的发展和创新,并不因其是否存在商业目的而受到影响。


例如,市场主体研究竞争对手的技术,对专利技术进行验证,研究避开专利的其他技术,进行后续研发等等,就很难说没有商业目的,但不能说在此情况下其不符合科研及实验目的的构成要件,从本质上说,这些行为对整个创新体系具有重要的促进作用。


事实上,在大多数情况下,现代社会中的科学研究和实验活动都无法与生产经营活动划清界限。可以说,在实施专利的直接目的是科研试验的场合,除去那些“为娱乐、满足无聊的好奇、纯粹的哲学探究”而展开的探索行为,其最终目的都是逐利性的。


专利法第11条并没有限定“生产经营目的”本身的直接性或间接性。从国外立法及司法实践看,多数发达国家都认为适用科研及实验目的抗辩不应当以具备非生产经营目的为必要前提。


综上,具备“非生产经营目的”并非适用科研及实验目的抗辩的前提条件。如果被诉侵权行为既满足非生产经营目的的抗辩要件,又满足科研及实验目的抗辩的要件,被诉侵权人可以择一抗辩事由行使抗辩权。


相对来说,选择非生产经营目的抗辩对被告要更为有利一些,主要原因是一般情况下非生产经营目的抗辩的构成要件并没有使用量和使用规模的要求,而科研及实验目的抗辩一般有此方面的要求。


三、“专为”的含义


适用科研及实验目的抗辩并不以非生产经营目的为前提,然而,该抗辩是否覆盖一切涉及科研实验的场合?这涉及对“专为”一词的理解。


广义说认为,所谓的“科学研究和实验”,不仅指专门针对专利技术本身的科学研究和实验,还包括以专利技术为研究手段的情形。


发生在美国的Madey诉杜克大学一案中,Madey曾在杜克大学某实验室主持研究工作,并在该实验室内安装了一些由Madey享有专利权的设备。在其辞职离校后,杜克大学在未经授权的情况下,继续使用该实验室内由Madey拥有专利的激光器进行科研活动。


Madey 遂以杜克大学侵犯专利权为由诉至法院。地区法院认为,杜克大学“不承担主要以开发专利和商业应用为目的的研发工作”,故具有非盈利性地位,并据此判定Madey败诉。


但联邦巡回上诉法院推翻了地区法院的判决,其认为实验使用抗辩是“非常狭窄而被严格限制的”,应当被限制在“为娱乐、满足无聊好奇,或者为严格意义上的哲学探究”(for amusement,to satisfy idle curiosity,or for strictly philosophical inquiry)的使月m上,而且只要使用是“明确的、可辨识的并且实质上是出于商业目的”(definite,cogniza1e,and not insubstantial commercial purposes),那么实验使用抗辩就不再适用。


由Madey诉杜克大学一案可见,美国联邦巡回上诉法院对科学及实验目的采取限缩解释。与之相类似,本条对科研与实验目的抗辩亦作出了限制解释,使权利人的利益得到了更大范围的保护。其原因主要是考虑到如果过分扩大解释科学和实验目的,那么权利人的利益可能会受到较严重的损害,这将妨碍科技创新。


例如,对于某些主要用于科学研究场合的专利,如电子显微镜、探测仪等,专利权人的权利无疑被架空。从创新主体的发展来看,科研正在从个人、高校、科研院所向企业等进行转移,这些主体的商业目的十分突出,如果在研发过程中实施他人专利的行为一概能够以科学和实验目的免责,则可能导致“劫贫济富”状况的发生。


因此,本条第2、3款规定了专为科学研究和实验,是指专门针对专利技术方案本身进行的科学研究和实验。应当区别对专利技术方案本身进行科学研究、实验和在科学研究、实验中使用专利技术方案。


对专利技术方案本身进行科学研究实验,其目的是研究、验证、改进他人专利技术,在已有专利技术的基础上产生新的技术成果;在科学研究、实验过程中使用专利技术方案,其目的不是为研究、改进他人专利技术,而是利用专利技术方案作为手段进行其他技术的研究实验,或者是研究实施专利技术方案的商业前景等,其结果与专利技术没有直接关系的行为,则构成侵犯专利权。


最高人民法院 2003 年公布的《关于处理专利侵权纠纷案件有关问题解决方案草稿的征求意见稿》第97 条也认为,“专利法第六十三条第一款第四项所称‘专为科学研究和实验而使用有关专利’,是指以研究、验证、改进专利技术为目的或者为在专利有效期限届满后实施该技术,在专门针对专利技术本身进行的科学研究和实验中,制造、使用专利产品或者使用方法专利,不包括以专利技术为手段而进行的其他科学研究和实验。”


不过,如果一律作此狭义理解,也可能对公共教育研究部门的科学和研究活动产生负面影响。对此问题的解决恐怕需要在专利法的层面进行立法,作出类似于著作权法合理使用的有关规定,使得科研教学单位能够对其以专利技术为手段而进行的其他科学研究和实验在一定程度上获得侵权豁免,从而提高社会科学技术水平、促进公共利益的实现。


四、目的扩张解释


本条第4款明确规定了本条第1款中的使用有关专利的行为,包括该研究实验者自行制造、使用、进口有关专利产品或使用专利方法的行为,也包括他人为该研究试验者制造、进口有关专利产品的行为。


这一规定的目的是对符合科学和实验目的行为的产品提供者提供侵权豁免。实践中,为科学和研究目的使用专利的主体有时未必具有制造有关专利产品的条件和能力,需要委托他人加工、生产或者进口。


此时,如果不能为受托人提供侵权豁免,就会使得科学和实验目的的使用行为丧失客观可能性,不利于促进公共利益的实现,因此,对专利法第69 条第4 项作适当的目的扩张解释是合乎情理的,也不至于对专利权人产生太大的影响。


此时,受托人在主观上对委托人使用专利产品系科学和实验目的的事实应当是清楚的,并且受托人只为科学和实验目的使用有关专利产品的主体制造、进口专利产品,而不能向多个主体销售专利产品。



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