不视为侵权的抗辩中先用权抗辩的成立要件

日期: 2015-07-30 14:46作者:admin


 

 不视为侵权的抗辩中先用权抗辩的成立要件
 


享有先用权的条件是:


(1)做好了制造、使用的必要准备。


即已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件,或者已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。


(2)仅在原有范围内继续制造、使用。


“原有范围”包括:专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。超出原有范围的制造、使用行为,构成侵犯专利权。


(3)在先制造产品或者在先使用的方法或设计,应是先用权人自己独立研究完成或者以合法手段从专利权人或其他独立研究完成者处取得的,而不是在专利申请日前抄袭、窃取或者以其他不正当手段获取的。


被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的,不应予以支持。


(4)先用权人对于自己在先实施的技术不能转让,除非连同所属企业一并转让。


即先用权人在专利申请日后将其已经实施或作好实施必要准备的技术或设计转让或者许可他人实施,被诉侵权人主张该实施行为属于在原有范围内继续实施的,不应予以支持,但该技术或设计与原有企业一并转让或者承继的除外。


一、概述


专利法第69 条第(2)项虽然规定了先用权制度,但对于先用权的构成要件却并未进行详细的规定。2009 年司法解释对先用权制度作了进一步细致的规定,该司法解释第l5 条规定:


被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的,人民法院不予支持。


有下列情形之一的,人民法院应当认定属于专利法第六十九条第(二)项规定的已经作好制造、使用的必要准备:


(一)已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件;


(二)已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。


专利法第六十九条第(二)项规定的原有范围,包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。


先用权人在专利申请日后将其已经实施或作好实施必要准备的技术或设计转让或者许可他人实施,被诉侵权人主张该实施行为属于在原有范围内继续实施的,人民法院不予支持,但该技术或设计与原有企业一并转让或者承继的除外。


本条系对最高人民法院上述司法解释规定的补充说明,我们认为,先用权抗辩适用的条件有以下几项。


二、先用权抗辩的适用要件


(一)技术方案相同或者等同、外观设计相同或者相近似要件


首先,由于专利法中明确规定的仅仅是“相同的”产品及方法,因此,在先实施的等同的技术方案以及相近似的外观设计是否也可以主张先用权抗辩仍有讨论的余地。我们认为,“相同”应包括相同、等同及近似的情形。


即包括专利技术方案(或设计)与在先技术方案(或设计)相同或等同(近似),且在先技术方案(或设计)与被控侵权产品相同或等同(近似)的情形。


根据侵犯发明及实用新型专利权的一般原理,侵权成立不仅仅限于相同侵权,同时亦包括等同侵权,而对于外观设计而言,其同时亦包括相近似的外观设计。这一原则说明专利权的保护范围延及至等同及近似的情形。


从先用权抗辩制度的立法目的出发,并结合法律的当然解释规则,只有将等同、近似的情形纳入先用权抗辩的范围,才符合先用权抗辩制度设立的立法初衷。


试想,如果完全相同的技术方案和外观设计都可以成为侵权的例外,那么,与专利技术方案、外观设计不完全相同的方案和设计,反而不能够主张先用权抗辩、从而构成侵权,这违背了基本的法律逻辑推理。


其次,先用权抗辩得以成立的被诉侵权人所实施的技术方案或者外观设计,应当是申请日前已经存在的技术方案或者外观设计,而不包括先用人在原方案或者设计的基础上进行改进、并于申请日之后才作好有关的实施准备的任何变形实施方式。


有权主张先用权抗辩的技术方案或者外观设计必须是在专利申请日之前已经进行必要准备的方案或者设计,在变形、改进和升级的情况下,先用权抗辩不能成立。


(二)时间要件


依照专利法的规定,在先实施行为必须发生在该项专利的申请日(有优先权日的,优先权日视为申请日)以前,而不以专利公开日、专利授权日、专利权人的实际实施日等作为判断先用权是否成立的时间点。


(三)使用要件


使用要件包括两种情形,一是已经制造相同产品、使用相同方法,二是已经作好制造、使用的必要准备。对于第一种情形,分歧较少,但对于第二种情形,何谓“必要准备”,存在较大的争议。


从立法目的上说,“必要准备”应当达到如果不允许先用人继续实施,则导致利益重大失衡甚至损害公共利益的情况,因此,这一要件应限于先用人已对该技术方案的实施进行了实质性的准备工作的情形,对先用人的人力、物力投入应当有一定的要求。


2009 年《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》对先用权制度作了进一步细致的规定。其第15 条对已经作好制造、使用的必要准备进行的解释是:


(一)已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件;


(二)已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。


我们认为,只要满足上述两项条件之一,即可认为“必要准备”成立。


需要注意两点:首先,有关技术方案在专利权人的专利申请日前已经完成是先用权抗辩成立的前提。先用人实施在专利申请日后作出改进的技术方案与申请日前已经存在的技术方案属于不同的技术方案,不符合时间在先的要件。


其次,有关的技术方案已经完成尚不足以证明先用人已经作好了必要的准备,因为此时尚不足以证明先用人已经有了实施有关技术的意图,并在实际行动中付诸实施。也就是说,“必要准备”不仅要求先用人完成有关的技术方案,而且要求其要有生产资源的投人,例如包括技术图纸、设计图、实施方案、文件或者厂房、通用设备、专用设备、主要原材料及工具模具等。


(四)原有范围要件


为了避免对专利权人的利益损害过巨,先用权的制造或使用行为应当只限于原有的范围之内,不得扩大范围。


对于何为“原有范围”,实践中存在较大争议,各国立法也有所不同。德国专利法第12 条规定,“任何人在专利申请时已经在国内实施了发明或者已经完成了其必要的准备的,专利权对该人不发生效力。


该人有权为满足本企业的需要,在本企业或者其他企业实施该发明”。日本《特许法》第79 条规定,先用权人“在已实施和准备实施的发明及生产目的的范围内,对专利拥有普通实施权”。


可见,日本及德国的专利法将先用权并未简单地限制在“原有范围”内,而是落脚在企业的“生产目的”,或“为满足本企业的需要”,权利人可以在本企业,也可以在其他企业实施该项发明创造。


最高人民法院 2003 年 1 1月《关于审理侵犯专利权纠纷案件若干问题的规定(会议讨论稿)》第47 条对“原有范围”作了较宽范围的解释,该条第2款规定,专利法第63 条第1款第(2)项所称“仅在原有范围内继续制造、使用”,是指先用权人为自身发展的需要在专利申请日以前已经实施技术或者外观设计的产业领域内自己继续实施。在专利申请日以后以合理的方式,如增加生产线、增设分厂等,扩大生产规模的,仍属于在原有范围内的实施。


不过,2009 年《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》中对于“原有范围”作了相对限缩的解释,其规定“原有范围,包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。


先用权人在专利申请日后将其已经实施或作好实施必要准备的技术或设计转让或者许可他人实施,被诉侵权人主张该实施行为属于在原有范围内继续实施的,人民法院不予支持,但该技术或设计与原有企业一并转让或者承继的除外。”


由此可见,“原有范围”既不是先用权人所期望达到的范围,也不是其经过再投入之后所能达到的范围,而是在专利申请日前,先用人客观上所具备的最大生产能力。对于该生产能力,我们认为主要应当采取生产资料标准,也即应当采取生产线标准。


一方面,生产原材料并非判断原有范围的基本依据,不能因为先用人耗尽了申请日前已经采购的生产原料,即认为先用人进一步利用闲置的生产线继续进行生产的行为构成侵权。


另一方面,先用人生产线的正常寿命应当予以考虑,如果先用人通过不断地更换部件,使得有关的生产线不断地保持生产能力,从而大大超出了该生产线的正常使用寿命,超出使用寿命所实施的行为不应当构成先用权抗辩。


此外,对于先用人所主张的“进口”这一特殊的实施行为而言,需要注意原有范围的含义并不意味着先用人有权以与之前相同的频率继续进口有关产品。先用人所得以主张的“进口”的范围应当仅限于申请日前已经成立的合同标的。对于申请日后成立的进口合同,其标的属于与之前进口合同不同批次的标的,该行为属于新的行为,而不属于之前进口行为的延续,故该行为不符合先用权抗辩的时间要件,不得再主张先用权抗辩。


(五)合法性要件


合法性要件是指先用人所实施的发明创造应该是独立完成或者合法获得的,而不是抄袭、窃取专利权人或他人的技术。在独立完成的情况下,先用权人往往不知道他人已申请了专利。也就是说,该项发明创造,分别由不同的人独立完成,且其中的专利权人与先用人没有任何技术上的合作关系。


合法取得,则是指使用人虽然并非技术的独立开发方,但如其所使用的技术方案是从其他独立开发人处合法取得,这是对独立的技术开发者先用权利的合理延伸,也有利于保护交易安全。总之,以非法途径得到的发明创造不能产生先用权。2009 年司法解释第15条即规定,被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的,人民法院不予支持。


值得注意的是,从其他独立开发方处受让取得有关技术的,是否因有关技术的公开使得专利权丧失新颖性,从而使得先用人不再具有主张先用权抗辩的必要,对此需要分情况予以分析。


如果先用人从其他独立开发方受让有关技术附有保密条件的,则通常情况而言尚不足以导致有关的技术方案被公开,从而使在后专利权丧失新颖性,先用人仍然需要援引先用权抗辩条款。


如果有关转让协议未附保密条款,则可能影响在后专利的新颖性或者创造性,但由于我国审理专利效力的授权确权程序和审理侵权纠纷的侵权程序是分开的两个独立程序,故在有关专利没有被宣告无效之前,先用人在民事程序不中止的情况下,可以主张先用权抗辩,也可以主张现有技术抗辩。


此外,对于与专利权人合作开发有关专利技术的先用人,专利权人以外的其他技术使用开发者一般不需要援引先用权抗辩。这是因为《合同法》第340 条规定,合作开发完成的发明创造,除当事人另有约定的以外,申请专利的权利属于合作开发的当事人共有。


合作开发的当事人一方声明放弃其共有的专利申请权的,可以由另一方单独申请或者由其他各方共同申请。申请人取得专利权的,放弃专利申请权的一方可以免费实施该专利。


因此,与专利权人合作开发有关专利技术的先用人,可以自由使用专利技术,且在合同未进行约定、其他方申请专利的情况下,主张专利权共有,而没有必要主张先用权抗辩。



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