不视为侵权的抗辩中先用权抗辩的认定

日期: 2015-07-30 14:40作者:admin


 
 不视为侵权的抗辩中先用权抗辩的认定


在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的,不视为侵犯专利权。


使用、许诺销售、销售上述情形下制造的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品的,也不视为侵犯专利权。


一、概述


不视为侵权的抗辩与不侵权抗辩的含义有所不同。不视为侵权的抗辩的前提是被诉侵权技术方案已经落人权利要求的保护范围、且被诉侵权行为属于专利法第11 条规定的受专利权人所控制的行为。


因此,不视为侵权的抗辩属于侵犯专利权的例外情形,系出于公共利益考虑,在平衡权利人和社会公众利益的基础上,对专利权人进行的限制。这种限制与《著作权法》中的“合理使用”制度类似,一般而言对专利权人利益的影响不至于过巨,且对社会整体福利具有促进作用。也正因为不视为侵权的抗辩属于侵犯专利权的例外情形,故其应当 由法律所明确规定。


本条系关于先用权抗辩的一般规定,,本条第1款的法律渊源为专利法第69 条第(2)项,该项规定:“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的”,不视为侵犯专利权。


本条所指的专利权,包括发明、实用新型、外观设计专利权。之所以规定先用权抗辩,根本原因是缓解先申请原则所带来的弊端。专利权作为一定时期内的垄断独占权,具有对世的排他性,除了共有的情形,同一专利权无法由两个或两个以上的主体所有。


在现实中,两个或者两个以上发明人各自独立作出相同的发明创造的情况并不罕见。在此情况下将专利权授予给哪一个发明创造人,各国专利法大致采用了两种不同的规则,即先申请原则和先发明原则。


先发明原则将专利权授予首先完成发明创造的发明人,从实质主义而言,该原则更具有合理性,但这不利于鼓励发明人尽早中请、公开其发明创造,并且在举证上的困难也增加了确定权利人的成本。


先申请原则简单易行、便于操作,但其可能导致获得专利权的人不一定就是最先作出该项发明创造的人。如果其他主体在申请人申请专利之前已经独立作出了同样的发明创造,并已经制造、使用或者做好了制造、使用的准备,此时仅因为专利权人在申请上抢占了先机,便使得专利权人禁止先用人继续实施该项发明创造,则不仅显失公平,并且造成社会资源的不合理闲置和浪费。


因此,先用权制度是为了弥补先申请原则的弊端而对专利权人和在先实施人利益进行平衡的制度设计。


由于先用权抗辩是一项消极权利而非积极权利,因此只有在他人发出侵权指控时才有提出的必要和存在的意义。从审理逻辑上讲,其以侵权成立为前提,因此,如果先用人的行为不构成侵权,则其先用权抗辩亦没有进行审查的必要。


专利法第11 条规定了专利权人的控制权包括制造、使用、销售、许诺销售、进口专利产品和使用专利方法等,而专利法第69 条第(2)项仅规定了“制造”专利产品和“使用”专利方法,先用权的范围是否仅限于此,存在一定的争议。本条第2款对此予以了明确,认为使用、许诺销售、销售上述情形下制造的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品的。


也不视为侵犯专利权。之所以作此规定是因为,如果将先用权的范围仅限于专利法中所述的制造产品及使用专利方法的行为,而不包括使用、许诺销售、销售产品的行为,则先用人的先用权将变得毫无意义。


因为先用人实施有关技术的最终目的是为了获得商业利益,如果先用权的含义仅为制造产品、使用专利方法,而不能实现后续的利用,那么其将无法基于其行为获得盈利,因此,使用、许诺销售和销售也应当是先用权中的题中应有之义。


二、进口行为的先用权抗辩


至于进口行为,则有单独探讨之必要。进口既不同于制造,也不同于销售。由于进口系有关的专利产品或者依专利方法直接获得的产品在中国大陆地区的首次出现,因此从法律性质上其等同于制造,但却是发生在国外的制造,与国内制造行为不同的是,进口一般不需要在国内作好制造、使用的必要准备,也就是说,一般不存在先期厂房、设备、人员等资源的投入,因此不至于造成社会资源浪费,是否仍有先用权适用的余地,需要进一步分析。


我们认为,进口行为在个别情况下也应当可以援引先用权抗辩,但其前提是进口的有关协议等业已成立。


之所以作此考虑,一是在通常情况下,有关进口行为的协议均有违约责任条款,如果协议在专利申请日前已经成立,日后因侵权而终止履行协议,则进口方将因根本违约而承担高额的违约责任,对于从事进口行为的先用人而言也属于一种损失,由先用人承担该损失有失公允;二是如果进口行为被排除在先用权抗辩的范围之外,则对于已经进口的那些专利产品而言,后续的使用、许诺销售、销售行为也便成了缺乏正当性基础的侵权行为,这不利于交易秩序的稳定和交易的安全。


因此,我们认为在申请日前进口或者进口协议已经成立的,进口人也可以援引先用权抗辩条款,这种情形是比较罕见的,对专利权人在国内的利益应该不会造成太大的冲击。


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