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专利侵权抗辩中美国Quanta案对权利用尽原则适用的影响

作者:知识产权律师 标签: 填加时间 : 2015-07-30 14:38
 


 

专利侵权抗辩中美国Quanta案对权利用尽原则适用的影响

 

2008 年 6月9日,  美国联邦最高法院 关于Quanta Computer,Inc.v. LG Electronics,Inc.专利侵权纠纷案的判决,一方面显示美国的权利用尽抗辩制度向绝对用尽原则的倾斜,前文已论述;另一方面对于专利权人或其许可人对“未完成产品”的出售是否可以导致权利用尽以及权利用尽抗辩制度是否适用于方法专利有了重大的突破。


第一,关于“未完成产品”的出售问题,Quanta 案肯定了专利权人或其许可人对“未完成产品”的出售同样可以导致权利用尽。即将权利用尽抗辩制度的适用范围扩大到“未完成产品”的首次销售,而且对于“未完成产品”的判断确定了“不适用于实质性非侵权用途(not suitable for substantial non-infringing use)”标准。


第二,把权利用尽抗辩制度的适用范围扩展到了方法专利。在美国,首次出售穷尽理论只适用于产品专利。其主要理由为方法专利的权利范围主要在于该方法专利所属的步骤、方法的再现,其无关产品问题,不能如产品专利同样的方式因产品的销售而获得报酬,从而产生专利权用尽的效果。


本案中,地方法院和CAFC都认同了该观点。但是Quanta 案改变了这一点。美国联邦最高法院认为,方法专利虽不能以产品或装置同样的方式进行销售而用尽,但是方法可以具体化于产品中,方法专利可以通过体现该方法的产品销售而用尽,排除用尽原则对方法专利的适用,将严重破坏该制度本身。


权利用尽原则适用于“未完成产品”及“方法专利”的制度,早在北京市高级人民法院 2001 年意见中就存在类似规定。


2001 年意见确立了间接侵权制度,而该意见也是我国最早的关于间接侵权的直接规定,其具体规定如下:


“73.间接侵权,是指行为人实施的行为并不构成直接侵犯他人专利权,但却故意诱导、怂恿、教唆别人实施他人专利,发生直接的侵权行为,行为人在主观上有诱导或唆使别人侵犯他人专利权的故意,客观上为别人直接侵权行为的发生提供了必要的条件。


74.间接侵权的对象仅限于专用品,而非共用品。这里的专用品是指仅可用于实施他人产品的关键部件,或者方法专利的中间产品,构成实施他人专利技术(产品或方法)的一部分,并无其它用途。


75.对于一项产品专利而言,间接侵权是提供、出售或者进口用于制造该专利产品的原料或者零部件;对一项方法专利而言,间接侵权是提供、出售或者进日用于该专利方法的材料、、器件或者专用设备。


76.间接侵权人在主观上应当有诱导、怂恿、教唆他人直接侵犯他人专利权的故意。


77.行为人明知别人准备实施侵犯专利权的行为,仍为其提供侵权条件的,构成间接侵权。


78.间接侵权一般应以直接侵权的发生为前提条件,没有直接侵权行为发生的情况下,不存在间接侵权。


79.发生下列依法对直接侵权行为不予追究或者不视为侵犯专利权的情况,也可以直接追究间接侵权行为人的侵权责任:


(1)该行为属于专利法第63 条所述的不视为侵犯专利权的行为;


(2)该行为属于个人非营利目的的制造、使用专利产品或者使用专利方法的行为。


80.依照我国法律认定的直接侵权行为发生或者可能发生在境外的,可以直接追究间接侵权行为人的侵权责任。”


但是,不可忽视的客观事实是,至今在我国的法律、法规以及最高人民法院的相关司法解释中均未明确间接侵权的法律地位。考虑到该客观事实的存在,上述规定存有越位之嫌;同时,如在本指南第108 条规定中的论述,“提供、出售或者进口专门用于实施他人产品专利的原料、专用设备或者零部件的,或者提供、出售或者进口专门用于实施他人方法专利的专用设备”的行为客观上切实损害了专利权人的利益。


对此类行为不予以法律规制,将实质上导致专利权人的利益难以实现,即“公开换保护”的专利法的基本价值难以实现。因此,此次《指南》的修订过程中,我们只能退而求其次,选择将上述行为视为共同侵权的一种表现形式,而对上述规定作出了相应的修改,即在《指南》第108 条规定了:“提供、出售或者进口专门用于实施他人产品专利的材料、专用设备或者零部件的,或者提供、出售或者进口专门用于实施他人方法专利的材料、器件、专用设备的,上述行为人与实施人构成共同侵权。”


同时,在权利用尽部分我们将“专利权人或者其被许可人售出其专利产品的专用部件后,使用、许诺销售、销售该部件或将其组装制造专利产品的行为以及方法专利的专利权人或者其被许可人售出专门用于实施其专利方法的设备后,使用该设备实施该方法专利的行为”规定为不侵权的行为。


通过上述条文的比较,此次《指南》修订过程中,关于权利用尽制度发生的变化主要包括:


第一,导致专利权权利用尽的行为,仅包括针对产品专利的专用部件以及针对方法专利的专用设备,其与《指南》第108 条规定的共同侵权行为所指向的构成侵犯专利权的行为并非一一对应。在第1 08 条规定中认定构成侵权行为的具体情形,针对产品专利而言不但包括专用设备、部件,还包括专门材料;针对方法专利,不但包括专用设备,还包括专用材料、器件。


第二,2001 年意见中针对间接侵权相关的权利用尽制度的确立,产品专利部分依据的是默示许可理论,方法专利部分依据的是利益平衡理论。而根据 2000年专利法的规定,专利许可必须签订书面合同,并明确包括专利授权的要式要件,否则会导致合同的无效,上述理论的适用同样是对2000 年专利法的一个巨大突破。


虽然修订后的专利法取消了专利许可必须签订书面合同的要件,但此次《指南》修订过程中,依然直接适用利益平衡理论确立相应的权利用尽制度,其理由主要基于前述利益平衡理论相较于默示许可理论更加符合权利用尽制度的立法本意。


确立相应的权利用尽制度后,所涉及到的主要问题为举证责任分配的问题,即“设备”是否为“专用”应当 由权利人举证证明还是由被控侵权人举证证明,此问题在第108 条部分已有相应的论述。


但是,在权利用尽制度部分,由于权利用尽是被告抗辩的一种具体方式,在此基础上,根据“谁主张,谁举证”的民事诉讼的最基本原则,由被控侵权人提供相应证据证明相应的“设备”为“非专用”是更为顺畅的。


关于“不适用于实质性非侵权用途”的判定,美国有关联邦地方法院提出了一种判断标准,认为要认定一种产品具有实质性非侵权用途,该用途必须是“商业上可行的”。所谓“商业上可行的”是指“能够使一种正在进行的商业得以继续和发展”。


但是对于实质性非侵权用途的判定一直没有唯一确定的标准,至于何种零部件构成关键零部件、未完成产品的“尤合理非侵权用途”、专利设备的非专利方法用途的判定等均需要进一步的研究,以确定具体的适用标准。

 

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