不视为侵权的抗辩中权利用尽抗辩制度的适用条件

日期: 2015-07-30 09:08作者:admin


 

不视为侵权的抗辩中权利用尽抗辩制度的适用条件
 


权利用尽抗辩制度的适用条件


现行《专利法》第69 条第卫款是对2000 年《专利法》第63 条第l款没有规定平行进口问题进行的完善。而用“专利产品”替代“专利权人制造、进口或者经专利权人许可而制造、进口的专利产品”,主要是为了避免将平行进口简单理解为“返销”行为。根据上述规定适用权利用尽抗辩制度进行抗辩,必须满足:第一,存在合法有效的专利权;第二,专利产品被专利权人或其许可人售出;第三,买受人对售出专利产品的处置权仅限于使用、许诺销售、销售、进口该专利产品。


(一)存在合法有效的专利权


正如之前所言,专利侵权抗辩是一种侵权抗辩制度,简单地讲是指被告据以主张原告诉讼请求不成立或不完全成立,从而免除或减轻其民事责任的事实,是对原告请求权的对抗。抗辩权乃“请求权之权利也,其作用在于防御,而不在于攻击,因而必待他人之请求,始得对之抗辩”。


有请求权,方有抗辩权,抗辩权不仅以对方请求权的存在为前提,而且其行使也必须以对方行使请求权为前提。请求权行使的基本条件在于合法有效的基础权利的存在;而在专利权侵权案件中,行使请求权的基础权利即为合法有效的专利权的存在。


(二)专利产品合法来源于专利权人或其许可人


市场上的专利产品并非都是由专利权人或者许可人制造或销售,专利产品还包括非专利权人未经专利权人的许可制造或销售的在技术方案上相同,或者相近似但没有实质性差别的产品。如果否定未经专利权人的许可制造或销售的在技术方案上相同,或者相近似但没有实质性差别的产品为专利产品,结果将是任何人在未经权利人许可的情况下,均可以使用专利权人通过专利权所保护的技术方案,那么专利制度的存在就毫无意义了。


而根据前述利益平衡理论,权利用尽原则适用的必要条件是专利权人已经获得相应的回报以奖励其创造性劳动对社会带来的贡献。因此,适用权利用尽抗辩制度,专利产品必须来自于专利权人或其许可人。


根据现行《专利法》的规定。专利产品是指专利权人制造、进口或者经专利权人许可而制造、进口的产品或者依照专利方法直接获得的产品,此即明确了适用权利用尽原则,专利产品必须源自专利权人或其许可人。


但是2008 年《专利法》将售出产品直接规定为“专利产品或者依照专利方法直接获得的产品”,这样即扩大了专利产品的范围,主要是考虑到平行进口中的“返销”行为的规定,同时,对于专利产品的出处不仅限于专利权人或其许可人亦可扩展至与专利权人有经济或法律上联系的其他人,从而对允许平行进口的分析更为符合逻辑。


由于专利权的地域性原则。在不同的国家就完全相同的技术方案可以存在不同的权利人,比如就同一专利技术,在中国与美国由甲、乙二人分别申请了专利,此时,由甲处购得的专利产品在美国销售,当乙在美国提起侵犯专利权诉讼时,乙尚未得到相应的回报,买受人是否同样可以引用权利用尽抗辩制度对乙的起诉进行抗辩?这个问题将在后面进行讨论。


但是我们强调的是,产品无论来自甲或者乙,此产品必须来自于有权人的销售,即必须是由专利权人或者经其许可的单位、个人售出。


同时,盗窃而来的专利产品是否仍然适用权利用尽抗辩制度也是一个值得探讨的问题。根据法国的第一次市场投放理论,专利权人在权利用尽抗辩制度中用尽的权利只是将产品投放市场的权利,其市场投放行为的完成只要是专利人使一般公众便于得到专利产品即可。


根据此理论将专利产品摆放于货架而待销售时,专利产品被他人盗走的情况同样适用权利用尽抗辩制度,因为专利权人将产品摆放手货架而待售的行为已完成将专利产品投放市场。有一种观点认为:“如根据我国专利法该产品的专利特权没有用尽,理应适用专利法的有关条款,既然行为人的使用和销售未经权利人同意。那么应属侵权行为。我们可以发现这样的推论是可笑的。


实际上,行为人的盗窃行为只是对专利产品的所有权造成了侵害,并没有涉及到专利特权,因为此时该特权已随产品的上市而用尽。”我们认为此种观点值得商榷。首先,由于专利权人的回报没有因为将产品摆放于货架或者被盗走而得以任何形式的实现,此时适用权利用尽抗辩制度的必要条件并没有实现,当然专利权人的专利权也没有用尽。


其次,我们认为盗窃专利产品属于侵犯专利产品所有权人对该产品的所有权的行为;恒是,如果盗窃人对该专利产品进行使用或者再销售行为则侵犯的是专利权人的专利权。权利人可以根据盗窃人的不同行为方式而主张不同的侵权之诉,以获得应有的利益保护。


(三)专利产品已被售出


我国《专利法》仅规定了专利产品由专利权人或其许可人售出,买受人再使用或销售等处置该产品的行为不视为侵权行为。但是对于销售的具体认定没有详细说明,比如销售的地域范围、是否必须为对一般公众的销售、销售的具体方式等,下面将详细讨论上述问题。


1.销售的范围


第一,销售的地域范围。



如上所述,由于专利权的地域性原则,在不同的国家就完全相同的技术方案可以存在不同的权利人。如果买受人在一国专利权人或其许可人那里取得专利产品,买受人是否可以在世界其他各国对该专利产品自由地行使权利,而不受他国专利权人的约束?对此问题有不同的答案,即形成权利用尽抗辩制度的国内用尽与国际用尽的区别。此问题将在后面详细论述。


第二,销售对象的范围。


根据法国的第一次市场投放理论,市场投放所针对的顾客是一般意义上的公众,而非特殊的群体。只要使专利产品便于一般公众获取,均可以视为市场投放。但是,根据前述利益平衡理论,权利用尽抗辩制度适用的必要条件是专利权人已经获得相应的回报以奖励其创造性劳动对社会带来的贡献。


专利权人可以从自己的直接销售中获得回报,也可以以许可他人使用专利技术而获取许可费或提成费的方式获得回报。另外,确立权利用尽原则的另一个目的在于保证商品正常的市场流通,以维护正常的市场交易秩序,促进经济社会的较快发展。


因此,我们认为对于专利产品的销售不应当必须要求面向一般公众,即要求专利产品便于一般公众获取作为权利用尽原则的适用条件。专利权人或其许可人与特定公众之间基于买卖合同而实现对专利产品的销售,我们认为同样应当认定为权利用尽抗辩制度中的“售出”。


2.销售的具体认定


第一,销售的方式。


销售是指将上述专利产品的所有权从一方(卖方)转移给另一方(买方),而买方则将相应的价款付给卖方。即专利权人或其许可人将专利产品的所有权转移给买受人,而由买受人支付对价的行为。我们将其称之为狭义的“销售”行为。我们认为在权利用尽抗辩制度中,销售不但包括狭义的销售行为,而且应当将销售行为做一个更加广义的理解。权利用尽抗辩制度的基础在于,一件专利产品由于专利权人或其许可人合法地出让并从中得到应有的回报后,而导致专利权在该专利产品上的用尽。


在交换过程中,专利权人或其许可人让渡专利产品,而获得了其他对等价值的物品,亦应认定专利权人已经得到回报;而在免费发放专利产品或者赠与专利产品等过程中,专利权人自动放弃了其获得回报的权利,这种对权利的抛弃,我们仍然应当视为权利人的利益已经得到回报。


因此,免费发放专利产品、赠与专利产品、交换等应当槐为销售。而导致专利权人或其许可人对于该特定专利产品的权利用尽。也就是说,权利用尽抗辩制度的适用以专利权人或其许可人得到实际的经济利益作为最终的评判标准,当然专利权人对于此种利益的自动抛弃应当视为专利权人或其许可人的经济利益已实际实现。


第二,销售的准备行为不可以认定为销售行为。


如前述将货品摆放于货架而待销售的行为,由于权利人没有得到相应的回报,不适用权利用尽抗辩制度。同样,许诺销售应当认定为对于专利产品销售的一种要约,即明确表示愿意出售具有权利要求所述特征的专利产品,因此在许诺销售行为中,由于权利人没有得到相应的回报,亦不认定为销售行为已经完成,而适用权利用尽抗辩制度。


总之,对于销售的具体认定应当以专利产品合法地脱离专利权人或其许可人的控制,而转移于他人,同时专利权人或其许可人在其中获得了相应的回报为判断标准,当然这种回报可以因专利权人或其许可人的自动抛弃而视为已经实现。


3.专利产品脱离专利权人的控制应当源自于专利权人或被许可人的自愿行为,即属于权利人的真实意思表示


根据通说,专利权从本质上讲是一种受限制的私权利。而对于私权利的行使原则为“法无明文禁止即可行”,因此,专利权人只要没有违反法律的强制性规定即可以自由地行使其专利权。


同时,对于私权的处分必须源于权利人的真实意思表示。销售作为一种合同行为,如果不是出于权利人的真实意思表示,将会导致合同的无效或被撤销。因此,一般来讲适用权利用尽抗辩制度应当以专利权人或被许可人的自愿出售行为为基础。


但是,如上所述,专利权是一种受限制的私权,权利人在行使权利时应当遵守法律对专利权人的法律限制。


强制许可即为我国专利法对于专利权人施加的一种合理限制。根据我国《专利法》第48 条到第51 条的规定,在具备实施条件的单位以合理的条件请求发明或者实用新型专利权人许可实施其专利,而未能在合理的时间内获得这种许可时;国家出现紧急状念戮有非常臂况时,或者为了公共利益的目的;一项取得专利权的发明或者实用新型比前已经取得专利权的发明或者实用新型具有显著经济意义的重大技术进步,其实施又有赖于前一发明或者实用新型的实施的等三种情况下,国务院专利行政部门根据该单位的申请,可以给予实施该发明专利或者实用新型专利的强制许可。


在强制许可的情况下,专利产品的售出即为合法地投入本国市场,且专利权人已经在国家强制许可中获得了相应的报酬,其专利权将会带给其的利益已经获得补偿,第三人使用、许诺销售或者销售该产品,都不应视为侵犯专利权。


另外,当专利产品成为法律文书的强制执行对象而被强制执行时,此时同样不是出于专利权人的自愿而使专利产品流人市场;但是,作为被强制执行对象的专利产品,是国家公权力机关采取一种公开、公正的方式对于专利权人或其许可人之前取得利益而不履行义务的一种衡平措施。我们认为,此种情况下应当视为专利权人或其许可人的利益已经得到回报,而导致专利权的用尽。


(四)买受人对售出专利产品的处置权范围的探讨


如前文所述,权利用尽原则中所指向的权利包括除制造以外的使用、许诺销售、销售、进口各项权能的集合。其中值得讨论的问题在于使用的认定。


使用是指专利产品按照其技术功能得到了应用。一般产品专利并没有限定于某种使用。因此,产品专利的效力可以具有各种用途,无论是专利说明书中说明的还是没有说明的,也不论在专利申请时是否预见到的,不问是用它的哪一种用途,也不问是反复连续使用还是只用了一次,都是这里所说的使用。


但是,对于使用的认定涉及修理与再造的区别。一般认为对于产品的修理属于合理的使用,由于专利权人在该产品上的权利已经用尽,不应当认为专利侵权行为。而对于再造行为,已经超出了对于专利产品的合理使用,属于对专利技术方案的使用,即制造了新的专利产品,如果落入了专利所要求的权利要求保护范围,应当认定属于侵犯专利权行为。


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