不视为侵权的抗辩中权利用尽抗辩的性质及目的

日期: 2015-07-29 16:19作者:admin



不视为侵权的抗辩中权利用尽抗辩的性质及目的

 


专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后,使用、许诺销售、销售、进口该产品的,不视为侵犯专利权,包括:


(1)专利权人或者其被许可人在中国境内售出其专利产品或者依照专利方法直接获得的产品后,购买者在中国境内使用、许诺销售、销售该产品;

(2)专利权人或者其被许可人在中国境外售出其专利产品或者依照专利方法直接获得的产品后,购买者将该产品进口到中国境内以及随后在中国境内使用、许诺销售、销售该产品;

(3)专利权人或者其被许可人售出其专利产品的专用部件后,使用、许诺销售、销售该部件或将其组装制造专利产品;

(4)方法专利的专利权人或者其被许可人售出专门用于实施其专利方法的设备后,使用该设备实施该方法专利。


随着商品流通速度及频率的加快,在专利产品售出后,专利权人是否仍然可以对该售出产品行使专利权,即专利权是否延及售出的专利产品?这是权利用尽抗辩制度的核心问题。


我国第一部专利法,即 1985 年专利法正式规定了权利用尽抗辩制度。1985年专利法中权利用尽抗辩制度见于其第62 条第l款,具体规定为:专利权人制造或者经专利权人许可制造的专利产品售出后,使用或者销售该产品的。1992年专利法延续了上述规定。


2000 年,我国第二次修改专利法后,专利权的具体权能增加了许诺销售、进口两项权能,与之相适应,对权利用尽抗辩的规定也产生了一定的变化:


首先,由于专利法体例的调整,将该制度调整到了第63 条第1款;其次,售出产品不但限于专利权人制造或专利权人许可制造的产品,而且增加了专利权人进口或经专利权人许可进口的产品:第三,规定“依照专利方法直接获得的产品售出后”同样适用权利用尽抗辩制度。第四,增加了许诺销售亦不视为侵权的规定。


但是对于进口售出的专利产品是否属于侵权问题没有明确规定,原因在于对于进口行为是否视为不侵犯专利权行为,理论与实践中均存在巨大的争议,核心问题在于其涉及到是否允许平行进口的问题,而平行进口问题不但属于一个法律问题,更重要的是在于贸易政策和产业政策的考量。


2008 年,经过专利法的第三次修改。权利用尽抗辩制度明确了允许平行进口,此为第三次专利法修改的一大亮点。


原因在于目前我国的经济实力和科研实力与发达国家相比还有相当差距,高科技领域的专利权绝大多数由外国专利权人掌握,我国的产业发展在相当程度上仍依赖于对国外技术的引进,且TRIPS在此问题上留给了各国相对自由的空间,我们应当充分利用;且允许平行进口使我国在必要时可以从国外进口我国目前尚不能制造或者制造能力不足的专利药品,有利于我国解决公共健康问题。


同时,对于其中涉及的法律术语进行了梳理,将适用前提明确为“专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后”;并根据专利法体例的调整,将该制度调整到了第69 条第1款。


通过对上述权利用尽抗辩制度的沿革的分析,我们可以发现,其随着时间的变化,自身内容也在不断地改变。虽然经过历次的法律修改,但该规定属于权利用尽抗辩制度的一般性规定,实践中对于权利用尽抗辩制度的具体适用仍然存在诸多的问题,归纳起来,主要体现在以下几个方面:


第一,权利用尽抗辩制度的具体含义,其用尽的权能仅包含其使用权能,还是也包含其它权能。


第二,如果专利权人在售出专利产品时,对于售出专利产品的使用及再销售存在限制性条件,买受人违反上述限制性条件是否视为侵犯专利权的行为?如果不是,买受人违反上述条件时,专利权人是否只能选择合同法上的救济渠道来维护其设置的限制条件给其带来的经济利益?此即相对用尽与绝对用尽的选择问题。


第三,权利用尽抗辩制度的具体适用条件,其销售的认定、专利权人自愿售出的认定、强制许可是否可以认定为权利人的自愿行为等。


第四,未经授权的进口商将专利产品从一国进口(或出口)到另外一国的行为是否仍然构成侵犯进口国专利权的行为,即平行进口是否应当获得法律的认同?此即国内用尽与国际用尽的问题。


权利用尽抗辩制度的性质及设置目的


专利制度最早源于13世纪英国皇家开始的以特许令的方式奖励在技术上的创新行为,是随着社会的不断发展而逐渐得以完善的。专利权作为国家通过法律形式赋予专利权人的一种专有权,即专利权人可以在一定的期限内自己独占实施专利及排除他人未经授权实施专利的权利,其一经产生就与“自由 流通相矛盾”,因此,各国法律在赋予专利权人专有权的同时,在考虑公共利益的基础上,一般会对这种专有权附加各种限制,包括:保护期限、先用权、现有技术、临时过境、非生产经营目的、强制许可等。


权利用尽抗辩制度也是上述限制中的一种。真正意义上的权利用尽抗辩制度最早起源于普通法系的判例,由美国1 873 年的Adams V.Burke 案所确立;在大陆法系国家,最早由德国于19世纪确立了权利用尽原则。无论普通法系还是大陆法系国家最初确立权利用尽抗辩制度所考虑的基础都是商品的自由流通问题。


(一)从权利用尽抗辩制度的理论基础看其性质及目的


目前,对于权利用尽抗辩制度的理论基础主要有以下两种:


一是起源于英国的默示许可(Implied License)理论。


此种理论基础在于专利权人对于首次售出的产品仍然享有相应的专利权,其权利可以延续到专利产品售出后的一切再使用及销售行为。根据该理论,专利权人在首次售出产品时,对于专利产品的后续利用必须设置明确的售后限制条件,否则推定买受人可以对该售出专利产品行使任何法律许可的权利。


二是起源于德国的权利用尽理论。


根据相关研究,就在英国法院于1871 年作出有关“默示许可真,的判例后不久,德国著名法学家科勒就将英国有关“默示许可”的判例引入了德国,但很快发现默示许可的理论在德国很难发挥作用。于是科勒提出了权利用尽理论。按照这种理论,当专利权人第一次将体现有关专利技术的产品销售之后他就用尽了自己的专利权。


从法律上说,他不得再以明示或默示的方式,控制或限制专利产品的进一步流通,包括对于专利产品的处置。该种理论认为专利权人在出售其专利产品时已经用尽自己的权利且获得了必要的报酬,因此买受人获得了自由处置所购买专利产品的权利,其主要目的在于平衡专利权人与社会公共利益,以实现在维护专利权人正当利益的基础上,保证自由贸易的顺利开展,因此,又称为利盎平衡理论。


分析上述两种理论学说,我们可以发现,二者的基本目的均是保证商品的自由流通,维护正常的市场秩序,这也正是设置权利用尽抗辩制度的基本目的。如果专利产品在其专利权人或其许可人将其售出后,仍然可以干预该产品的进一步流通,或者可以干预买受人对该产品的正常使用,不仅会造成市场的困惑,而且会影响正常的商业活动,造成妨碍市场竞争的严重后果。


而默示许可理论虽然充分尊重了专利权人的利益,得到了一些知识产权力量雄厚的国家的认可,但是,该理论存在两个缺陷:一是,某些国家规定,对于专利的授权许可使用必须通过签订书面合同的形式进行,否则视为无效,如2000年我国专利法第12 条规定:“任何单位或者个人实施他人专利的,应当与专利权人订立书面实施许可合同,向专利权人支付专利使用费”。


另外法国也有类似的规定。也就是说,在此类国家,默示许可理论肯定是无法适用的;二是,默示许可理论将是否限定售后限制条件的权利完全交由专利权人决定,这样虽然充分维护了专利权人的利益,但是却忽视了社会公众的利益。


如采取上述理论,专利权人完全可以对专利产品的销售区域进行划分,这与目前贸易自由化的趋势明显不符而不利于商品的流通,同时也不符合专利制度设立的目的。


从专利制度设立的目的来看,专利制度的设置不但在于保护专利权人的利益,更重要的是鼓励发明创造,推动发明创造的应用,提高创新能力,促进科学技术进步和经济社会发展。更进一步讲,保护专利权人的目的在于维护社会公共利益,其只是实现社会公共利益的一种手段。


同时,如果将专利权人的专有权延及到售出产品,必然会妨碍商品的正常流通,买受人在处置合法购得的专利产品时仍然需要获得专利权人的许可,这样将大大增加社会的交易成本,不利于市场的正常运行,亦有违目前世界贸易自由化及市场一体化的大趋势。


另外,专利权是一种排他性的权利,这种权利从本质上讲是因为专利权人的发明创造给社会带来了贡献,国家因此通过法律的形式给予权利人的一种奖励,这种奖励只能在每个产品上获得一次。专利权人在第一次出售专利产品时,已经得到了相应的回报,也就是说这种奖励已经实现,因此对于售出的专利产品,专利权人的专利权已经行使穷尽。


而且,国家并没有排除专利权人设置合法的售后限制条件的行为,并且给其提供了相应的救济途径。对于未违反关于自由竞争法律的相关规定或者损害社会公众利益而是可执行的售后限制措施,权利人可以依据合同的相对性原则,向首次买受人主张违约之诉以维护其合法利益。


综上所述,我们认为用利益平衡理论来解释权利用尽抗辩制度更具合理性,其逻辑上更符合专利制度设置的目的,而且避免了默示许可理论的上述两大缺陷。从利益平衡理论的角度来看,权利用尽抗辩制度的核心在于平衡专利权人利益及社会公共利益,以实现在维护专利权人正当利益的基础上,对专利权的行使附加必要的限制,以保证专利权保护的适度性,并保证自由贸易的顺利开展。


因此,从本质上讲,权利用尽抗辩制度是在专利权人利益得到回报的基础上,对专利权的一种限制制度。


(二)从各国的实践看权利用尽抗辩制度的性质及目的


英国是较早采用权利用尽原则的国家,该原则在英国被称为“默示许可”,英国人认为专利权人所享有的专利权不同于传统的物权等财产权利,专利权不会随着专利产品的转移而转移,因此专利权不会因为首次销售行为而用尽,其延及到售出后的使用与再销售等对该专利产品的再处置行为。


但是,为了维护市场的正常进行,不能因为专利权人享有对售后产品的控制而影响随后买受人的利益,否则将导致交易的不稳定性。英国法律规定在专利权人首次售出专利产品时,在其没有明确限制售后条件时,法律推定买受人可以自由地处分已买得的专利产品。


如上所述,德国最初采取的是与英国类似的默示许可理论。但是,随着社会的发展,其认为采取默示许可的理论尚不足以维护社会公共利益,仍然会妨害商品的自由流通,随后即采用了利益平衡理论。


美国的权利用尽抗辩制度由 1873 年的Adams v.Burke 案所确立。在该案中,美国最高法院认为:“当专利权人或者其被许可人销售一种设备或装置时,如果该设备或装置的价值仅在于使用,专利权人已经获得对于这种使用的回报,从此该产品不再受到专利独占权的控制。”


也就是说,一件专利产品在首次售出后,专利权人的利益已经得到回报,其权利已经用尽,买受人可以对专利产品进行自由地使用而不受专利权人的控制或约束。此案涉及的主要是售后使用权的问题。


在之后1895 年的Keeler v, Standard Folding Bed Co.案中将权利用尽的范围扩展至售后的再销售问题。从而奠定了美国权利用尽制度的基础。其后,美国也有判例支持允许专利权人附加一定的售后限制条件,同时对于售后限制条件的设定进行了详细的论述。


然而,随着美国专利爆炸时代的来临,在2008 年 6月9日的Quanta Computer,Inc.v.LG Electronics,Inc.专利侵权纠纷案后,美国又有了走回利益平衡理论的趋势,即认为对于违反售后限制条件的问题,专利权人可以寻求违约之诉以维护其合法权利,而不存在侵犯专利权的问题。


法国作为大陆法系国家,其专利权利用尽抗辩制度与倦国迎似,但是其将权利用尽的前提由销售扩大至了首次投入市场,其目的依然是维护商品的正常流通。这里的市场指的是商业流通的第一市场,一旦专利产品进入该领域,不论是否售出,专利权均告用尽。


根据法国的一个司法判例,“投入流通领域的(专利)行为是指将产品实际投放到市场使顾客便于获得;在母公司和子公司之间进行的(专利产品)销售活动不是实际投放市场的行为”。


依此判例我们可知,投放市场指的是包括销售在内的所有便于顾客获得产品的行为;顾客是一般意义上的公众,而非特殊的群体。可见,首次投入市场不但包括销售,而且包括免费发放、将专利产品陈列于货架等,只要使专利产品便于一般公众获取,均可以视为市场投放行为,甚至包括盗窃行为。


从上述各国的实践来看,各国权利用尽抗辩制度在具体适用上虽存在不同,但其目的都是为了维护商品的自由流通,维护正常的市场秩序;其本质仍然是对专利权的一种限制,即对专利的保护以其获得合理的回报为限度。


同时,从美国权利用尽抗辩制度适用条件的不断变化,我们可以看出,权利用尽抗辩制度不但是一种法律制度,其更多的涉及国家政策考量,我们应当看到,发达国家对知识产权的保护更多的是结合自身国情的政策考量,以追求自身利益的最大化。


尤其“美国在国内十分谨慎地调整权利人与社会公众之间的利益平衡,绝不一味强调知识产权的保护力度;在国际上对其他国家却始终强调知识产权保护,从来不讲利益平衡,两者形成了鲜明的对照。


其实,美国上述两方面的立场也具有一致性,两者都有利于保持美国的优势地位,都符合美国自身利益最大化的根本目标。”因此,在分析权利用尽抗辩制度时,我们不能简单地追求法律逻辑的严密性,同时应当结合我国的国情考虑国家的贸易政策等因素。




了解专利律师服务范围  :http://www.0755lvs.cn/zhuanlizhishi/ 

了解专利侵权判定标准服务范围:http://www.0755lvs.cn/zhuanlizhishi/pan/