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专利侵权抗辩中非生产经营目的的不侵权抗辩

作者:admin 点击量:1 发布时间:2015-07-29 15:50



 
专利侵权抗辩中非生产经营目的的不侵权抗辩
 


任何单位或个人非生产经营目的制造、使用、进口专利产品的,不构成侵犯专利权。


一、概述


本条与本指南第115至117 条所规定的未落入保护范围的不侵权抗辩不同,属于行为的不侵权抗辩。行使行为抗辩成功的,无论被诉侵权人所实施的技术方案是否落入他人专利权的保护范围,均不构成专利侵权。


本条是对《专利法》第11 条进行反面解释的必然结果。《专利法》第11 条规定:“发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。


外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。”该条规定的“生产经营目的”,也被称为“工农业生产或者商业经营目的”。


专利法之所以将“生产经营目的”作为侵犯专利权的要件,根本原因在于侵权责任法的一般原理。从民法原理上看,侵犯专利权的行为属于侵权行为,侵权行为的成立需要满足行为人过错、存在非法行为、行为产生损害后果以及行为与损害后果之间存在因果联系等要件。只有以生产经营目的实施专利权,才足以对专利权人的利益产生损害,才有专利侵权的成就,否则,不构成侵犯专利权。


因此,对专利法第11 条进行基于立法目的的反面解释,可以合理地推断“非以生产经营目的”实施他人专利权的行为,未对他人的利益造成损害,不满足侵犯专利权的构成要件。但是,实践中对“非以生产经营目的”的概念和内涵有不同的理解。


以比较法的角度观之,《欧共体专利公约》第25 条规定:“共同体专利的所有人享有的权利包括:任何第三人未经许可不得从事下列行为:(a)制造、提供、投入市场或者使用与该专利主题有关的产品,或为以上目的进口和贮存该产品;(b)使用该专利主题项下的方法,或在第三方知道或情势很明显的情况下如果未经专利所有人许可使用该方法是被禁止的而使用该方法;将该方法提供给合同国在其领土内使用;以及(c)制造、提供、投入市场、使用通过实施该专利主题而直接获取的产品,或为以上目的进口和贮存该类产品。”


第27 条规定:“共同体专利的所有人享有的权利不适用于:(a)属于个人行为且无商业上目的行为;(b)为进行与该发明主题有关的实验的行为。”一般学理上将《欧洲专利公约》的上述规定归纳为“以私人方式和为非商业目的而进行的行为”。


目前基本可以达成共识的是,个人为非商业目的而实施的行为不构成侵犯专利权,例如,科学爱好者出于个人兴趣制造专利产品,未用于商业用途的,不构成专利侵权,又如,个人为自己或者家庭生活的需要而实施他人专利的行为亦不构成专利侵权;而个人为商业目的而实施的行为则构成侵权专利权,例如个体经营者所进行的实施他人专利权的营业行为构成专利侵权。


最高人民法院在2014年 5月《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(征求意见稿)第28 条[非生产经营目的抗辩]规定:


被诉侵权人为私人消费目的实施发明创造的,人民法院应当认定不属于专利法第十一条、第七十条所称的为生产经营目的。


(方案二:被诉侵权人实施发明创造与其业务目的无直接关系的,人民法院应当认定不属于专利法第十一条、第七十条所称的为生产经营目的。)


从最高人民法院上述意见可知,第一种方案仅限于“私人消费”,即个人非经营目的的实施专利行为,适用范围过于狭窄;第二种方案范围较宽,但是,对于“与其业务目的无直接关系”也不好认定。


然而,与“个人”、“自然人”概念相对的“法人”或者“其他组织”等,所实施的行为是否一定为生产经营目的,则存在较大的争议。2001 年意见第94 条规定:“个人非经营目的的制造、使用行为,不构成侵犯专利权。但是,单位未经许可制造、使用他人的专利产品,则不能以‘非经营目的’进行侵权抗辩,而应当承担侵权责任。”


该条款明确否定了单位所实施的行为构成非生产经营目的行为的可能性,而认为只有个人的行为才可能构成非生产经营目的。在制定本指南的过程中,有相当部分的意见认为单位亦有可能行使非生产经营目的实施他人专利权的行为,对此我们将分别从以下两个方面进一步予以讨论。


二、为促进和实现公共利益目的设立的单位所实施的行为是否为“非生产经营目的”


在实践中,行政机关、学校、公立医院、博物馆、研究所等为促进和实现公共利益目的而设立的法人、其他组织常常以“非生产经营目的”对其所实施的行为进行抗辩,对此类主体所实施的行为是否应当一概认定为“非生产经营目的”,实践中有不同的做法。


例如,在北京市知识产权局作出的相关侵犯专利权纠纷处理中,均认定包括行政机关在内的单位未经专利权人许可实施其专利的,不论是制造还是使用都属于侵犯专利权的行为,并应承担相应的侵权责任。在2002 年北京市知识产权局调解的一个案件中,北京市某区环卫局因未经许可制造了与“坑位垃圾挤压机”实用新型专利完全相同的产品,并安装在北京市两个城区内的多个垃圾楼中使用,而被专利权人提起侵犯专利权纠纷处理请求。


环卫局以自己属行政机关,其制造、安装、使用专利的行为不属于为生产经营目的,其行为出于社会公共利益为由抗辩。其抗辩未被合议组接受。类似的案例还有某环卫局与某广告公司共同在新建成的街道两侧安置了未经专利权人许可制造的带广告牌的垃圾箱,某国家部委购进未经专利权人许可制造的自行车存放架、供单位职工在院内存放自行车等等,其有关非生产经营目的的抗辩均被认为不成立。


而在原告阿图尔一菲舍尔工厂有限两合公司( Fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co.KG)诉被告上海绿明建筑材料有限公司、沈阳凯兴装饰工程有限公司、山西博物院侵犯专利权纠纷一案中,原告指控第二被告未经许可制造了原告享有专利权的“紧固件”,第三被告山西博物院则将侵权产品使用于其主馆的石材幕墙板块安装工程,并将含有侵权产品的建筑物向他人提供有偿服务,其行为构成共同侵权。


对此,法院仅认定第二被告行为构成侵权。对于山西博物院的使用行为,法院指出,其虽使用了含有侵权背栓的建筑物,但这种使用并非为生产经营目的,因此对于原告主张不予支持。


我们认为,对于“制造”、“进口”行为而言,为促进和实现公共利益目的设立的单位所实施的行为构成侵犯专利权争议并不是很大,因为“非营利目的”的“公共利益”主体所从事的制造专利产品的行为,挤占了专利权人的市场,对权利人的损害明显且巨大。因此不应允许其以“非生产经营目的“进行抗辩。而“进口”行为等同于“制造”,可以类比“制造”行为进行处理。


争议较大的是“使用”行为。同一使用行为,因使用主体的不同,的确可能在侵权与否的定性方面存在差别,例如,某品牌的汽车安装有侵权的零部件,个人购买该品牌汽车用于个人及家庭乘用,则属于非生产经营目的使用,而企业购买该品牌汽车用于日常经营使用,则应属于生产经营目的使用;又例如,个人购买侵权的日光灯用于家居照明,则属于非生产经营目的使用,而工厂购买侵权的日光灯用于办公照明,则属于生产经营目的使用。


从目前的法律规定来看,并没有在生产经营目的方面区分“制造”行为和“使用”行为,我们认为这有失公平。实际上,对于以生产经营目的使用专利产品的主体而言。如果其具有合法来源,且主观上不存在明知或者应知侵权的过错,则其使用专利产品的行为所可能给权利人带来的全部损害,只在于其可能以低于专利产品的价格购买了有关产品,也即只要其弥补了专利权人的“使用费”,就足以补偿权利人的损失,如果在此情况下还要求使用者停止使用侵权产品,往往带来巨大的社会资源浪费。


因此,我们认为,如果专利权人同时指控制造者与使用者,那么应当由制造者承担停止侵权及损害赔偿的责任,如果专利权人仅起诉使用者,那么可以视情况不判决停止侵权,按照市场价格判决使用者缴纳使用费,如果专利权人此前已经起诉了制造者并获得了赔偿,那么其之后再起诉使用者的,不再予以赔偿,如果专利权人先起诉使用者并获得了使用费,之后再起诉制造者的,那么专利权人在先已经获得的利益,应当在损害赔偿的计算中予以扣除。


三、单位购买劳保用品的行为是否构成“生产经营目的”


我们认为,单位购买劳保用品供员工使用的行为,虽然其出发点是为员工谋福利,但是否可进行“非生产经营目的”抗辩,还需要分不同情况予以讨论。如果企业购买了劳保用品,但未进行分配,则应当认为使用行为属于“生产经营目的”,因为企业的该种行为根本目的最终还是为了服务其主营业务,劳保用品的所有权并未转移至员工手中,使用主体应仍然属于企业而非个人,因此仍然属于为生产经营目的而实施专利的侵权行为。


如果企业购买了劳保用品,并作为员工福利分发到个人手中,则专利产品的所有权发生了转移,使用行为应为员工个人而非企业,该企业充其量只能算是销售者,企业和员工均可援引“非生产经营目的”的条款进行抗辩。


例如,某企业购买一批健身器材置于办公场所供员工锻炼之用,如果该健身器材属于未经授权的专利产品,则企业的行为构成生产经营目的的使用行为;但如果该企业将健身器材发放员工,则企业和员工的行为均不构成生产经营目的的使用行为。实际上,在劳保用品是否发放至员工个人方面,在企业纳税方面也是存在区别的。


四、对本条的类推适用


由《专利法》第11 条的内容可知,专利权人有权控制他人为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其发明或者实用新型专利产品,或者使用其发明专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品的行为,也有权控制他人为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品的行为。


因此,依照反面解释不难得出结论,非生产经营目的实施专利的不侵权抗辩的范围应当不局限于本条所规定的“非生产经营目的制造、使用、进口专利产品的”的行为。从理论上说,还应当可以控制包括“许诺销售、销售”发明或者实用新型专利产品、“使用发明专利方法”以及“使用、许诺销售、销售、进口依照专利方法直接获得的产品的行为”。


不过,“许诺销售”和“销售”从性质上说,通常情况下均为营利行为,故以非生产经营目的而实施的许诺销售、销售几乎是不可能存在的。



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