专利侵权抗辩中变劣省略的不侵权抗辩

日期: 2015-07-29 14:59作者:admin


 
专利侵权抗辩中变劣省略的不侵权抗辩
 


被诉侵权技术方案省略权利要求中个别技术特征或者以简单或低级的技术特征替换权利要求中相应技术特征,舍弃或显著降低权利要求中与该技术特征对应的性能和效果从而形成变劣技术方案的,不构成侵犯专利权。


一、概述


在历史上,省略技术特征的变劣发明是否构成侵权,长期以来存在争论。专利法、专利法实施细则、最高人民法院历次颁布的司法解释对此均未予以明确规定。在专利制度施行的早期,变劣发明在一定条件下,被认为构成对专利权的侵犯。北京市高级人民法院 2001 年意见第41条采取了肯定说。


该条规定:“对于故意省略专利权利要求中个别必要技术特征,使其技术方案成为在性能和效果上均不如专利技术方案优越的变劣技术方案,而且这一变劣技术方案明显是由于省略该必要技术特征造成的,应当适用等同原则,认定构成侵犯专利权。”


省略技术特征的变劣发明构成侵权的观点与“多余指定”原则一脉相承,都是允许裁判者忽略记载在权利要求中的某项或者某几项技术特征,从而扩大专利权的保护范围,给予权利人以周延的保护。


与“多余指定”原则存在细微差别的是,变劣省略构成侵权的观点实际上认为省略专利权利要求的个别技术特征的技术方案,本来也应当是专利权人所能够获得的保护范围,但由于种种原因,专利权人未能将其作为更大范围的权利要求写入专利文献中,或者说,专利权利要求所请求保护的技术方案是“优选”的技术方案,而省略了必要技术特征的技术方案是发明创造所能够获得保护范围更大的技术方案。


从北京市高级人民法院的前述规定看,省略技术特征构成变劣侵权是被置于等同原则之下予以讨论的,侵权要件有四项:


一是被控侵权人省略技术特征的主观状态必须出于“故意”,也即主观上明知专利技术方案的存在和授权的事实,不具有过错、或者仅因为应当检索丽没有检索到有关在先专利而实施变劣技术方案不构成侵权;


二是变劣技术方案是在专利技术方案基础上省略必要技术特征的改变,如果变更专利技术方案的技术特征,或者省略的是“非必要”技术特征,均不构成变劣侵权,但可能依照该规定的其他条款分别构成一般等同侵权、适用“多余指定”原则的等同侵权;


三是被控技术方案性能和效果上相较于专利技术方案而言“变劣”,“变优”或者效果基本相同的改变不构成变劣侵权;


四是省略的技术特征与效果变劣之间存在相互对应的因果关系。


由于北京市高级人民法院在知识产权审判中的重要地位,上述规定曾经一度在全国范围内产生了广泛的影响。变劣侵权的理论和实践引发了巨大的争论,双方观点的对立十分尖锐,正是这种颇有意义的争论将我国的专利法理论引向了深入。


可以说,对本条变劣省略技术特征不构成侵权的规定反向观之,该规定实则进一步肯定了“全面技术特征”原则的刚性。


二、省略技术特征的变劣发明是否构成侵权


变劣侵权理论的存废之争与“全部技术特征”原则的兴起和逐步占据统治地位的发展史息息相关。“全部技术特征”原则(All Elements Rule)是指专利权的保护范围由描述发明客体的、记载在权利要求中的全部技术特征共同界定。全部技术特征原则是从权利边界的确定角度来说的,从侵权判定的角度说,则称为“全面覆盖原则”,二者是同一问题的正反两面,属同义概念。


在美国,全部技术特征原则是在判例法中逐步发展而来的,在多份判例中多次被强调,从而演变为今天的一项“铁律”。美国法院认为,“为了确定字面侵权,被控侵权产品中必须确切地包含有权利要求中限定的所有特征。”只要被控侵权技术方案中缺少一项以上的专利技术特征,那么就不构成侵权。


在中国,全部技术特征原则经历了较为漫长的发展阶段。专利法及其实施细则对此并未加以规定。1985 年、2001 年最高人民法院出台的司法解释也未予以明确。北京市高级人民法院2001 年意见中,建立了“柔性”的全部技术特征原则。之所以将该“意见”所规定的全部技术特征原则定性为“柔性”,是由于与以后的规则相比,该“意见”强调了专利权利要求中记载的供比对的技术特征必须是“必要”的。


也就是说,该全部技术特征原则为“多余指定”原则留出了一道口子,是全部“必要”技术特征原则,而非典型的、刚性的全部技术特征原则。2004 年,最高人民法院在一份批复中,针对被控侵权产品或者方法包含了专利部分特征是否落入保护范围、是否存在“部分侵权”的问题,首次在国家层面明确肯定了全部技术特征原则:“判断专利侵权通常适用‘全面覆盖’原则,即被控侵权产品要具有专利独立权利要求记载的全部必要技术特征,方能认定侵权成立,不存在部分侵权的问题。”


从“全部必要技术特征”的表述上看,该批复也采用了“柔性”的立场。然而,政策至2005 年发生了重大转变。界标性的案例是大连仁达新型墙体建材厂诉大连新益建材有限公司侵犯专利权纠纷案,在该案中,最高人民法院基本上否定了“多余指定”原则的适用,认为“凡是专利权人写入独立权利要求的技术特征,都是必要技术特征,都不应当被忽略,而均应纳入技术特征对比之列”,由此,在侵权案件中,法院不再区分权利要求中的技术特征是“必要”的还是“非必要的”,在此基础上确立的全部技术特征原则由“柔性”转变为“刚性”。


这一政策转变最终体现在2009 年出台的司法解释中。该司法解释第7 条第2款明确规定了全部技术特征原则:“被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的,人民法院应当认定其落入专利权的保护范围;被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比,缺少权利要求记载的一个以上的技术特征,或者有一个以上技术特征不相同也不等同的,人民法院应当认定其没有落人专利权的保护范围。”


至此,我国也正式确立了全部技术特征原则。并且,值得注意的是,与2001 年司法解释在“技术特征”之前均冠以“必要”二字相比,2009 年司法解释的条文中去掉了“必要”二字,立法语言的变化反映了这样一种认识:在侵权案件中。适用全部技术特征原则无需如同审查可专利性时那样区分该技术特征是“必要”的还是“非必要”的。


之所以要坚持“全部技术特征”原则,归根结底,是政策性考量的结果。


全面覆盖原则的合理性在于形成稳定的权利预期的需要。根据内涵和外延的相互辩证关系,内涵越具体、越丰富,外延则越小。一项由权利要求圈定的技术方案包括多项技术特征,不同技术特征之间的各种排列组合结果,所形成的技术方案的内涵是不同的,外延也不一致。


忽略任何一个技术特征都会使得技术方案的内容、性质以及权利范围的外延发生变化。从授权过程上看,专利局审查的对象必然、也必须是由 全部技术特征构成的技术方案,基于效率和经济的考虑,专利局不可能对各项技术特征的所有排列组合结果所构成的技术方案进行可专利性的审查。


专利局授权的基础是一项权利要求所包含的所有技术特征共同限定的技术方案,正是因为这些技术特征的存在,使得权利要求拉开了与现有技术的差距,专利局也正是基于这些区别特征的存在而给予了授权。申请人也具有足够的自由度选择各项技术特征的排列组合方式。并且通过从属权利要求这一重要的工具自由地设计要求保护的不同技术方案。


在权利保护层面,省略任何一个技术特征的方案均是专利局所未曾审查过的“新”的技术方案,侵权法院如果对此进行评判,实则代替了专利局而对此新的技术方案的可专利性发起了新的审查程序,这导致了一种极大的不确定性。


从裁判角度而言,对手“新”的技术方案进行全面的可专利性的审查,既不经济,也需要复杂的制度安排和坚实的人员、资源储备以保证结果的统一性和可预期性;从社会公众的角度而言,专业的、权威的裁判只能提供一种事后的结论,而无法在从事有关商业行为之前便能够获得相对明确的预期,从而在商机稍纵即逝的市场竞争中有效地规避经营风险。


由专利权人作为自身利益的最佳守护者是最小化社会总成本的制度选择。专利权人在授权过程中有着广泛的自由度,如果其出于便于获得授权的考虑而选择外延较小、内涵较多的技术方案,那么在日后主张重新获取外延较大、内涵较少的技术方案的保护,难以被认为是一种诚信的行事方式,也会使得权利的范围处于一种不确定的状态,在技术密集、拥挤的今天,无疑极大地提高了权利所面对的听众的信息处理成本。


从法律后果上说。全部技术特征原则是奠定权利要求划界核心地位的基石。如果没有该原則,权剃要求的地位要远远逊色于目前的地位。在美国,法院多次重申全部技术特征原则与权利要求的重要性。“用来丈量专利权人的权利范围的东西就是权利要求”。禁止将专利权利要求当作“可以朝任何方向扭转的蜡像鼻子,仅仅引用说明书就可以使之涵盖超出其字面意思范围或与字面意思不同的内容”。


有鉴于此。在最高人民法院作出“大连仁达”案之后,伴随着全面的“刚性”的全部技术特征原则的确立,裁判机关对撰写失误的“容忍度”越来越低,“变劣省略侵权真。的反对呼声也越发高涨,最终,在2009 年的沈阳直连高层供暖技术有限公司诉张建华、沈阳高联高层建筑供暖联网技术有限公司侵犯实用新型专利权纠纷一案中,最高人民法院做出了明确的表态,指明了“被控侵权技术方案是否因缺少某专利技术特征而导致技术功能或效果的变劣,不应考虑。”随着此判决的出台,变劣省略侵权的做法也最终退出了历史舞台。


三、被控侵权人的主观状态在侵权判定中是否应当予以考虑


在前述沈阳直连高层供暖技术有限公司诉张建华、沈阳高联高层建筑供暖联网技术有限公司侵犯实用新型专利权纠纷一案中,一、二审法院在判决被告的行为构成侵权时,判决书的字里行间中似乎隐含着这样一种信息:被告主观上不仅明知原告专利权的存在,而且对专利技术的内容十分熟悉,该主观状态在侵权判定中应当予以考虑。2001 年意见第41 条也将“故意”作为变劣侵权的主观要件,那么,在“后变劣侵权时代”,被控侵权人的主观状态在侵权判定中是否还仍然应当予以考虑?


包括专利制度在内的知识产权制度是模仿自由与权利垄断的平衡。“模仿自由是自由竞争政策的派生物。”模仿不仅是技术创新和进步的起点,也是市场竞争自由的途径和保障,它保证了市场参与者自由竞争的基本权利,也大大减少了人类社会资源重复和浪费的情况。


事实上,当今任何科学技术的发展进步都离不开“前人的肩膀”。尤其对于像中国这样一个技术后发国家来说,在尊重他人知识产权的前提下,进行合法的模仿是少走弯路、实现科技赶超、奠定原创技术和智力基础的必由之路。


合法模仿不仅仅只是市场竞争者的一项自由,而且在国家政策的层面上,甚至应当鼓励合法的模仿、复制和借鉴。“闭门造车”在技术日新月异的今天愈发没有市场,收集、研究、掌握、理解竞争对手和行业领先技术是有效规避侵权风险、进行技术后续研发、新产品开发和实现自身专利布局的基础。专利制度应当实现这样一种功能:鼓励创新主体以开放的心态进行全面的现有技术研究,把握行业发展现状,了解技术发展前沿。


但是,并不是说,在专利侵权判定中,主观过错不应成为侵权与否的构成要件。专利侵权作为民事侵权行为的一种特殊形态,也要遵循侵权责任承担的“过错原则”,除非有明确的规定,不能以不知晓有关专利权而在侵权判定标准上对被控侵权人予以宽大处理。


四、从属专利权是否构成侵权


从属技术方案是指在基础技术方案全部技术特征的基础上,增加了新的技术特征的技术方案。如果从属技术方案能够满足专利法所规定的新颖性、创造性、实用性等授权条件并获得授权,那么以从属技术方案为保护客体的专利权便成为在先基础专利的从属专利。由于从属专利完整包含了基础专利的全部技术特征,按照全面覆盖原则,无论其增添的技术特征如何使得该技术方案整体上取得了脱胎换骨的技术飞跃,也仍然落入了基础专利的保护范围。


从逻辑上说,从属专利限定的保护范围全部落入了基础专利保护范围的外延之内,从实质上说,从属专利完整利用了基础专利,是在充分利用了前人的贡献的基础上所得到的创新,故实施从属专利的行为受到基础专利权人排他权的控制。


与纯粹的逻辑分析不同的是,从属专利在其保护范围内同样产生对基础专利权的排斥作用,阻止基础专利权人在该范围内实施基础专利技术方案,如此一来,在在先专利权的保护范围中开辟了一块特殊的领域,在该领域范围内,基础专利权人和从属专利权人在没有取得对方许可的前提下都不得实施,第三人则需要同时取得基础专利权人和从属专利权人的许可。


例如,假定基础专利权人A的专利技术方案包含特征a。而从属专利权人B的从属专利技术方案包含a与b,由于从属专利技术方案完整地包含了基础专利的全部特征a,则其受到在先专利的控制;而在先专利权人未经许可也不得实施从属专利的技术方案,因为在后专利权人对包含a、b 特征的技术方案享有排他权。因而,为了实施改进的包含a和b的技术方案,无论是A还是B都需要取得对方的许可。


如果从属技术方案在诞生之日起能够满足专利法所规定的新颖性、创造性、实用性等授权条件,但是从属创新者B没有及时申请专利权,日后一旦从属技术被公开,则B将在客观上丧失获得专利权的可能性,或者由于技术的进步提高了创造性判断的门槛,使从属技术方案最终无法获得专利权。


此时,包含a、b 特征的从属技术方案自其向公众公开、或者因其他原因丧失了授权前景之后,就进入了在先创新者A所享有的权利的保护范围。此时,B未经A许可不得实施a以及包含a、b的技术方案,但A既可以实施a,也可以实施包含a、b的技术方案。


如果从属技术方案在诞生之日起不能满足专利法所规定的新颖性、创造性、实用性等授权条件,则问题变得简单起来,即 A有权控制包含a、b的技术方案。


综上,我们可以得出以下结论:从属性创新有且只有在实际获得专利的情况下,才能从在先权利的保护范围中“活生生”开辟出一个独立的排他权领域,也只有在这种情况下,在先权利的保护范围才可能受到“挤压”,在其权利的逻辑边界内让渡部分领地供在后权利人“共享”。


即使被告取得了从属技术方案的专利授权,但并不能以其实施的是自己的专利技术进行有效的抗辩,因为自己拥有专利亦可能构成他人在先专利的从属专利。


假定被告在原告所拥有的专利的基础上增加了新的技术特征,而并未省略技术特征,并且该技术方案能够获得专利授权,那么该专利权构成在先专利权的从属专利权,实施该从属专利的行为仍然构成对原告专利权的侵犯。


同时,原告在此情况下也不得实施被告增加了技术特征的从属专利权,双方只能通过协商谈判的方式对该新的技术方案进行交叉许可方可合法实施。



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