专利侵权抗辩中不构成相同、不构成等同的不侵权抗辩的认定

日期: 2015-07-29 14:25作者:admin


专利侵权抗辩中不构成相同、不构成等同的不侵权抗辩的认定

 


被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求中对应技术特征相比,有一项或者一项以上的技术特征既不相同也不等同的,不构成侵犯专利权。


本条第一款所称技术特征不相同不等同是指:


(1)该技术特征使被诉侵权技术方案构成了一项新的技术方案;


(2)该技术特征在功能、效果上明显优于权利要求中对应的技术特征,并且所属技术领域的普通技术人员认为这种变化具有实质性的改进,而不是显而易见的。


一、概述   


本条第1款与本指南第1 15 条相同,亦是“全部技术特征”原则的题中应有之义。从“全部技术特征”原则出发经简单推演,我们可以得知,被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求中对应技术特征相比,有一项或者一项以上的技术特征既不相同也不等同的,则不构成侵犯专利权。


从逻辑上说,不相同包括不构成实质相同的情形,但从实际操作的层面来看,实质相同的判断主要在专利新颖性和创造性的区分中有意义,而在侵犯专利的案件中,在相同和等同之间再区分实质相同并无明显的必要。只要存在细微的差异,即可否定相同,并开始从是否构成等同的方面人手进行调查,如果引入实质相同的概念,只是徒增了判断的烦恼而已。


对于本条第2款第1 项的理解,从逻辑上来说,只要被诉侵权技术方案有一项或者一项以上的技术特征与权利要求的对应技术特征不相同或者不等同,按照内涵不同则对象不同的基本原理,则被诉侵权技术方案与专利权技术方案不同,构成“新”的技术方案。


对于本条第2款第2 项的理解,其强调被诉侵权技术方案对一项或者一项以上的技术特征进行改进,在功能效果上明显优于专利权相对应的技术方案的,构成实质性的改进技术,从而不构成侵权。


综合本条第2款第(1)、(2)项的内容可以发现,如果被诉侵权技术方案满足本条第2款的要件,即其构成了能够获得专利保护的新的替代技术,属于与原告主张权利的专利技术平行竞争的技术,其自然不具有侵权的违法性,不应当落入等同的保护范围。


需要注意的是,本条意在排除明显不构成侵权的情形,在此情形下,被控侵权人当然可以提出抗辩并获得支持,但这并不意味着被控侵权人在不构成相同、不构成等同时仅可以以本条第2款提出抗辩。归根结底,不构成相同、等同的抗辩仍然应当以否定等同侵权的构成要件为标准。


2001 年司法解释第17 条第2款规定:“等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征”。


本指南第43 条规定:“等同特征,是指与权利要求所记载的技术特征以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且所属技术领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够想到的技术特征。”


由上述规定可知,等同侵权的成立需要同时满足“基本相同的手段”、“基本相同的功能”、“基本相同的效果”、“所属技术领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够想到”四个要件,缺一不可。


因此,从侵权抗辩的角度丽言,只要能否定上述四项要件中的任何一个即可,相对而言,证明本条第2款所规定的“效果明显优于”专利的对应技术特征是相对困难的,实践中,被诉侵权人也可以从等同侵权四要件不成立的角度进行抗辩。


综上所述,本条所规定的不相同、不等同的侵权抗辩(尤其是不等同抗辩)属于那些明显不构成相同或者等同侵权的抗辩,但并不意味着其穷尽了所有不相同、不等同抗辩的情形,如果被诉侵权技术方案未能满足本条规定的情形,但存在其他不构成等同情形的,被诉侵权人也可以提出不相同、不等同的抗辩。


二、等同侵权的构成要件


2001 年司法解释第17 条第1款规定:“专利法第五十六条第一款所称的‘发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求,,是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准,也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。”该溉定明确规定了专利侵权的等同原则。


等同原则是美国联邦法院在司法实践中逐步确立起来的一项判例法规则,在成文法中至今未有明确规定。美国专利法第271 条只规定了字面侵权,除了专利法第112 条第6款在功能性限定权利要求(means-plus-function claims,)这一特殊领域明确提出等同以外,一般意义上的等同原则是仅存在于案例法之中的规则。


等同原则的目的是为了避免过于严格地将权利的保护范围拘泥于文字、因语言文字的局限性而使得本应当获得保护的权利丧失保护,从而损害权利人的合法权益和进行发明创造的积极性。如果将专利权的保护范围仅仅限定于权利要求的字面含义,那么一些无关紧要的变化将导致被控技术方案被排除在专利权的保护范围之外,专利权也丧失了存在的意义。


确定权利保护范围的过程,实际上就是将垄断权保持在合理范围之内的过程。“不禁止其他类型的剽窃行为,则发明人将任由文字摆布,让内容屈从于形式。这会剥夺发明人对发明所享有的利益,会促使发明人隐瞒而不是披露发明。”


关于等同的判断标准,在1978 年的Machine Co.v.Murphy案中,美国联邦最高法院提出了认定等同的完整标准:“如果两件发明物以实质上相同的方式发挥着相同的功能,达到了实质上相同的效果,它们就是相同的。”


此后,联邦巡回上诉法院认为,“功能—方式—效果”标准通常足以认定等同,因为功能、方式、效果的相似性,为怀疑被控侵权物与专利发明之间的非实质差异只留下了很小的空间。但是,对于功能、方式和效果的衡量不一定是问题的结束……随着技术越来越深奥和发明步骤越来越复杂,“功能—方式—效果”标准可能不会一成不变地足以表明差异的非实质性。


因此,联邦巡回上诉法院认为,“非实质性差异”是判断被控侵权物与专利发明之间是否构成等同的根本标准。在认定“非实质差异”时,通常情况下,“功能—方式—效果”标准是有效的,一般就足以认定非实质性差异。


但是,随着技术向着复杂性、多元化方向发展,“功能—方式—效果”三一致标准并不能在任何情形下都足以用来判断是否存在“非实质性差异”。在Warner-Jenkinson v.Hilton Davis一案中,联邦最高法院提出了非实质区别的标准( Insubstantial Difference),其包括两步判断法:手段、功能及效果上实质相似;在侵权之时已知可相互替代。


2001 年司法解释第1 7 条第2款规定:“等同特征是指与所记载的技术特征基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征”。也就是说,我国司法实践在等同原则的判断上借鉴了美国的做法,采用了“三基本”加“不具有创造性”的判断标准。这一标准在实践中发挥了广泛而重要的作用,就目前的情况而言,在没有找到更好的判断标准之前,“三基本”加“不具有创造性”仍不失为主要的等同判断原则和方法。


以珠海格力电器股份有限公司诉广东美的制冷设备有限公司侵犯专利权纠纷一案为例,本专利是将参数存储在非易失性的记忆芯片中,而被诉侵权“舒睡模式3”是将参数存储在易失性的控制芯片的RAM中,两者并不相同,但仍然需要从手段、功能、效果、是否需要付出创造性劳动等方面判断所涉技术特征是否等同。且这一判断过程需要立足于本领域普通技术人员的认知标准进行。


在电子工程技术中,易失性和永久性存储芯片是本领域普通技术人员根据所要解决的技术问题、用途、成本等综合考虑所常用的技术手段;本专利的记忆芯片和被控侵权技术方案中控制芯片的RAM功能相同,均用于储存睡眠曲线参数;控制芯片的RAM虽然是易失性的,在遥控器掉电时数据不会被保存,但通常情况下,空调遥控器在使用中一般不会取下电池,在此情形下二者的效果基本相同;而且对于本领域的普通技术人员而言,以控制芯片的RAM代替记忆芯片,无需经过创造性劳动就能够联想到。


因此,非易失性记忆芯片和易失性控制芯片两项技术特征之间构成等同,被控侵权技术方案仍然落人本专利的保护范围。


值得注意的是,等同原则是在全面覆盖原则框架之内的判定,是技术特征的一一等同,而不是技术方案的整体等同。对此,2009 年司法解释第7 条作出了明确规定:“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落人专利权的保护范围,应当审查权利入主张的权利要求所记载的全部技术特征。


被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的,人民法院应当认定其落入专利权的保护范围;被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比,缺少权利要求记载的=个以上的技术特征,或者有一个以上技术特征不相同也不等同的,人民法院应当认定其没有落人专利权的保护范围。”


由于等同原则的判定本身具有一定的主观因素,为了限制不确定性,使权利人和社会公众对于侵权与否的判断客观化、预期化、统一化,技术特征的逐项等同规则无疑起到了规范等同判定的重要作用。



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