专利侵权抗辩中缺少技术特征的不侵权抗辩的认定

日期: 2015-07-29 14:28作者:admin



专利侵权抗辩中缺少技术特征的不侵权抗辩的认定

 


被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比,缺少权利要求中记载的一项或一项以上技术特征的,不构成侵犯专利权。


一、概述


本条文从反向进一步明确了“全部技术特征”原则,与本指南所废止的2001 年意见的原有条文相比,明确废止了“多余指定原则”。也即,在对权利人所主张的权利要求的技术方案和被诉侵权技术方案各自进行技术特征划分的基础上,考察被控侵权技术方案是否包含权利要求所记载的全部技术特征,如果包含,那么无论被诉侵权的技术方案是否还包含专利权所没有的其他技术特征,被诉侵权技术方案均落入专利权的保护范围,如果不包含,即缺少或者有一项以上的技术特征存在不同,则均不落入专利权的保护范围。


之所以作出这样的规定,是因为完整包含了专利权技术特征的技术方案,无论其是否还具有其他技术特征,均完整地实施了专利权利要求所请求保护的技术方案,,再现了发明人的发明构思,使用了他人享有禁用权的技术方案,该被诉侵权的技术方案即便增加了其他的特征,也只是在他人基础上的进一步发展而已,并不影响其完整拷贝他人技术的性质。


当然,这里所指的“他人技术”,指的是专利权人请求保护的技术方案,而不是专利说明书中或者附图中描述的技术方案,有些被诉侵权人将其技术方案与专利说明书实施例的技术方案相比较从而认为没有落入专利权的保护范围,这一做法是不正确的。一般而言,专利权利要求概括的范围总是要比说明书实施例大一些,因此,“使用他人技术”,指的并非专利说明书中公开的技术,而是专利权利要求所请求保护的技术,后者往往是相当数量的技术方案的集合。


二、“多余指定”原则的制度变迁与全面覆盖原则的全面建立


本条规定的一个主要作用是废止“多余指定”原则。“多余指定”原则是指裁判者在阅读专利文献的全部内容之后,认为对于本领域普通技术人员而言,权利要求书中记载的某些技术特征属于与实现发明目的无关的技术特征,可以在保护范围的确定中忽略该“多余”特征,从而扩大权利的保护范围以保护发明实质。承认“多余指定”原则的法理基础是照顾疏忽大意或者经验不足的权利人,弥补其撰写失误,宽恕其疏忽大意,使之可以对抗“盗用”其“发明精髓”的“实质侵权”。


这一原则的适用结果是对权利人权益的保护可以达到“父爱”般的程度,权利人在申请过程中的“不当”自我限缩可以得到反悔式的扩张,从而最大限度地发挥专利制度的激励作用。


“多余指定”原则原产于德国,在九十年代作为法学理论被引入我国,并对司法实践产生了重要的影响。1995 年北京法院审理的周林诉北京奥美光机电联合开发公司、北京华奥电子医疗仪器有限公司侵犯专利权纠纷案是适用该原则的典型代表。


涉案“人体频谱匹配效应场治疗装置及生产方法”发明专利权利要求书中记载了“立体声放音系统及音乐 电流穴位刺激器及其控制 电路装置于整机体内”的技术特征,该特征与频谱效应场治疗无直接关系,目的仅是提供“音乐治疗”,被控侵权产品与权利要求记载的技术方案的唯一区别就在于不具备该特征。


法院认为,涉案专利的突出的实质性特点在于该项技术方案中提出了14种组分及其含量,构成效应场治疗装置的模拟人体频谱发生层,被控侵权产品缺少的特征不产生实质性的必不可少的功能和作用,显系申请人理解上的错误及撰写申请文件缺乏经验误写所致,故应视其为附加技术特征,被控侵权产品与本专利是本质上等同的技术方案,因此侵权成立。


北京法院的立场和做法对其他地方法院产生了很大影响,此后,各地法院出现了多起适用“多余指定”原则进行裁判的案例。最高人民法院于2001 年颁布的司法解释虽未明确其关于“多余指定”原则的态度,但在字里行间之中为该原则的适用提供了空间。


该司法解释第17 条第1款规定:“专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准,也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。”由于该规定强调了确定保护范围的技术特征必须是“必要”的,因而从反面解释的角度出发,似乎可以得出“非必要”的技术特征对保护范围的确定不起作用的结论。在本指南所废止的2001 年意见中,则明确规定了“多余指定”原则。


该“意见”对“多余指定”原则的定义为:“多余指定原则,是指在专利侵权判定中,在解释专利独立权利要求和确定专利权保护范围时,将记载在专利独立权利要求中的明显附加技术特征(即多余特征)略去,仅以专利独立权利要求中的必要技术特征来确定专利权保护范围,判定被控侵权物(产品或方法)是否覆盖专利权保护范围的原则。”同时,该“意见”第47 条至第55 条花费了大量的笔墨对“多余指定”原则的含义、适用条件、时机、考虑因素、范围、侵权人的责任减轻等进行了详细规定。


最高人民法院在2003年公布的《关于处理专利侵权纠纷案件有关问题解决方案草稿的征求意见稿》曾经写入了“多余指定”原则,表明在当时的认识中,“多余指定”原则仍然是主流的司法政策和观点。


但这一情况在2005 年发生了重大转折,里程碑性的案件是最高人民法院提审的大连仁达新型墙体建材厂诉大连新益建材有限公司侵犯专利权纠纷案。最高人民法院在该案中基本上否定了“多余指定”原则:“本院不赞成轻率地借鉴适用所谓的‘多余指定原则,“权利要求书的作用是确定专利权的保护范围。


即通过向公众表明构成发明或者实用新型的技术方案所包括的全部技术特征,使公众能够清楚地知道实施何种行为会侵犯专利权,从而一方面为专利权人提供有效合理的保护,另一方面确保公众享有使用技术的自由。只有对权利要求书所记载的全部技术特征给予全面、充分的尊重,社会公众才不会因权利要求内容不可预见的变动而无所适从。


从而保障法律权利的确定性,从根本上保证专利制度的正常运作和价值实现。”上述判词表明,最高人民法院特别强调了权利要求的公示作用和由此产生的公信力,以及全面技术特征原则对保护公众信赖、增强技术创新和市场交易可预见性方面的制度价值。


如果说最高人民法院在上述案件中使用“不赞成轻率地借鉴适用”的措辞对“多余指定”原则的适用仍然留有余地的话,那么最终在2009 年司法解释中确立的“刚性”的全部技术特征原则被认为是对“多余指定”原则的明确废止。至此,“多余指定”原则正式在中国的司法实践中寿终正寝。


虽然专利法实施细则第21 条第2款的规定曾经一度被“多余指定”原则的拥护者认为是该原则适用的法律依据,但是该款规定实际上是从可专利性的角度出发所作的规定,其立法目的旨在要求所有的为解决发明技术问题、实现发明目的的必要技术特征都必须记载入权利要求,但它并不意味着所有载入专利权利要求的技术特征都是“应然状态”下的“为解决技术问题”所必不可少的必要技术特征。


此“必要”与确定保护范围时所称的“凡是记载在权利要求中的技术特征都是必要技术特征,都不应当被忽略”的彼“必要”的含义不同。前者是解决技术问题所需的“必要”,后者是为了贯彻全面覆盖原则所必须要考虑的“必要”。


之所以在实务中否定“多余指定”原则的适用,根本原因在于专利政策的现实土壤发生了重要的变化。


首先是出于权利外观的客观需要。提高权利边界的确定性、保护公众的信赖成为维护市场交易安全的重要方面。适用“多余指定”原则的一个重要的不利后果是使权利边界变得模糊起来。


一方面,社会公众需要进行更为深入的研究工作,才有可能准确地分辨权利要求中是否存在、何处存在“多余”的技术特征。今天的公众本来就在“专利丛林”中艰难跋涉,如果再允许埋下潜藏的“专利地雷”,公众的商业和创新活动将更加寸步难行;另一方面,是否“多余”面临着过多的临界情形,几乎所有的特征都有其技术效果,忽略该技术特征一般也带来相应技术效果的消失,可以说,所有的技术效果都或多或少地有助于实现某种技术目的,是否“必须”只具有程度上的区别,在其中划界面临着过多的不确定的因素。


其次是出于敦促提高申请质量、加强授权审查作用、节约社会资源的需要。由于在专利实质审查阶段审查员是在考虑了记载在权利要求中的每一个特征的基础上做出授权决定的,那么如果忽略其中的某一特征,所形成的是与原权利要求所限定的技术方案完全不同的技术方案,这一重新圈定的技术方案是专利局授权过程中所未予考虑的。


如果“多余指定”原则得以普遍适用,那么申请人的最佳策略是在申请时提出特征多、范围小的权利要求,以降低授权难度,但在侵权诉讼中主张由法院指定“多余”的技术特征并加以忽略,长此以往,专利审查将变得毫无意义,因为申请人真正希望保护的技术方案可能隐藏在提交审查的文献背后,专利局花费了大量的时间进行检索、进行新颖性、创造性等可专利性的判断,到头来审查的对象只不过是被权利人束之高阁的“幌子”。


而侵权审理法院对“多余技术特征”的判定,势必需要投入大量的精力审查“新”方案的可专利性问题。这造成了由法院而不是由专利局来“颁发”权利的畸形局面,显然法院也不具有相应的审查资源。


三是损害了多项权利要求的制度功能。对撰写多项权利要求的专利权征收额外的费用是各国的通行做法,这一做法的目的是减少错综复杂、盘根错节的权利要求体系,减轻公众为确定权利边界所付出的成本和专利局的审查成本。“多余指定”原则在一定程度上降低了从属权利要求撰写的意义,减少了需要撰写的权利要求的数量,在某种程度上可能会损害这一制度的效用。


最后,“多余指定”原则在“原产地”德国有其特殊的孕育土壤。活跃创新对利润回报的巨大渴求和尚处于发展阶段的专利文献撰写水平、强烈的保护需求和落后的保护工具之间的对立矛盾是降低形式要求的内在动因。


此外,发明人和撰写入的相互分离也是德国适用“多余指定”原则的考量因素之一。过于严苛的撰写要求势必使得大量的具有突出贡献的发明创造得不到应有的保护,从而挫伤尤其是小发明者进行发明创造的积极性。对于今天的中国专利界而言,经过近三十年的发展,专莉撰写能力已经有了一定的发展,专利代理人的水平也有了较大的提高,专利申请人和撰写人对于规则的熟悉程度也大为提高。“


多余指定”原则适用的情形对应的是非常严重的失误,只要是掌握着基本的专利知识和稍有经验的撰写者,只要具有起码的责任意识,都可以轻易避免将不必要的技术特征写入权利要求。在此情况下。


即使目前我国的专利代理水平仍然有着较大的提升空间,也已足以避免犯下写入非必要特征的严重失误,没有必要再过多地以“父爱主义”的思维介入私权。虽然可能有个别的发明创造由此丧失制度的保护,但是法律规则的普适性要求制度不应为少数极端的情形“开绿灯”,就社会整体而言,全部技术特征原则所带来的权利边界清晰化的收益要远远大于个别权利未获得保护所可能对创新激励带来的危害,从社会总成本收益的角度来看,是具有相当合理性的。


三、“全部技术特征”原则与“间接侵权”的关系


“间接侵权”,是指没有实施或者完整实施直接侵权行为,而帮助、诱导、教唆他人实施侵权行为的侵权行为。“全部技术特征”原则与“间接侵权”之间存在一定的联系。如果从是否完整再现了权利要求的所有技术特征的角度而言,间接侵权人的行为一般没有覆盖或者没有完全覆盖权利要求的全部技术特征,然而,间接侵权人对于直接侵权行为存在主观上明知的过错,其行为客观上也促成了直接侵权行为的发生,因此仍然应当承担侵权责任。


由此可见,“间接侵权”制度与“全部技术特征”并不矛盾,前者是从行为定性的角度进行分析的,而后者是从是否完整再现了权利要求的全部技术特征的角度进行分析的。


无论是只有单个行为人、还是多主体的多项行为组合,“间接侵权”的成立前提都必须是存在完整覆盖权利要求的全部技术特征的事实,也就是说,“间接侵权”是以“全面覆盖”的成就为前提条件的,无论全部技术特征的实现是分属于不同主体的多项行为,还是同一主体的一项行为或者多项行为,多主体、多行为的组合都必须是囊括所有技术特征的。


而“全部技术特征”原则所反对的“部分侵权”理论,则不存在完整技术方案的再现,无论单一主体实施的单一行为,还是多主体多项行为的组合,都没有覆盖专利技术方案的全部技术特征。



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