专利权利范围解释:如何确定功能性限定技术特征的内容

日期: 2015-07-15 09:47作者:admin




如何确定功能性限定技术特征的内容
 


在确定功能性技术特征的内容时,应当将功能性技术特征限定为说明书中所对应的为实现所述功能、效果所必须的结构、步骤特征。


一、实现功能、效果所必须的结构、步骤特征


如何准确确定功能性技术特征的内容,从而合理、正确地界定专利权的保护范围,是进行侵权比对的前提和关键。虽然如前所述,应当结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式来确定功能性技术特征的内容,但众所周知,说明书对实施例的描述可能非常详尽,甚至包括一些非必须的特征,如果将功能性技术特征解释为跟说明书中的具体实施方式一模一样,被控侵权人只需稍做改变,即可规避专利侵权责任,那样势必导致对功能性技术特征的保护形同虚设。


因此,我们认为,应当将功能性技术特征限定为说明书中所对应的为实现所述功能、效果所必须的结构、步骤特征,而不是全部的结构、步骤特征,这样对专利权人和社会公众才能保持合理的平衡。


至于何为“实现所述功能、效果所必须的结构、步骤特征”,可以参照必要技术特征的定义,将其理解为实施例中为实现所述功能、效果所不可缺少的技术特征,其总和足以实现功能性技术特征所称的功能、效果。判断某一结构、步骤是否为功能性技术特征的必须特征,应当从所要实现的功能、效果出发并考虑实施例描述的整体内容,不应简单地将实施例中的每一个技术特征都直接认定为必须特征。


说明书和附图所述具体实施方式中的所有技术特征不一定都是实现功能或者效果不可缺少的,所以人民法院在确定说明书具体实施方式中对实现功能性或效果的必需技术特征时,应当排除对于实现功能或效果无直接、必然联系的特征。在实务中,这可以通过原告和被告的举证和质证来实现。


此外,还需要注意,在对权利要求中某个功能性技术特征进行侵权判断时,应将该功能性技术特征所对应的具体实施方式作为一个整体看待,而不宜将所对应的具体实施方式再进行内容分解。美国联邦巡回上诉法院在Odetics,Inc.v Storage Technology Corporation案中推翻了一审法院在功能性限定所对应的具体结构和被控侵权设备的相应部分之间建立“逐一构件( component by component)”等同的作法。在我国的审判实践中,也有类似的判决。


例如,江苏省高级人民法院在胡贝尔和茹纳公司诉武进凤市通信公司侵犯发明专利权纠纷案判决书中指出:由于专利权利要求中某个功能性技术特征是作为一个必要技术特征存在的,且专利说明书记载的每一个具体实施方式中所有必需技术特征是作为一个整体来实现该功能或效果,故,在对权利要求中某个功能性技术特征进行侵权判断时,应将该功能性技术特征的内容与被控侵权产品实现相同功能的必需技术特征进行整体比对,而不宜将功能性技术特征的内容再进行分解。


再例如,广东省高级人民法院在法国SEB集团诉广东佛山旗龙电器有限公司犯发明专利权纠纷案判决书中对于争议功能性特征认定为:综合涉案专利说明书和附图的内容可以确定,为了实现使得空气吹向所述容器的内侧,且大致垂直地向下指向或大致倾斜地向下指向这一功能,涉案专利的空气出口的以下特征是实现该功能的不可缺少的技术特征:1.空气出口位于食物容器的上方;2.空气出口面对由容器边缘限定的容器的顶部开口。



二、对计算机相关发明专利的适用


有观点认为,对于计算机相关发明的权利要求,应当适用功能性特征的规定,到说明书中寻找对应的具体结构、步骤特征。例如,上海市高级人民法院在诺基亚诉华勤专利侵权纠纷案中认为,涉案的装置专利权利要求 7采取了在方法权利要求对应的每一个步骤特征前附加“被配置为”的撰写方式来表征其所限定的相关技术特征,而“被配置为”在文意上应当被理解为使该设备、部件能够实现或达到其所限定的执行某一步骤的功能或效果,因此,涉案专利权秘要求 7的技术特征均属于使用功能性词语限定的技术特征。接着,在确定功能性技术特征的内容时,判决书有如下的论述:


根据上述记载,并结合涉案专利说明书中的图3、图4a、图4b以及对应于相关附图所作的具体描述,可以明确涉案专利说明书结合图3、图4a、图4b所公开的实施例均是针对方法、步骤、功能所作的描述。涉案专利说明书仅简单陈述了上述方法步骤可以应用于移动台MS或者应用于消息编辑器 ED,并说明可以送过软件、硬件或软硬件结合的解决方案来实施所述创新手段,但是说明书及附图中并没有关于如何将上述方法步骤应用至终端设备或消息编辑器的具体技术手段的描述。


也就是说,说明书及附图中没有记载终端设备、消息编辑器“被配置为”实现相应功能的具体实施方式,故依据前述《专利司法解释》第四条的规定,不能确定涉案专利权利要求 7中以“被配置为”所限定的技术特征5的内容,进而也无法确定涉案专利权利要求 7的保护范围。


此案判决一出,立即在业内激起轩然大波。有评论认为通过计算机软件配置实现的装置在中国无法得到专利保护。


对此,我们认为:


首先,可以考虑区别对待一般的功能性限定和功能模块架构,前者涵益了所有的技术领域,而后者针对特定的技术领域,仅适用于涉及计算机程序的发明。在专利审查环节中,对于一般的功能性限定,规定于《专利审查指南》第二部分第二章,需要按照专利法第26 条第4款来审查是否能够得到说明书的支持,而上述案例的撰写方式属于《专利审查指南》第二部分第九章规定的功能模块架构,其实质条件要求“全部以计算机程序流程为依据”,形式条件要求与方法权利要求“完全对应一致”,换言之,如果对应的方法权利要求不存在专利法第26 条第4款的不清楚或得不到支持的问题,或者功能模块架构装置与说明书中记载的计算机程序流程的各步骤对应一致,则功能模块架构装置就不应被认为不清楚或得不到说明书的支持。


实务中,很多计算机软件相关的发明专利在权利要求和说明书中采用基本相同的语言表述,一方面,这样的语言表述可能介于功能和具体操作之间,难以准确界定,二者也不一定是典型的上位概括和具体实例的关系,如果一律归为功能性的概括,难免伤及无辜;另一方面,即使将功能性技术特征解释为说明书记载的具体结构或步骤,也要考虑计算机产业界对这种功能或操作的实施能力,不能想当然地解释为硬件结构。


在美国,对于软件业的情况,联邦巡回上诉法院的一系列判决几乎都排除了对第112 条披露要求的适用,近年来,联邦巡回上诉法院认为软件专利权人不需要披露源代码或目标代码、流程图或程序的详细说明,相反,法院认为高水准的功能性描述足以满足充分公开的要求。此外,还有一种处理方式是对“结构”和“步骤”进行扩大解释。


在美国的审查实务中,只要权利要求中的要素可被理解为结构、材料或动作,就不会被归为功能性限定,并且,美国对“结构”采用广义解释,例如,联邦巡回上诉法院( CAFC)在2011 年 11月4目的TYPHOON TOUCH v. DELL INC判决书中认为:软件程序流程或算法也是一种结构,并且,计算机领域中的“算法”具有宽泛的意思,是指完成特定结果的按步骤进行的过程,可以是数学公式、计算机执行的过程的文字描述等等,只要明确即可。


总之,对于计算机相关发明的权利要求,不能简单地适用一般功能性特征的规定,更多时候应该根据实际情况处理,对于明确无疑的一般功能性特征,解释为说明书记载的具体实施方式及其等同实施方式,而对于模棱两可或者明确属于功能模块架构的情形,按照权利要求解释的一般规定(如专利法第59 条、2009年司法解释第2 条和第3 条)做出合理解释,争取做到尊重技术事实和维持利益平衡。


其次,如果要从根本上解决问题,可以考虑修改《专利审查指南》第二部分第一章和第九章的有关规定。对于计算机软件相关的发明,专利权人之所以希望得到装置权利要求,根本原因在于,方法权利要求往往是由不具有“生产经营目的”的用户 执行的,把他们作为权利行使对象是不可行的,专利权人最希望追究软件程序开发者、复制者及分发者的责任,但《专利审查指南》第二部分第一章将计算机程序归为不授予专利权的客体,第九章又“曲线救国”地规定了“完全对应一致”的功能模块架构撰写形式。


在此情形下,我们认为,可以考虑修改《专利审查指南》第二部分第一章,不再将计算机程序归为不授予专利权的客体,或者,修改第九章,允许装置权利要求直接采用计算机程序流程或方法步骤来限定。这样,专利权人只要能证明被告的行为落人其专利权的保护范围即可行使专利权,具体规则可参考方法特征限定的产品权利要求。


最后需要注意的是,专利权人在专利申请文件的撰写阶段应充分考虑将来如何行使权利,对于计算机相关发明,装置权利要求应尽量避免写成系统级权利要求,更要避免将用户操作或用户本身写入权利要求中,在具体实施方式中,最好通过附图详细展示装置和/或系统的结构框图、处理流程图、时序图等,用文字具体描述各个组成部分及其各组成部分之间的关系,并详细描述各项功能是由哪些组成部分完成以及如何完成这些功能,以便将来在侵权纠纷中结合说明书解释权利要求时能够得到实实在在的保护。





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