专利范围解释:功能性技术特征的解释和认定标准应用

日期: 2015-07-14 17:08作者:admin




 
功能性技术特征的解释和认定标准
 


我们认为,功能性技术特征的出现有技术发展的必然性。传统的专利法起源于工业革命初期,那时的发明创造主要是以蒸汽机为代表的工业文明,产品与方法泾渭分明,即产品类发明用结构特征来撰写权利要求,而方法类发明用步骤特正来撰写权利要求。然而,技术的发展,尤其是集成电路和软件产业的繁荣,使得传统的权利要求写法和解释理念已经跟不上形势。

而且,人们描述日常生活中的物品,既可以使用形状、构造、颜色、材料、尺寸、重量,也会使用功能、用途、状态等,有时出于准确和简洁的考虑,使用功能、用途、状态等还可能是最佳的描述方式。既然如此。用功能来描述特征似乎也并非不合情理。


纵观专利制度的历史可知,经济和科技发展到一定程度后才产生了保护智力成果的需求,此后,专利制度才应运而生。因此,科技创新是拉动专利制度前进的火车头,专利制度应该推动、而非阻碍发明创造。正是在这样的理念下,Markush、Jepson 等新类型的权利要求不断出现并获得认可,在这种情形下,我们认为专利保护的理念应当与时俱进,适应时代的需求,.对于功能性限定的权利要求。也可以坚持同样的解决思路。


(一)功能性技术特征的解释


北京市高级人民法院根据最高人民法院 2009 年司法解释第4 条的规定,并结合多年的审判经验,认为将功能性技术特征确定为说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式更具合理性,理由如下:


第一,虽然《审查指南》的有关规定从表面上看是严格限制使用功能性技术特征,但其解释方式却有违制度设计初衷,若在授权后的程序中采用,将导致适得其反的效果。《审查指南》使用了“通常,……应当尽量避免使用。只有在某一技术特征无法用结构特征来 限定,或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当,……的情况下,使用功能或者效果特征来限定发明才可能是允许的”的用语,由此可见其初衷是不鼓励功能性技术特征的写法,但是“对于权利要求中所包含的功能性技术特征的技术特征,应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式”这种解释方式却暗示申请人采用功能性技术特征可以得到好处。


通常情况下,当审查员质疑某一功能性技术特征时,申请人往往争辩说该技术特征无法用结构来限定,或者用结构限定不如用功能或效果来限定更为恰当,有时还会进一步解释说,如果非要以结构特征描述,将导致权利要求的文字表述变得非常冗长和复杂,反而使得权利要求看起来不清楚简明。


在这种情况下,审查员恐怕难以强迫申请人仅仅使用结构特征来描述。但如果在授权后的程序中解释为“覆盖所有能够实现所述功能的实施方式”,对于社会公众来说显失公平,不利于他人发明创造出新的替代方式。

例如,对于一个既可以采用结构特征也可以采用功能性技术特征的权利要求来说,如果申请人采用传统的结构特征,将来一旦发生侵权诉,按照字面主义和等同原则,其保护范围可以涵盖该结构特征及其等同实施方式,但如果采用功能性技术特征,反倒可以字面覆盖所有能够实现所述功能的实施方式,而后者还可能涵盖能够实现所述功能、但有着本质不同的非等同方式,申请人因此可能获得明显不合理的宽泛保护范围,所以,即使在能够采用结构特征的情况下,申请人也会出于趋利心理而选择功能性技术特征,这事实上会鼓励申请人大量使用功能性技术特征,违背制度设计初衷,相当于在科技创新之路上设置障碍。


第二,我国目前的专利审查和检索方法不可能保证功能性技术特征涵盖所有实施方式。在审查实践中,当审查员质疑权利要求中的某一功能性技术特征时,申请人的答复策略往往是先确定发明要解决的技术问题,再列出发明相对于现有技术的改进点,然后强调只要具备了发明的改进点,即可解决技术问题,无论采用何种具体方式实现所质疑的功能性技术特征。


有的申请人还会列出若干个实施例,强调所质疑的功能性技术特征是对这若干个实施例的合理概括,甚至进一步争辩说,说明书中已经公开了若干个实施例,申请人不可能、也没有必要罗列出所有的实施例,参照这若干个举例说明性的实施例,本领域技术人员完全可以预料到实现本发明的各种方式,所以权利要求能够得到说明书的支持。如果实施例的数量超过三个,再加上这样冠冕堂皇的争辩理由,审查员一般很难再继续纠缠下去。但事实上,若干个实施例真能扩展到功能性技术特征所涵盖的所有实施方式吗?这恐怕是一个悬疑。


第三,将功能性技术特征解释为涵盖所有实施方式的做法虽然有利于在审查中扩大检索范围从而找到合适的对比文件,但也留下了很多后患,总的来看,将其用作一种审查手段尚可,但作为权利要求解释的目标并不妥当。涵盖所有实施方式的解释虽然可能使专利权人在侵权程序中占便宜,但也可能使专利权人在无效程序中吃大亏。


例如,发明相对于现有技术的贡献在于结构改进,但权利要求中写的却是功能性技术特征,此时,如果无效请求方提供的证据正好落入功能性技术特征的字面范围、但却不同于发明专利说明书中描述的具体实施方式,在此情况下,除非可以将功能性技术特征修改为说明书中描述的具体实施方式或者将功能性技术特征解释为说明书中描述的具体实施方式,否则专利只能被宣告无效。考虑到我国没有类似美国的再颁(reissue)程序以及授权后修改空间的狭小,这个问题就更加突出了。


也就是说,虽然专利公开的内容相对于现有技术做出了贡献,但却因为一些僵硬的规定而无法得到保护,这显然是不合理、不公平的,有悖专利法第26 条第4款的目的,也有违专利法“以公开换保护”的制度基石。美国1952 年修改专利法时增加功能性特征的条款也是充分考虑了这一点。因此,我们认为,将功能性技术特征解释为涵盖说明书描述的具体实施方式及其等同实施方式,可以保证专利权人在侵权程序和无效程序中既不占便宜也不吃亏,在充分尊重发明创造的同时也不会伤害公众利益。


第四,功能性技术特征的解释应当坚持实事求是的原则,力求客观、公正,这决定了人民法院应当根据说明书及附图、现有技术、专利对现有技术所做的贡献等因素解释权利要求,合理确定专利权保护范围。囿于权利要求本身,不顾说明书和附图公开的内容,而对功能性特征赋予与其字面含义相同的“绝对”保护(“所有能够实现所述功能的实施方式”),这不符合专利法第59 条的精神。


站在本领域技术人员的高度,阅读说明书并理解发明相对于现有技术的贡献,以此确定功能性特征的准确含义和界定权利要求的合理保护范围,既符合专利法鼓励发明创造的宗旨,也兼顾了公众利益。虽然功能性特征的写法是不值得提倡的,但对于有些情形也是不得已的选择,不能被绝对禁止,所以,我们在容忍功能性特征的同时,对其采取限制性的解释,以告诫申请人尽量多使用结构特征、少使用或避免使用功能性特征,而且,这样的解释也可以对发明创造给予一个恰如其分的保护。


(二)功能性技术特征的定义和例外


既然对功能性技术特征应当做出限制性的解释,就有必要明确定义何为功能性技术特征,以防伤及无辜。


在美国,means plus function或者step plus function的标志性写法会被初步推定为功能性特征,但这并不是最终定论,因为法院会判断其中的function是否包含具体结构,如果没有包含具体结构,则认定为功能性特征,反之,则不认定为功能性特征。同时,一个特征即使没有采用means plus function或者step plus function的标志性写法,也并不意味着肯定不会被认定为功能性特征,如果在审查中发现其仅仅限定了功能,照样可以被归为功能性特征。


美国的认定规则是初步推定和相反事实证明的结合运用。我们认为,设置一个初步过滤条件虽然可行,但更应该注重实质条件,是否被认定为功能性特征,关键看其是否仅仅采用功能性的描述。一般而言,功能性技术特征未采用产品部件或部件之间的配合关系或者方法步骤来进行限定,而是采用它们在发明创造中所起的作用、功能或者产生的效果来进行限定的。


然而,功能性技术特征的认定不能不分青红皂白,一看到名字中出现疑似功能或者效果的“字眼”就归为“功能性限定”,那样就会伤及诸如上位概念之类的合理概括,使得权利要求的撰写者无所适从。例如,将锅碗瓢盆上位成容器,这些都是公知的,尽管它们的名字中并无具体结构特征。


因此,我们认为,虽然采用了功能或效果性语言表述但已经成为所属技术领域的普通技术人员普遍知晓、约定俗成的概念,如导体、散热装置、粘结剂、放大器、变压器、发动机、放大镜、变速器、制动器、滤波器等,不应被归入功能性技术特征,否则会让申请人在撰写权利要求时无所适从,而且授权后对专利权人明显不公平。


美国联邦巡回上诉法院在Melbourne Greenberg,M.D.v. Ethicon EndoSugey,Inc.一案中有如下的精彩说理:


仅根据某一技术特征通过功能进行描述的事实,尚不足以将其归为功能性限定。很多设备都是借助其执行的功能来命名的。这样的例子不胜枚举,例如,滤波器、制动器、钳子、螺丝刀、锁等。“棘爪”就是这样一种词汇。词典中的定义非常明确,名词“棘爪”指的是在机械领域内具有普遍理解含义的一类设备,尽管其定义采用了功能性的表达方式。尽管“棘爪“不能让我们想到单个明确定义的结构,但其他很多公知的结构性术语(如容器、钳子等)也同样如此。重要的不是简单认定“棘爪”是采用其干什么的功能性方式来描述的,而是这样的术语是否像结构特征的命名方式一样具有本领域合理地、可普遍地理解的含义。


最高人民法院也曾强调,并不是所有以功能或者效果表述的技术特征均属于功能性特征,因为在同一技术领域中有很多已成熟技术的既定概念都使用了功能性的表述,如“变压器”、“放大镜”、“发动机”等,本领域技术人员能够明了这些概念所指的技术是如何实现的,其基本结构如何。


此外,功能性技术特征一般应被认为仅仅描述功能或者效果,而没有记载结构、材料、步骤等特征。如果一个特征在使用功能性或效果性语言表述的同时,还使用了相应的结构、材料、步骤等特征进行描述,则一般不宜认定为功能性技术特征。


实务中,有的权利要求在描述功能或者效果的同时可能象征性地加入一些无关痛痒的结构特征,以避免被归人功能性技术特征,我们认为这样的情况应当予以限制,所以,“使用功能性或效果性语言表述,但同时也用相应的结构、材料、步骤等特征进行描述的技术特征”中“相应的”三个字意味着功能和对应的结构、材料、步骤之间应该有关联,否则,应被归为功能性技术特征。




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