专利权利范围解释:内部证据和外部证据的应用

日期: 2015-07-13 10:51作者:admin



 
内部证据和外部证据
 



解释权利要求,可以使用专利说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案以及生效法律文书所记载的内容。
以上述方法仍不能明确权利要求含义的,可以结合工具书、教科书等公知文献及所属技术领域的普通技术人员的通常理解进行解释。


本指南所称专利审查档案,是指专利审查、复审、无效过程中国务院专利行政部门及专利复审委员会发出的审查意见通知书,专利申请人、专利权人做出的,书面答复、口审记录表、会晤记录等。


本指南所称生效法律文书,是指已经发生法律效力的专利复审请求审查决定、专利无效宣告请求审查决定及相关的授权、确权行政判决。


本条从微观层面规定了如何借助内部证据和外部证据解释权利要求的操作指南。


一、美国的实践经验


在美国专利法体系下,在权利要求解释方面。美国联邦巡回上诉法院主要分为两种学派,一种是“语境主义”,另一种是“字面主义”。


支持“语境主义”解释方式的法官追求的是专利权利要求用语在发明创造语境下才能“感知含义”。他们将专利的说明书和附图作为确定专利权利要求用语的基本工具。支持“语境主义”的法官认为应当“根据说明书确定权要求用语的含义,正如发明人用在整个发明创造的语境中那样”、“必须结合内部证据,即权利要求、说明书以及审查历史来对权利要求中的用语的通常含义加以界定”。


这是联邦巡回上诉法院在2002 年前的判决中普遍采用的解释方式。就“内部证据”、“外部证据”的适用问题,在1996 年至2002 年之间,在解释权利要求时,除了对法院法官进行必要的技术说明之外,是不倾向于使用外部证据来进行权利要求解释的,这也就是所谓的权利要求解释“语境主义”。


具体而言,在绝大多数案件中,内部证据自身就足以解决任何有关权利要求解释的问题。只有在参考了专利的公开记录之后,所争议的专利权利要求用语的含义仍然含混不清的情况下,地区法院才可以参考外部证据。尽管地区法院可以常常认可并使用外部证据来理解发明创造,但地区法院不可以根据外部证据得出与内部证据所提供的解释背道而驰的权利要求解释。


直到 2002 年,联邦巡回上诉法院将“字典”这样一种外部证据在权利要求解释中提升到中心主导地位。该案指出,在解释专利权利要求时,法院应当在参考专利说明书和附图之前先查询字典,除非专利说明书或审查历史显示专利权人明确定义了权利要求的含义,是自己的“词汇编撰者”或专利权人已明确放弃或否认了该用语的普通及惯常含义,否则就应当适用依据字典进行的解释。


而随后在Phillips v. AWH Corp. -案的全席判决中,联邦巡回上诉法院回归了“语境主义”权利要求解释法,弱化了在解释专利权利要求过程中字典的使用。法院指出过度依赖字典会让权利要求解释变得抽象,且会有与发明创造做出的语境相脱离的危险。


具体的,法院指出:


“将字典提升到现在这样重要的地位的一个主要问题是,字典关注的是词语的抽象概念,而不是权利要求用于在专利语境中的含义。正确的看法应该是,权利要求用语的‘通常含义’是指本领域普通技术人员在阅读整个专利后所理解的含义。然而,脱离內部证据而过分地依赖字典,可能会产生将权利要求用语相对于本领域技术人员 来说的含义转换为抽象含义的风险,从而也就脱离了其本来的语境——说明书 。”


二、内部证据和外部证据及其运用方法


本条第1款的规定,实际上是专利法第59 条第1款关于“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用来解释权利要求”规定的具体化。这是因为,说明书及附图、权利要求书的相关权利要求都是专利授权文件的组成部分,其与权利要求的关系最为密切,通常是澄清争议技术特征或者技术用语的最佳指南。


专利审查档案虽然不是专利授权文件的组成部分,但公众可以查阅,且权利要求用语在专利审查过程中和侵权诉讼中应当具有相同的含义,因此,专利审查档案对于权利要求也具有重要的解释作用。本款中所述的“专利说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案”,在专利法原理中,称之为“内部证据”( intrinsic evidence),通常,内部证据的适用顺序为,先参考权利要求的相关内容,然后是说明书,最后是参考专利申请审查的历史档案。


本条第三款中,定义了“专利审查档案”的范围,是指在专利局和专利复审委员会的程序中,审查员所发出的审查意见通知书和申请人或专利权人所做的意见陈述或答辩的内容,也包括在无效程序或者复审程序中的口审记录表,以及与审查员会晤的会晤记录。


本条中还提到“生效法律文书”,其范围见第4款的规定,其中,发生法律改力的专利复审请求审查决定或者专利无效宣告请求审查决定,可以是在该决定作出之后申请人没有在法定期限内提起行政诉讼而生效的决定,也可能是申请人在法定期限内提起行政诉讼,但最终被人民法院的判决所维持的决定。由于这两类生效的法律文书是针对专利复审或者无效程序所作出的,因此,也属于广义的“审查历史档案”,故本款将“生效法律文书”也视为“内部证据”。


特别需要指出的是,本款关于“权利要求书中的其他权利要求可以用来解释当前的权利要求”的规定,在业内一直还不被重视。在澳诺(中国)制药有限公司与湖北午时药业股份有限公司的发明专利侵权纠纷案①中,涉案专利申请公开文本的独立权利要求涉及可溶性钙剂,且限定了可溶性钙剂包括葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙、碳酸钙或活性钙。审查员在第一次审查意见通知书中指出,该权利要求书中使用的上位概念“可溶性钙剂”包括各种可溶性的含钙物质,它概括了一个较宽的保护范围,而说明书中仅对其中的“葡萄糖酸钙”和“活性钙”提供了配制药物的实施例,对于其他的可溶性钙剂没有提供配方和效果实施例,所属技术领域的技术人员难以预见其他的可溶性钙剂按本发明进行配方是否也能在人体中发挥相同的作用,权利要求在实质上得不到说明书的支持,应当对其进行修改。


申请人根据审查意见的要求,对权利要求书进行了修改,将“可溶性钙剂”修改为“活性钙”。在再审程序中,最高人民法院判决书中分析道:“关于权利要求 1中记载的‘活性钙’是否包含了‘葡萄糖酸钙’的问题。涉案专利申请公开文本权利要求 2以及说明书第2 页明确记载,可溶性钙剂是‘葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙、碳酸钙或活性钙’。可见,在专利申请公开文本中,葡萄糖酸钙与活性钙是并列的两种可溶性钙剂,葡萄糖酸钙并非活性钙的一种。”其中,以公开文本中的权利要求 2中关于可溶性钙的限定来解释涉案专利的权利要求 1,就运用了上述原理。


所谓“其他权利要求”,可以包括母案专利申请或其他分案专利申请中的权利要求,并不局限于涉案专利文件本身。这是因为,不论是母案专利申请或其他分案专利申请,它们都是基于同一个申请日的同一专利申请文件,彼此构成“同族的中国专利”,因此,“同族的中国专利”中的其他权利要求,可以用来解释涉案专利的权利要求。


在运用其他权利要求进行解释时,美国有权利要求区别解释规则( doctrine of claim differentiation)的说法,即,当权利要求书既有独立权利要求,又有从属权利要求时。应当推定独立权利要求与各从属权利要求所限定的保护范围各不相同,独立权利要求的保护范围要大于从属权利要求的保护范围,在前从属权利要求的保护范围要大于在后的引用该在前从属权利要求的在后从属权利要求的保护范围。当专利权利要求书包含多项独立权利要求时,应当推定各独立权利要求的保护范围各不相同。


但值得注意的是,这只是一种具体的解释规则,只是推定不同的权利要求具有不同的保护范围,但并非定论,如果有证据能够推翻该种推定,权利要求区别解释原则就不能适用。CAFC曾在多份判决中强调,说明书和审查历史档案可以推翻权利要求区别解释规则所作的推定。在我国,专利法第59 条规定的用说明书和附图解释权利要求是专利制度基石“以公开换保护”的贯彻落实,权利要求区别解释规则不能将权利要求解释为超出其正确的保护范围。


在运用其他权利要求进行解释时,还应注意利用并列独立权利要求之间的对应关系进行解释。例如,在哈尔滨工业大学星河实业有限公司诉江苏润德管业有限公司侵犯发明专利权纠纷案中,涉案专利为“一种钢带增强塑料排水管道及其制造方法和装置“的发明。


独立权利要求 1为:“一种钢带增强塑料复合排水管道,包括一个塑料管体和与管体成一体的加强肋,加强肋内复合有增强钢带,其特征在于,钢带上有若干矩形或圆形的通孔或钢带两侧轧制有纹路,两个加强肋之闯塑料形状具有中间凸起,管体的端部具有一个连接用的承插接头,承插接头的连接部具有密封胶或橡胶圈。”


独立权利要求 2为:“一种制造权利要求 l所述的钢带增强塑料排水管道的方法,其特征在于包括如下步骤: A.将挤出机与复合机头成直角布置,钢带从机头一端引入复合机头,并在机头内与塑料复合,经冷却、定型、牵引后成型为钢带增强塑料复合异型带材钢带;B.将异型带材运送到安装现场;C.缠绕并熔焊异型带材形成钢带增强塑料排水管;D.在排水管的端口设置塑料承插接头并将其熔焊连接形成连续的排水管道。”


从权利要求 1的技术特征可以看出,其请求保护的是一种排水管包括塑料管体和与管体成一体的加强肋,加强肋内复合有增强钢带,即用钢带来增强塑料管体,并在管体的端部具有一个连接用的承插接头。独立权利要求 2请求保护的是制造权利要求所述产品的方法,因此两者具有对应关系,权利要求 2中,也一定包括用钢带增强塑料的步骤,以及在排水管的端口设置塑料承插接头的步骤。


因此,如果当被控侵权产品缺少涉案专利权利要求 1所限定的承插接头技术特征时,可以认定不落入权利要求 1的保护范围。根据并列独立权利要求之间的对应关系,也可以得出,被控侵权产品的制造方法也一定不落人权利要求 2的保护范围。


相对于上述“内部证据”,本条第2款规定中提到的工具书、教科书等公知文献及“所属技术领域的普通技术人员的通常理解”,因不存在于专利局有关专利文件及档案中,业内称之为“外部证据”( extrinsic evidence)。外部证据一般只是在内部证据不足以解释清楚时才使用。故本条第2款规定了用“内部证据”仍不能明确权利要求的含义时,才需要借助于“外部证据”。


依据最高人民法院( 2009) 21号司法解释第3 条的逻辑,如果争议特征具有明确的含义,则其应当符合本领域普通技术人员的通常理解,那么就应当提供外部证据(如工具书、教科书等公知文献)来证明通常理解为何。如果通常理解与说明书的解释一致,则外部证据支持了说明书的解释;如果通常理解与说明书的解释不一致,则内部证据优先,应采用说明书的解释。即,无论如何,结合说明书进行解释都不会犯错。


根据本条规定可以看出“内部证据优于外部证据”的原理,也就是在内部证据足够解释权利要求范围时,将不会考虑外部证据。我国台湾地区在《专利侵害鉴定要点》中规定,若内部证据足以使权利要求范围清楚明确,则无须考虑外部证据;若外部证据与内部证据对于权利要求范围的解释有冲突或不一致时,则优先采用内部证据。其理由在于权利要求保护范围、说明书及申请历史档案文件等内部证据一经公告则具有公示功能或效果,社会公众基于对专利审查机关的正当信赖。在内部证据已然明确的情况下,应以其为解释权利要求范围的唯一依据,外部证据仅属补充性质,亦即其为在内部证据无法明确解释权利要求范围的情况下所使用的补充证据。


需要指出的是,一般情况下,权利要求中的用语应当理解为相关技术领域通常具有的含义。但在特定情况下,如果说明书指明了某用语具有特定的含义,并且权利要求的保护范围因说明书对该用语的说明而被限定得足够清楚,则应当以该特别界定作为权利要求用语的含义。


因此,专利权人“可以是其自己的词典编篡者,即专利权人可以对权利要求的术语重新定义,从而脱离其一般和惯常的含义。”这与“不得将说明书的限制读人权利要求”并不矛盾。因为后者通常是指,不得以说明书的实施例等例示性解释来限制专利权的保护范围。





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