专利律师为您讲解申请、使用专利中所面临的风险问题

日期: 2010-01-13 13:53作者:admin

申请、注册、使用专利的法律风险及防范方案



转申请的过程中申请专利保护是企业在保护自身发明创造等相关创新技术的一个重要手段,亦是企业知识产权战略的一个重要组成部分。2009年1月至11月,国家知识产权局已受理专利申请81.3738万件,同期授权49.2986万件;截至2009年11月,专利申请总量为566.3498万件;授权总量为299.4254万件。如今,中国在专利的申请量、授权量、专利审查能力建设等方面,已经迈进了世界专利大国的行列。而在专利的申请注册、及使用过程中都会面临一定的风险问题,包括申请专利自身的风险与后期的专利保护中所面临的。作为资深专利律师,我们查阅相关资料与专利方面的案例进行总结。
 

1、申请专利不当的法律风险。



对于发明创造的保护有两种途径,一种是申请专利,另一种是作为商业秘密进行保护。“据调查,在专利许可贸易中所涉及的商业秘密,与专利相关的占80%左右,与专利无关的占20%左右。”并不是申请专利是唯一或者是最好的保护途径,应当根据企业、产品的特点进行决策和申请。在申请专利前,企业应当评估发明创造是否可申请专利,如果一旦专利申请被驳回,则该技术持有人只能依据商业秘密制度进行保护,但由于在申请专利时,需要将专利文件和有关专利材料公开,经初步审查认为符合法律要求的,自申请日起满十八个月,还需要公布,这意味着竞争对手可通过公开合法的渠道获得公司的技术开发情况,一旦专利申请未能成功,企业不仅付出了一定的申请成本,而且该技术的商业秘密保护也面临威胁。有些虽然符合专利要求,但不适宜采用专利保护,专利保护具有期限性,因此申请专利的发明创造最好能够不断升级、更新,要有不断的新的专利或子专利产生,一些不具有升级换代的技术,不适合采用专利进行保护。 


2、申请专利范围的法律风险。



企业决定申请专利后,应当考虑发明创造哪些部分可以作为专利进行申请,按照专利法规定,一件发明创造应当申请一件专利,实践中,一件产品并不是只由单一的发明创造构成,有时对发明创造进行不同部分地划分后,也可能得到多项专利,所以,企业决定申请专利后还必须对发明创造进行合理的申请布局考虑。有时甚至还可能在同一产品上有发明、实用新型、外观设计等不同专利同容的布局;另外,专利申请布局也可能与其他知识产权相结合,如集成电路板布局的版权申请等。 


3、专利申请文件法律风险。



专利申请文件主要包括说明书、权利要求书和在申请过程中向专利局递交的各种申请或修改稿等。专利的保护范围以权利要求书为主,因此,一项专利的好坏其申请文件至关重要,如权利要求书中没有要求保护但在说明书中写入视为权利人放弃了该项保护。申请过程中的各种申请、报告或修改看似不重要,但专利保护适用禁止反悔的原则,如从以上上述材料中反映了权利人放弃了某项权利则不再受保护。
 


4、专利侵权的法律风险。


专利侵权包括直接侵权和间接侵权,直接侵权中尤其要注意许诺销售的行为;间接侵权我国在《专利法》中没有明确规定,但欧美国家专利法及WIPO专利协调协定对间接侵权都作了具体的规定,可适用《民法通则》共同侵权的规定,近年来,我国人民法院在司法实践中也扩展性解释法律处理了多起间接专利侵权案件,北京市高级人民法院制定的《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》规定了间接侵权。主要有两种,一是提供、出售制造专利产品的零部件或专利方法的专用设备,但该种零部件或专用设备应当只有唯一用途;二是擅自转让他人专利技术的行为,专利技术是向社会公开的技术,因此,对他人的专利技术知晓或掌握后,擅自以自己的名义转让给第三人实施,在现实生活中经常发生,尤其是目前网上经常有许诺销售他人专利技术的行为。


5、技术合同中后续改进的法律风险。

技术合同中应约定后续改进的条款,后续改进由谁享有所有权,由谁申请专利等均应约定清楚。
 

6、反向工程的法律风险。

根据最高人民法院的司法解释,反向工程受至法律的保护,因此应当不断进行技术改进。