专利侵权抗辩中抵触设计抗辩

被诉侵权人主张其实施的是外观设计专利的抵触申请的，应当将被诉侵权外观设计与抵触申请进行比对。被诉侵权外观设计与抵触申请相同或相近似的，被诉侵权人的行为不构成侵犯外观设计专利权。


专利法和相关司法解释并未直接规定抵触设计抗辩。在司法实践中，最早是最高人民法院副院长奚晓明在名为“能动司法，服务大局，努力实现知识产权审判工作新发展”的全国法院知识产权审判工作座谈会上的讲话中指出“被诉侵权人以实施抵触申请中的技术方案主张其不构成专利侵权的，可以参照现有技术抗辩的审查判断标准予以评判”。


2014 年 5月《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（征求意见）稿也规定：被诉侵权人以其实施的技术方案是已经公开的专利抵触申请的一项技术方案或者外观设计为由主张不侵权抗辩，被诉侵权技术方案的相应技术特征与该技术方案的全部技术特征均相同或者被诉侵权设计与该外观设计相同的，人民法院应当认定不侵权抗辩成立。


有观点认为，抵触设计抗辩和抵触技术抗辩违反职权分离原则。该观点认为，“在判断现有技术抗辩是否成立时，法院或者管理专利工作的部门只需判断被控侵权的技术或者设计是否属于现有技术或者现有设计，无需将专利技术或者专利设计与现有技术或者现有设计进行对比，即无需判断被授予专利权的发明创造的新颖性；如果将抵触申请作为抗辩理由，则需要将专利技术或者专科设计与被控侵权人进行抗辩所提出的在先申请进行对比并判断是否构成抵触，其性质属于对授予专利权的发明创造是否具备新颖性进行判断”。


然而，这一观点对“抵触申请”的理解与本指南中“抵触申请”的内涵不同。在专利审查过程中，用来评价新颖性的抵触申请是指，由任何单位或者个人就“同样”的技术方案或外观设计在申请日以前向专利局提出并且在申请日以后《含申请日）公布的专利申请文件或者公告的专利文件。


但是，本侵权判定指南中的“抵触设计”指的仅是形式上相对于专利外观设计“可能”构成抵触的外观设计，即，仅在时间要件上符合申请在先和公开在后的外观设计，却并不考察其是否事实上与外观设计专利相同。


抵触设计抗辩制度的目的是保护公众在面对“抵触申请”的专利权人之外的人时使用该“抵触申请”文件中的外观设计的自由。至于该“抵触申请”的专利权人的权利如何保护，需要另案处理。毕竟，专利权是私权，具有相对性。抵触设计的专利权也许已经由于未交年费而中止，也许该抵触设计的专利权人能够与案中被控侵权人达成合作协议。


总之，无论如何，这都与本案无关。反之，若不允许抵触设计抗辩，则可能会导致同样的外观设计的两个专利权人先后都起诉被控侵权入侵权的情况。虽然可以通过行政途径宣告在后申请的外观设计专利权无效，但这毕竟不利于便捷高效地保护公众的自由。


值得注意的是，虽然在2008 年修订的专利法实施之前，外观设计专利申请的审查中并不存在“抵触设计”的空间，但在2008 年修订的专利法实施之前申请并获得授权的外观设计专利权，仍然可以适用抵触设计抗辩。在上诉人黄泽凤与被上诉人李健开侵犯外观设计专利权纠纷一案中，专利权人黄健开的外观设计专利ZL200930081693.1的申请日是2009 年 7月3日，处在2008 年修订的专利法实施日（ 2009 年 10月1日）之前。


被控侵权人黄泽凤提交的作为不侵权抗辩证据的对比文件三外观设计专利在2008 年 12月5日（即涉案专利申请日）之前向国务院专利行政部门提出申请，并记载在涉案专利申请日以后公告的专利文件中。本案所涉及专利应当适用2000 年修正的专利法，而2000 年修正的专利法中，针对外观设封专利权并未规定抵触申请。二审法院认为“由于抵触申请与在先申请同样属于损害专利新颖性的因素，被诉侵权人可以援引申请日在涉案专利申请日之前的外观设计专利，比照现有设计抗辩制度进行不侵权抗辩”。据此，法院认为，本案被诉侵权产品使用了申请在先的设计方案，并未侵害李健开的专利权。


有观点认为，2008 年修订的专利法实施之前，针对外观设计的新颖性并未规定抵触申请，所以不能允许对2008 年修订的专利法实施之前申请并获得授权的外观设计专利权提出抵触设计抗辩。


我们认为，这种观点与上文中提到的认为抵触设计抗辩需要确定“抵触设计”是否与涉案外观设计专利权相同的观点一样，都误以为抵触设计抗辩中的“抵触设计”与专利申请审查中的抵触申请相混淆。


抵触设计抗辩制度的目的是保护公众在面对“抵触申请”的专利权人之外的人时，使用“抵触申请”文件中的外观设计的自由。无论是面对2008 年修订的专利法实施之前还是之后提出并获得授权的外观设计专利权，公众使用专利申请日之前所递交的外观设计申请中的外观设计的自由都是同等需要保护的。


类似地，还有观点认为，在抵触设计抗辩中，不能允许使用在涉案外观设计专利申请日之前提出并在此后公开的发明或实用新型中公开的外观设计。我们认为。基乎上述保护公众使用“抵触申请”中的外观设计的自由的目的，只要在涉案外观设计专利申请日之前提出并在此后公开的发明或实用新型中的附图公开了被控侵权产品的外观设计，就可以认定抵触设计抗辩成立。


虽然在这种情况下，该在先申请的发明或实用新型可能并未授权，或者该在先申请的发明或实用新型权利要求并未要求保护其公开的外观设计，也因此可能不存在两个相同的权利，但是，这种情况下也应当允许使用此类“抵触申请”中的抵触设计进行抗辩。


否则，难以有说服力地表明，在对公众的影响方面，此种发明或实用新型专利的在先 申请和后续公开的行为与外观设计专利申请的在先申请和后续公开的行为存在差异的合理性所在。关于该问题，还可以进一步研究和探讨。



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