专利侵权抗辩中现有设计抗辩的证据

被诉侵权人以其实施现有设计进行抗辩的，应当在侵权诉讼中主张，并提供现有设计的相关证据。


现有设计抗辩是一种抗辩制度，因此，法院不负有主动查明被控侵权人实施的是否为现有设计的职责。现有设计抗辩既需要被诉侵权人自己提出抗辩主张，同时也需要其提供支持其抗辩主张的证据。法院在被诉侵权人提供的证据基础上判断其抗辩主张是否成立，而不能代替被诉侵权人主动去检索现有设计。


虽然现有设计抗辩应当 由被诉侵权人提出，但在特殊情况下，在被诉侵权人提交了现有设计证据却并不将其用于现有设计抗辩的用途的情况下，法院可以进行必要的释明。


例如，在请求中止诉讼的时候提交了其已在专利复审委员会提出无效请求中涉及的对比文件，由于外观设计之间的对比存在较为直观的特点，法院在审查这些对比文件的时候可能会发现被诉侵权人的产品的外观设计与现有设计明显相同或相似，若此时被诉侵权人没有提出现有设计抗辩，法院肯定不能依职权引入现有设计抗辩，但鉴于被诉侵权人可能不了解现有设计抗辩制度，法院可以在这种情况下行使释明权，让被诉侵权人了解该制度的性质和风险，若被告在知晓该情况后仍不提出现有设计抗辩，则法院不能审查被控侵权产品是否属于现有设计。


有设计抗辩的举证责任自然属于被诉侵权人。《中华人民共和国民事诉讼法》第64 条第1款规定：“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。”《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第2 条规定：“当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。


没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。”因此，在现有设计抗辩中，对于不能提出适格的证据的，应认定现有设计抗辩不成立。


具体地，对于出版物公开，被诉侵权人应提供有明确出版时间的出版物；对于使用公开，被诉侵权人应通过公证等方式来证明相关现有设计的内容及其公开时间。被诉侵权人不但要证明现有设计的内容，更要证明相关现有设计的公开时问在外观设计专利的申请日之前。


一般情况下，被诉侵权人只能援引一项现有设计主张现有设计抗辩。但是，被诉侵权人主张被诉侵权设计属于一项现有设计与惯常设计在专利申请日之前是简单或者显而易见的组合的，还应提供证据证明该惯常设计在外观设计专利的申请日之前属于该产品的惯常设计。 2014 年 5月《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（征求意见稿）也涉及到了这一点。


被诉侵权人应当明确其主张的现有设计的内容。在常州市索奥机械制造有限公司与柴银荣等侵犯外观设计专利权纠纷上诉案中，法院认为：“关于争议焦点1，索奥公司主张其使用的是现有设计，对此应承担相应的举证责任。


其在一审中提供了申请号为02377920.9号在先外观设计专利‘投光灯’、荣华公司的产品宣传册以及先平公司宣传册，拟证明在涉案专利申请日前已经存在与被控侵权产品相似的现有设计。


……将索奧公司提供的在先外观设计专利‘投光灯，与其被控侵权产品相比较，该专利产品的灯室后部缺少明显的条纹设计，两者并不相同或相近似；荣华公司和先平公司的产品宣传册上的产品图片均没有显示灯室的后部，也无法与被控侵权产品相比对；此外，直至二审中，索奥公司仍不能明确被控侵权产品的外观设计来源于哪项现有设计。据此，其提出被控侵权产品的外观设计属于现有设计的上诉理由没有证据予以支持，本院不予采信。”


应当整体地考察被诉侵权人提供的证据和专利权人提供的反证。在上海知勉家居用品有限公司与新乐华宝塑料制品有限公司等侵害外观设计专利权纠纷上诉案中，法院认为，“证据 2 华宝公司研发材料、证据 6 彩卡采购订单及其附件、证据 7产品目录册的采购订单及附件、证据 8购货合同及附件均有原件以供核对，且均能相互印证，可以形成完整的证据链，因此原审法院对上述证据予以采信，并无不妥。


……证据 6 彩卡采购订单所附图片与证据 7中产品目录册中型号为BH-187的浴帘产品图案一致，亦与被控侵权产品图案相同，故可以作为支持华宝公司现有设计抗辩的证据。


证据 7产品目录册采购订单合同的相关信息与产品目录册实物、记账凭证、收料报告单、质量验收单一致，而知勉公司认可其真实性的三份增值税发票金额与采购订单金额亦相同，因此上述证据能够相互印证。……知勉公司虽主张证据 2、6、7、8为伪造，但并未能够就其主张提供任何相反证据。


在华宝公司提供的证据能够形成较为完整的证据链的情况下，原审法院根据优势证据规则，认定被控侵权浴帘在涉案专利申请日前已经生产并销售，具有事实和法律依据。上诉人认为原判认定事实和适用法律均存在错误的理由，本院不予支持”。


在现有设计抗辩中，被诉侵权人需要提供有效的证据来支持其抗辩主张，而专利权人一般也会提出相反的主张和证据。与民事诉讼法及相关法规的规定一致，在审查现有设计抗辩是否成立的时候，法院采用的是优势证据规则，即，当证明某一事实存在或不存在的证据的份量与证明力比反对的证据更具有说服力，或者比反对的证据可靠性更高时，法官应采用具有优势的证据来认定抗辩是否成立。



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