专利侵权抗辩中现有设计抗辩

现有设计抗辩，是指被诉侵权产品的外观设计与一项现有设计相同或者相近似，或者被诉侵权产品的外观设计是一项现有外观设计与该产品的惯常设计的简单组合，则被诉侵权产品的外观设计构成现有设计，被诉侵权人的行为不构成侵犯外观设计专利权。


一、概述


现有设计抗辩本质上是一种抗辩权，其功能在于阻止专利权人有关专利侵权的知识产权请求权的行使。根据专利法第62 条的规定，在专利侵权纠纷中，被诉侵权人有证据证明其实施的设计属于现有设计的，不构成侵犯专利权。


具体而言，就是将被诉侵权的外观设计与一项现有设计进行对比，如果二者相同或者相近似，则认定被诉侵权人实施的设计属于现有设计，从而认定其行为不构成侵犯外观设计专利权。


与现有技术抗辩的情况类似，现有设计抗辩与外观设计专利的无效制度并存的原因在于现有设计抗辩有利于简便高效地保护公众使用现有设计的自由。


由于外观设计专利未经实质审查，所以其稳定性可能不高，存在不当授权的可能性较大。这样一来，对于实施现有设计的单位或个人来说，其正当的实施行为有可能会遇到不当授权的专利权人有意或无意的干扰。


虽然根据 2008 年修订的专利法第61 条的规定，人民法院可以要求专利权人或利害关系人出具针对该外观设计的专利权评价报告，并以此作为专利侵权纠纷的证据，但是，即便专利权评价报告对该外观设计的专利性持肯定评价，与经实质审查而授权的发明专利一样，任何人都无法保证该专利权评价报告的结论的正确性。


再者，2008 年修订的专利法设置的专利权评价报告制度仅适用于申请日（有优先权日的，指优先权日）在2009 年 10月1日之后的外观设计专利，因此其在适用范围上也存在局限性。


被诉侵权人当然可以对该外观设计专利权提出无效请求，但是，即便国家知识产权局专利复审委员会做出宣告该外观设计专利无效的决定，专利权人仍然可以提起行政诉讼，这样一来，实施现有设计的被诉侵权人的生产经营活动往往会数年受到干扰。


相比较之下，通过现有设计抗辩制度，被诉侵权人通过提交现有设计的有关证据，一旦证明被诉侵权产品的外观设计与一项现有设计相同或者相近似，或者被诉侵权产品的外观设计是一项现有外观设计与该产品的惯常设计的简单组合，就可以证明自己未侵犯该外观设计专利权。可见，现有设计抗辩制度能够高效地保护公众使用现有设计的自由，减轻被诉侵权人的诉累，对维护公平正义具有重要意义。


二、现有设计抗辩制度的形成过程


虽然 1984 年、1992 年和2000 年制订的专利法均未规定现有设计抗辩制度，但随着我国专利制度的发展，现有设计抗辩逐渐走向司法审判的舞台。2001 年 6月公布的《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第9条规定：


人民法院受理的侵犯实用新型、外观设计专利权纠纷案件，被告在答辩期间内请求宣告该项专利权无效的，人民法院应当中止诉讼，但具备下列情形之一的，可以不中止诉讼：


（一）原告出具的检索报告未发现导致实用新型专利丧失新颖性、创造性的技术文献的；


（二）被告提供的证据足以证明其使用的技术已经公知的；


（三）被告请求宣告该项专利权无效所提供的证据或者依据的理由明显不充分的；


（四）人民法院认为不应当中止诉讼的其他情形。


根据该规定，若被诉侵权人提供了证据证明其使用的“技术”是公知的，则人民法院可以不中止诉讼，言下之意是认定侵权不成立的可能性很大。虽然此处使用了“技术”一词，但由于该规定针对的是实用新型和外观设计专利权，除第一种情况专门针对实用新型外，其它情况对实用新型和外观设计应该均适用，故此处的公知“技术”应理解为包括公知设计。


北京市高级人民法院在2001 年意见第100 条规定：“已有技术抗辩，是指在专利侵权诉讼中，被控侵权物（产品或方法）与专利权利要求所记载的专利技术方案等同的情况下，如果被告答辩并提供相应证据，证明被控侵权物（产品或方法）与一项已有技术等同，则被告的行为不构成侵犯原告的专利权。”遗憾的是，该规定仅涉及针对发明和实用新型专利权的现有技术抗辩，没有涉及现有设计抗辩。


《北京市高级人民法院 2007 年专利审判新发展》中认为专利侵权诉讼中的被告主张公知技术抗辩时，不宜将公知技术与原告专利进行比较，而应当将被诉侵权产品与被告所主张的公知技术进行比较，当二者相同或者相近似时，应当认定被告主张的公知技术抗辩成立，被诉产品不构成侵权；当二者不相同或者不相近似时，应比较被诉侵权产品与原告专利，以最终判定是否构成侵权。根据该观点，进行比对的对象是公知技术与被诉侵权产品。


综上可见，在2008 年修订专利法之前，在相关司法解释和司法实践中，对现有技术抗辩的经验总结较多，直接针对现有设计抗辩的经验总结则相对较少。在2008 年修订的专利法作出关于现有设计抗辩之前，虽然我国的司法实践中已经出现了大量现有设计抗辩的案例，但对于现有设计抗辩的内容和方式等方面存在较多不一致的观点。


2008 年修订的专利法中新增了第62 条，其中首次引入了“现有技术和现有设计抗辩”的规则，并且在第22 条、第23 条中分别对“现有技术”和“现有设计”作出了规定，这使得现有设计抗辩在立法层面上得到了正式确立。


在2008 年修订的专利法施行以后，2009 年公布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第14 条第2款规定：“被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于专利法第六十二条规定的现有设计”，由此澄清了应当将现有设计与被诉侵权设计进行比对，结束了前述关于比对对象的争议。


三、现有设计抗辩制度的适用


(1)现有设计抗辩的内容


被诉侵权人只能以其实施的设计是现有设计为由进行抗辩，而不能依据其他法定的能够宣告外观设计专利权无效的理由进行抗辩，例如原告的外观设计专利不符合专利法第2 条第4款的规定、不符合专利法第23 条第3款的规定、不符合专利法第5 条的规定等。


这是因为现有设计抗辩作为一种抗辩权，是对专利权人的知识产权请求权的阻却，并没有否认专利权人的权利基础本身。现有设计抗辩若成功，其结果是认定被诉侵权人的行为不构成侵犯该外观设计专利权，而非否定该外观设计专利权的效力。


(2)现有设计抗辩的适用场景


作为一种抗辩权，现有设计抗辩的行使具有被动性。抗辩权的行使以请求权的行使为前提，因此，在没有侵权诉讼请求的前提下，被诉侵权人一般不得主动行使该抗辩权。在专利权人提出侵犯外观设计专利权的侵权之诉中，被诉侵权人当然可以提出现有设计抗辩。在这里值得讨论的是可以适用现有设计抗辩的其他情形。


首先是确认不侵权之诉中的现有设计抗辫。2009 年司法解释第1 8 条规定：“权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。”


在根据上述司法解释提起的确认不侵权之诉中，当原告有证据表明被告所认为侵权的外观设计属于现有设计时，法院应认定原告的行为未侵犯被告的专利权。


其次是在停止侵犯专利权行为的诉前禁令中，被申请人在复议中提出的现有设计抗辩。根据专利法第66 条的规定，专利权人或者利害关系人可以向人民法院提出诉前责令被申请人停止侵犯专利权行为的申请。


被申请人对法院做出的停止侵犯专利权的裁定不服的，可以在收到裁定之日起十日内申请复议一次。《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》第10 条规定，法院对被申请人提出的复议申请应当审查被申请人正在实施或即将实施的行为是否构成侵犯专利权。


因此，在针对诉前禁令的复议中，当被申请人有证据表明其外观设计产品属于现有设计的情况下，法院应认定其行为未侵犯申请人的专利权，并解除停止有关行为的裁定。


(3)现有设计抗辩的比对标准


根据本条的规定，现有设计抗辩中，进行比对的对象是被诉侵权产品和现有设计。


2009 年司法解释第14 条第2款规定：“被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于专利法第六十二条规定的现有设计。”


可见，在被诉侵权人提出现有设计抗辩主张并举证的情况下，法院应当首先判断现有设计抗辩能否成立。一旦认定现有设计抗辩成立，即可作出不构成侵权的判决或者决定，无需就被诉侵权设计是否落人专利权保护范围进行判断。只有在现有设计抗辩不成立的情况下，才需要继续判断被诉侵权设计是否落入专利权的保护范围。


然而，对于被诉侵权设计是否落入外观设计专利权的保护范围的判断与现有设计抗辩是否成立的判断的先后顺序，业界存在争议。


假设专利设计为D1，被控侵权设计产品为D2，被诉侵权人在侵权诉讼中提出现有设计为D0。在此类侵权诉讼中，首先基于职权分离原则，需要排除的是D0与D1 之间的比较。因此，尚可能存在两组比较：D0与D2的比较和D1与D2的比较。


有观点认为，从法理上讲，现有设计抗辩既然是一种抗辩权，故应先判断被控侵权设计是否落入原告外观设计专利权的范围，如果落人，再审查被诉侵权人的现有设计抗辩是否成立。


我们认为，首先，倘若现有设计很明显与被诉侵权设计相同或相似，则当然可迳行得出不侵权的结论，在这种情况下，再去审查被控侵权设计是否落入外观设计专利权的范围没有实质意义，也不经济。其次，对于现有设计抗辩的审查，某种程度上也可以视为对被控侵权设计是否落人外观设计专利权的审查。因为现有设计一定处在涉案外观设计专利权之外。


一旦认定被诉侵权设计属于现有设计，也就相当于确定了被诉侵权设计未落人涉案外观设计专利权之内。当然，在司法实践中，为了最大程度地查明事实，对被控侵权设计是否落入外观设计专利权的保护范围和是否成立现有设计抗辩两者都进行审查有时是更好的选择。


(4)现有设计抗辩的效力


应注意宣告专利权无效的行政程序的效力与现有设计抗辩的效力的不同。法院认定现有设计抗辩成立，进而认定不构成侵权的结论仅仅适用于该具体个案。在针对其他被控侵权人或者针对同一被控侵权人的其他实施行为的专利侵权纠纷案件中，被控侵权人提出现有设计抗辩主张的，仍需个案判断，不能适用已经作出并已生效的判决或者处理决定。


与之相比，宣告专利权无效并已生效的决定不仅排除了原专利权人针对他人实施原专利的行为提出专利侵权指控的权利，而且彻底否定了其权利的效力，即被宣告无效的专利权视为自始即不存在。



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