专利侵权抗辩中现有技术抗辩及现有设计抗辩的抵触申请抗辩

抵触申请不属于现有技术，不能作为现有技术抗辩的理由。但是，被诉侵权人主张其实施的是属于抵触申请的专利的，可以参照本指南第125 条关于现有技术抗辩的规定予以处理。


抵触申请，是指由任何单位或者个人就与专利权人的发明创造同样的发明创造在申请日以前向国务院专利行政部门提出申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中的专利申请。


根据专利法第22 条第2款的规定，除了现有技术之外，由任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件也可以损害该申请日提出的专利申请的新颖性。


在专利授权审查过程中，将这种专利申请称之为抵触申请。专利侵权诉讼中的抵触申请与专利授权审查过程中抵触申请具有相同的内涵。


从抵触申请的定义可以看出，其申请日在涉案专利的申请日之后，因此其不属于现有技术，当然也就无法作为现有技术抗辩的理由。


但是，专利侵权诉讼中现有技术抗辩制度的法理基础在于授予专利权的发明实用新型必须具备新颖性和创造性，由于职权分离原则的影响，在专利侵权诉讼过程中，法院不能直接评判专利权的有效性，但是，由于专利侵权诉讼属于民事诉讼的一种，仍需要以“及时化解纠纷，减少当事人诉累”作为其程序价值目标，故为了实现公平与效率的统一，才有必要引入了现有技术抗辩制度。


由于抵触申请也同样能够损害在后申请专利的新颖性，并导致在后申请专利无效，故依据上述现有技术抗辩制度的法理基础，被诉侵权人应当有权利主张其实施的是属于抵触申请的专利，可称之为抵触申请抗辩。


最高人民法院在浙江乐雪儿家居用品有限公司与陈顺弟、何建华、温土丹侵犯发明专利权纠纷案中认可了被诉侵权人主张抵触申请抗辩的权利：“乐雪儿公司用于主张现有技术抗辩的ZL200520015446.8号实用新型专利的申请日虽早于涉案专利申请日，但授权公告日晚于涉案专利申请日，故不构成现有技术，但依法构成抵触中请。


由于抵触申请能够破坏对比专利技术方案的新颖性，故在被诉侵权人以实施抵触申请中的技术方案主张其不构成专利侵权时，应该被允许，并可以参照现有技术抗辩的审查判断标准予以评判。”


需要指出的是，由于抵触申请只能用来评价专利的新颖性，而不能用来评价创造性，因此，与现有技术相比，其损害专利有效性的“杀伤力有限”。有观点认为，在参照现有技术抗辩的规定进行抵触申请抗辩时，其抗辩的效力也应受到一致的限制，即被诉侵权技术方案与抵触申请中记载的技术方案相同时，抵触申请抗辩才能成立。


我们认为，既然引入抵触申请抗辩的法理基础是基于抵触申请能够用来评价专利的新颖性的原理，其相当于考察被控侵权技术方案相对于抵触申请是否具有新颖性，如果不具有新颖性，则抵触申请抗辩成立。


故也应该参照《专利审查指南》第二部分第三章中关于新颖性审查的规定，特别是应该参照关于新颖性审查基准的规定，即“新颖性判断中几种常见的情形”也应属于运用抵触申请进行抗辩时考虑的因素，而不能仅限于“被控侵权技术方案与抵触申请中记载的技术方案相同”这一种情形。



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