专利侵权抗辩中现有技术的认定

现有技术，是指专利申请日以前在国内外为公众所知的技术。对于依据 2008年修订的专利法实施之前的专利法规定申请并获得授权的专利权，其现有技术应当依据之前专利法的规定确定。


一、概述


本条规定了专利侵权诉讼过程中现有技术的范围。


现有技术又称公知技术、已有技术或先前技术。专利法意义上的现有技术是相对于某一项具体的专利技术而言的，在专利授权审查过程中，它是决定某一专利申请是否具有新颖性和创造性以及是否应获得授权的重要因素；在专利侵权诉讼过程中，它是用来判断被诉侵权人提出的不侵权抗辩是否成立的重要证据。因此，确定现有技术的涵盖范围具有重要的意义。


由于2008 年修订前的专利法中仅规定了专利授权审查过程中的现有技术，未规定侵权诉讼过程中的现有技术，因此，曾有观点认为，专利授权审查过程中的现有技术与专利侵权诉讼过程中的现有技术具有不同的含义。


该观点认为在专利授权审查过程中和专利侵权诉讼过程甲确定现有技术的时闯基准不同，前者以原告专利申请日来确定，后者可能不以原告专利申请日来确定（例如，根据专利公开日、专利授权日、被控侵权行为发生的时间、起诉日来确定），由此导致专利侵权诉讼中现有技术的范围可能比专利授权审查过程中的现有技术的范围大。现有技术范围扩大了，显然对于被诉侵权人是有利的，而对于专利权人是不利的。


为了平衡专利权人和被诉侵权人的利益、保障专利授权审查和侵权诉讼过程中概念的一致性，我们认为：对于依据 2008 年修订的专利法实施之前的专利法规定申请并获得授权的专利权，其在侵权诉讼过程中的现有技术应当依据之前专利法的规定确定。也就是说，对于依据 2008 年修订的专利法实施之前的专利法规定申请并获得授权的专利权，专利侵权诉讼过程中的现有技术与专利授权审查过程中的现有技术具有一致的内涵，均以原告专利的申请日为判断时间点标准。


值得注意的是，2008 年修订前的专利法通篇均没有出现“现有技术”一词，取而代之的是采用了“已有的技术”一词，转而在原《专利法实施细则》第30条中对“已有的技术”作了定义，即，“专利法第二十二条第三款所称已有的技术，是指申请日（有优先权的，指优先权日）前在国内外出版物上公开发表、在国内公开使用或者以其他方式为公众所知的技术。”


原专利法的第22 条第2款的前半部分中，即“新颖性，是指在申请日以前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知”，则隐含给出了上述“已有的技术”的定义。


虽然修订前的专利法没有对“现有技术”进行明确定义，但原专利法实施细则给出了该定义，仅仅是没有冠以“现有技术”的称呼，因此，应当将原专利法实施细则中对“已有技术”的定义视为上述“之前专利法的规定”。


2008 年修订后的专利法在第22 条第5款中对“现有技术”进行了定义，即，“本法所称现有技术。是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。”同时，2008年修订后的专利法第62 条中规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。”


这样就从法律条文上统一了专利授权审查过程和侵权诉讼过程中现有技术的含义，均是以专利申请日为基准来判断现有技术，即在专利申请日之前的所有在先为公众所知的技术都是现有技术。


总之，对于被诉侵权人主张现有技术抗辩的，人民法院应当依照涉案专利申请日时施行的专利法界定现有技术。


二、现有技术的认定


（一）现有技术的类型


现有技术按照其所处的法律状态可以分为自由现有技术和非自由现有技术。


前者是指已经进入公有领域，任何人都可以自由使用的现有技术，例如在涉案专利的申请日之前已经为公众所知的技术，其既包括发生专利侵权纠纷时已经超过专利权保护期限的专利技术，也包括非专利技术；后者是指虽然公开但并不是任何人都可以随意使用的现有技术，例如虽然在涉案专利的申请日之前已经为公众所知，但在发生专利侵权纠纷时，尚处于专利保护期内的且不同于原告的另一专利权人的专利技术，或者处于原告所拥有或控制下的在先专利的专利保护期内的技术。


专利法领域中的自由现有技术与非自由现有技术的一个重要的区分标准就是任何人在实施该技术时是否需要获得该技术的权利人或持有人的许可授权。如果任何人无需获得授权就可以使用的技术就属于自由现有技术，需要获得权利人、持有人或其他利害关系人的授权才能实施的技术一般就不属于自由现有技术。


第一种类型的现有技术已经属于公有领域，任何人都有权自由实施该技术并享受实施该技术所产生的利益，他人无权干预或剥夺这种权利。如果被诉侵权人能够证明其实施的是“自由现有技术”，那么其实施行为不应当构成侵犯任何人专利权的行为，其不侵权抗辩的主张应当得到法院的支持。


但是，关于在专利侵权纠纷中被诉侵权人是否可以引用第二种类型的现有技术来进行抗辩在现有技术抗辩中一直存在争议。有观点主张不能引用“非自由现有技术”进行现有技术抗辩。


对此，我们有不同意见，理由在于：


首先，可以将被诉侵权人实施属于另一专利权人的专利权所要求保护的技术方案分为两种情况：一种是取得了合法实施该技术方案的权利；另一种是没有取得这样的权利。在第一种情况下，由于被诉侵权人是该另一专利权人的合法被许可人，没有理由认为他不能引用该专利进行现有技术抗辩。


在第二种情况下，倘若被诉侵权人实施的技术方案就是该另一专利权人的专利权所要求保护的技术方案，其没有获得该专利权人的许可，那么其实施行为可能构成侵犯该另一专利权人的专利权的行为。但是，侵犯专利权的行为是一种民事侵权行为，应当依照民法通则和民事诉讼法实行当事人请求原则。


所以，该另一专利权人可以自由选择主张或不主张其权利，但无论如何，也不应当由涉案专利的专利权人来代为主张权利。也就是说，上述两种情况下都应当允许被诉侵权人举证证明“非自由现有技术”，只不过在后一种情况下，应当 由另一专利权人来决定是否追究被诉侵权人的侵权责任。


此外，对于被诉侵权人实施属于原告所拥有的在先专利所要求保护的技术方案，进行类似的推理也可以得到一致的结论。即，倘若被诉侵权人取得了合法实施该在先专利的权利，其理当可以使用该在先专利进行现有技术抗辩；反之，倘若被诉侵权人没有取得合法实施该在先专利的权利，由于其侵犯的是原告的另一专利权，而非原告在该案中主张的专利权。其仍然可以引用该在先专利进行现有技术抗辩，只不过此时原告可以另案主张被诉侵权入侵犯其在先专利的专利权。


其次，从现有技术抗辩的性质出发也可以得出同样的结论。如前所述，现有技术抗辩是一种抗辩权。是针对实体请求权效力的阻却，因此，即便是被诉侵权人实施的是另一项专利技术，也不在涉案专利的请求权范围内，被诉侵权人以此进行抗辩，符合抗辩权的构成要件。


2008 年修订后的专利法第62 条和2009 年司法解释第14 条均明确：只要是专利法意义上的现有技术都可以被引用作为现有技术抗辩的证据，而不需要进一步区分所述现有技术是“自由现有技术”还是“非自由现有技术”。


（二）现有技术的构成条件


现有技术必须是公开的技术。这里所谓的“公开”是指该技术处于能够为公众获得的状态，并包含有能够使公众从中得知实质性技术知识的内容。应当注意，处于保密状态的技术内容不属于现有技术。


这种保密状态，不仅包括受保密规定或协议约束的情形，还包括社会观念或者商业习惯上被认为应当承担保密义务的情形，即默契保密的情形。然而，如果负有保密义务的人违反规定、协议或者默契泄露秘密，导致技术内容公开，使公众能够得知这些技术，则这些技术也就构成了现有技术的一部分。


应当强调的是，“能够为公众获得的状态”强调的是公众想要知道就能知道的状态，而不一定是公众已经实际获得的状态。这种向公众公开的状态只要客观存，就认为相关技术内容已经被公开，至于有没有人了解或者有多少人实际上已经了解该技术是无关紧要的。例如，图书馆将其收藏的科技论文提供给读者借阅，无论实际上是否有人借阅，其都使有关技术内容处于能够为公众获得的状态。


例如，诉讼证据在法庭上出示和进行证据交换，也可以构成专利法意义上的公开。在张长顺诉专利复审委员会、第三人永莹辉公司专利无效行政纠纷案中，请求人张长顺于2009 年 11月12日向专利复审委员会提出无效宣告请求，其理由是本专利不符合专利法第23 条的规定，其证据包括附件4，即( 2005)郑民三初字第117号案卷材料（内含专利侵权案时所提交的证据清单列表、产品画册、专利侵权案代理词）复印件共 10 页。


专利复审委员会和一审法院认为：虽然通过法院审理侵权诉讼的相关文件能够认定在本专利申请日前附件4中所示画册在法庭出示的事实，但该产品画册本身并非公开出版物，并不等同于该证据向社会公众的公开展示，其作为诉讼证据在法庭上出示和进行证据交换并不构成专利法意义上的出版公开或使用公开。


因此附件4不足以支持张长顺的主张。故维持涉案专利权有效。二审法院认为，除因特殊情况，人民法院应当公开审理民事案件，任何人均可以旁听，即庭审过程是公开的，庭审内容属于任何人想得知即可得知的状态。并且，人民法院对案件审理结果进行公开宣判。每一份民事裁判均是公开的。


附件4可以证明，在本专利申请日前该证据已经以民事案件公开开庭审理的方式所公开，该产品画册作为诉讼证据在法庭上出示和进行证据交换已构成专利法意义上的出版公开或使用公开。


并且，若要认定构成能够为公众所知的现有技术，上述状态必须已经实际存在，而不能仅仅是一种“可能”。在理解“为公众所知”的含义时，不能将“可能”与上述的“能够”混为一谈。


例如，在某科技公司的新产品生产出来之前，该公司的研发人员在公司内部讨论该产品的技术细节。由于科技公司的研发人员一般都签订有保密合同，且参与讨论的人都是工作上的同事，相互之间存在着信任关系，因此，该产品的技术细节在产品生产出来之前一般不会为公众所知。


有人可能认为，科技人员有可能会违背其保密义务，提前将产品的细节透露出去。这样是否构成了为公众所知？应当指出，上述猜测仅仅是一种“可能”，而不是事实，除非有证据能够证明研发人员确实这样做了，否则“能够为公众获得的状态”并非实际存在，不能以这种可能性或者推测作为认定构成现有技术的依据。


值得注意的是，如果被告拿出的现有技术属于《专利法》第24 条规定的情形，则不适用现有技术抗辩，道理很简单，这样的现有技术是对原告提供的额外恩惠，不能用来否定涉案专利的新颖性，也不能用来作为被告进行现有技术抗辩的护身符。




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