专利侵权抗辩中现有技术抗辩及现有设计抗辩的适用及分析

一、现有技术抗辩的适用


虽然我国2008 年专利法第62 条明确将现有技术抗辩法定化，但是由于该规定十分笼统，因此有必要明确现有技术抗辩在司法实践中的具体适用条件，以统一审判标准。


（一）现有技术抗辩的适用范围


从前述德国和美国现有技术抗辩的发展过程来看，它们都倾向于允许在等同侵权中适用现有技术抗辩，而在相同侵权中不允许适用现有技术抗辩。


德国主要从如下方面考虑认为不能在相同侵权中适用现有技术抗辩：


第一，专利的审查和授权由专利行政部门负责，鉴于职权分离原则，审理专利侵权诉讼的法院不能否定专利的有效性。


然而，考虑到诉讼经济，可以允许法院具有判断超越权利要求语义之外的保护范围的有效性的权限，但不得触及作为专利权核心的由权利要求字面含义所确定的保护范围的有效性。


第二，瑕疵专利的存在会产生妨碍自由竞争的不良影响，瑕疵专利的被诉侵权人有义务为维护公众利益而启动无效程序。


倘若允许在相同侵权中适用现有技术抗辩，被诉侵权人必然会倾向选择直接进行现有技术抗辩这条更为经济的道路，而非提起无效请求。即便被诉侵权人可因个案抗辩成功获得救济，瑕疵专利却得以继续存在，无法从根本上解决问题。


与德国和我国不同，USPTO授予的专利权仅是一项推定有效的专利权，法院负责判断该推定有效的专利权是否实质有效。也就是说，法院可以一并审理专利侵权纠纷和专利有效性纠纷。


倘若被诉侵权技术方案与某现有技术相同，同时又被涉案专利的权利要求的字面含义所确定的保护范围所覆盖而构成相同侵权，一旦被诉侵权人引用该现有技术，法院有权直接认定该专利权部分或全部无效。


因此，在相同侵权的情况下，被诉侵权人不需要借助现有技术抗辩来对抗专利侵权指控。正因为如此，现有技术抗辩在美国主要是作为对等同原则适用的限制而存在的，在相同侵权的情况下不必予以考虑。


我国早期的司法实践也认为现有技术抗辩仅适用于等同侵权，而不适用于相同侵权。但随着我国现有技术抗辩制度的发展，这样的限制已不复存在。


最高人民法院在施特里克斯有限公司与宁波圣利达电器制造有限公司、华普超市有限公司侵犯专利权纠纷申请再审案中特别强调：公知技术抗辩的适用仅以被控侵权产品中被指控落入专利权保护范围的全部技术特征与已经公开的其他现有技术方案的相应技术特征是否相同或者等同为必要，不能因为被控侵权产品与专利权人的专利相同而排除公知技术抗辩原则的适用。


最高人民法院副院长奚晓明在2010年全国法院知识产权审判工作座谈会上的讲话中明确：要准确适用现有技术抗辩规则，在等同侵权和相同侵权中均可以适用该规则。


值得一提的是，2001 年《北京市高级人民法院专利侵权判定若干问题的意见（试行）》曾经在第102 条中明确规定现有技术抗辩不适用于相同侵权，当时主要是从政策导向上考量，希望避免不该授予的专利权所带来的负面影响，从而敦促相同侵权的被告提起无效宣告请求。


但是，对于已经在相同侵权中证明其实施的技术是现有技术的被诉侵权人而言，仅因为其没有提起无效宣告请求，就被简单地判决构成侵权，恐怕难以彰显法律的公平正义。


另外，从诉讼经济的角度考虑，这一要求还可能会导致相同侵权的案件诉讼效率低下。因此，我们将现有技术抗辩限于等同侵权的内容予以删除，从而允许其在侵权诉讼中的“无条件”适用。


需要指出的是，允许现有技术抗辩在相同侵权中的适用，并不意味着法院有权力判断专利权的有效性，法院作出的判决仅仅是认定个案中被诉侵权人的行为是否构成侵权，与涉案专利是否应当被宣告无效没有直接关系。


（二）现有技术抗辩的比对对象


在侵犯专利权纠纷案件中，通常的审理方式是将被诉侵权技术方案和涉案专利进行比较得出是否侵权的结论。一旦被诉侵权人提出现有技术抗辩，法院就面临一个选择，即：一是优先审查被诉侵权技术方案是否落入涉案专利的保护范围，在被诉侵权技术方案落人涉案专利保护范围的基础上再进行被诉侵权技术方案和现有技术的比较，来审查现有技术抗辩是否成立；二是优先判断现有技术抗辩是否成立，只有在该抗辩不成立的情况下才审查被诉侵权技术方案是否落入涉案专利的保护范围。


按照早期司法实践的观点，现有技术抗辩只能适用于等同侵权，在这种情况下，法院当然会选择第一条路径。但是，当对现有技术抗辩的适用范围的限制不再存在时，则需要重新考虑应当选择哪条路径。


有观点认为直接比对被诉侵权技术方案和现有技术偏离了专利侵权诉讼的中心，会使得专利权实际上被边缘化，没有获得尊重，并且容易导致司法标准的混乱和冲突。也有观点认为法院可以自行裁量选择其中任意一条路径。


最高人民法院民事审判第三庭，即最高人民法院知识产权审判庭，早在其2001 年发布的《关于王川与合肥继初贸易有限责任公司等专利侵权纠纷案的函》中就曾指出：不论神电公司技术与王川专利是否相同司，在神电公司提出公知公用技术抗辩事由的情况下，只有在将神电公司技术与公知公用技术进行对比得出否定性结论以后，才能将神电公司技术与王川专利进行异同比较。


在将神电公司技术与公知公用技术进行对比时，不仅要比较神电公司技术中有关必要技术特征是否已为对比文件所全部披露。而且在二者有关技术特征有不同的情况下，还要看这种不同是否属于本质的不同，即有关技术特征的替换是否是显而易见的。


只有经过这样的对比，得出二者有本质不同以后，才能否定神电公司的该抗辩理由。另外，这种技术对比一般应当委托鉴定部门鉴定或者至少进行专家咨询为宜。可见，最高人民法院倾向于坚持现有技术抗辩的优先适用。


2012 年，最高人民法院在盐城泽田机械有限公司与盐城格瑞特机械有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案申请再审案中再次重申了这一立场：在审查现有技术抗辩时，比较方法应是将被诉侵权技术方案与现有技术进行对比，而不是将现有技术与专利技术方案进行对比。


此外，现行专利法对于现有技术抗辩成立的，认定“不构成侵犯专利权”，而非“不视为侵犯专利权”，这也表明现有技术抗辩不需要以被诉侵权技术方案落入专利权保护范围为前提，故现有技术抗辩的适用可优先于相同侵权或等同侵权的特征比对。


因此，我们认为，当被控侵权人主张现有技术抗辩时。固然可以在先判定被控侵权技术方案与涉案专利相同或等同的基础上进一步判定被控侵权技术方案是否属于现有技术，但也可以先行判定被控侵权技术方案是否属于现有技术，只要被控侵权技术方案使用的是现有技术，即可判定侵权不成立。


（三）现有技术抗辩的比对方式和成立标准


除了比对对象，现有技术抗辩还包括一个重要的问题：如何判断被诉侵权技术方案是否属于现有技术。这又包含两个层次的问题，一是如何将被诉侵权技术方案和现有技术进行对比；二是当被诉侵权技术方案与现有技术处于何种关系时能够判定现有技术抗辩成立。即，技术方案的比对方式和现有技术抗辩成立的标准两个问题。


在司法实践中，被诉侵权技术方案常常是具体的技术方案，例如某一具体的产品，而现有技术既有可能是一篇专利文献，包括若干技术方案，也有可能是在先公开的某一具体的产品。


当被诉侵权技术方案是具体、可见的产品，而现有技术是抽象的、由文字描述的技术方案时，被诉侵权产品和现有技术的技术方案中的技术特征无法直接进行比对，这就需要从被诉侵权产品中抽象出技术特征来与现有技术的技术方案中的相应技术特征进行比对。


即便是当被诉侵权技术方案和现有技术都是具体的产品时，除非两者一模一样，否则，在将两者进行比对时，也会涉及到如何对它们所包含的形形色色的技术特征进行比对的问题。这时，同样需要对被诉侵权产品和现有产品的技术特征在一定范围内进行提取，而不是要求两者必须在所有的对应技术特征上都完全相同。


我们认为，上述抽象或提取技术特征的标准就是被诉落入涉案专利的专利权保护范围的技术特征。换句话说，就是不需要对被诉侵权技术方案与现有技术的全部技术细节进行——比对，而是以涉案专利的权利要求所记载的技术特征为指引，抽象或提取被诉侵权技术方案中的相应特征，将其与现有技术方案中的对应特征比对，以判断被诉侵权技术方案与现有技术的关系。


最高人民法院在盐城泽田机械有限公司与盐城格瑞特机械有限公司侵犯实用新型专利权纠纷案申请再审案中认为：审查方式则是以专利权利要求为参照，确定被诉侵权技术方案中被指控落入专利权保护范围的技术特征，并判断现有技术中是否公开了相同或者等同的技术特征。


现有技术抗辩的成立，并不要求被诉侵权技术方案与现有技术完全相同，毫无区别，对于被诉侵权产品中与专利权保护范围无关的技术特征，在判断现有技术抗辩能否成立时应不予考虑。被诉侵权技术方案与专利技术方案是否相同或者等同。与现有技术抗辩能否成立亦无必然关联。


因此，即使在被诉侵权技术方案与专利技术方案完全相同，但与现有技术有所差异的情况下，亦有可能认定现有技术抗辩成立。在本案中，专利权利要求1中限定了电磁阀的连接方式，即“电磁阀的出口直接与有杆活塞的外端相联接”，但并未限定电磁阀的具体结构。


因此，电磁阀的具体结构与涉案专利权的保护范围无关，亦与现有技术抗辩能否成立无关。由于被诉侵权产品中的电磁阀与有杆活塞亦采取同样的连接方式，因此，认定现有技术抗辩是否成立的关键，在于确定现有技术中是否公开了与上述连接方式相同或者等同的技术特征，而无需考虑被诉侵权产品中电磁阀的具体结构是否被现有技术公开。


尽管现有技术中公开的电磁阀包括三个部分，其具体结构与被诉侵权产品的电磁阀有着明显差异，但是现有技术中确已公开将电磁阀的出口与有杆活塞的外端直接相联接真联接。因此，法院认定现有技术抗辩成立。


在马维理与贝罗修复科技（北京）有限公司专利侵权纠纷案中，北京市高级人民法院认为，将被控侵权产品与现有技术设备进行比较，现有技术设备具有开口向上的负压室，二者的差别仅在于被控侵权产品与现有技术设备的负压室大小不完全一致，但负压室的大小不属于涉案专利保护范围内的技术特征，故被控侵权产品与现有技术设备完全相同，被告主张的现有技术抗辩成立。


需要说明的是，虽然上述比对方式引入了涉案专利权利要求的内容，但其仅仅是将涉案专利权利要求作为比对的引导，并非是要判断涉案专利与现有技术的异同。


关于现有技术抗辩成立标准的问题，曾有观点认为，在被诉侵权技术方案与现有技术存在差异时，应当同时对涉案专利、被诉侵权技术方案、现有技术三者进行比较，判断被诉侵权技术方案更靠近涉案专利还是现有技术，如果更靠近现有技术，那么现有技术抗辩成立。


这一观点与前述美国司法实践历史上的Ryco一案中的判断方法是一致的。


持相反意见的观点认为上述“靠近论”实际上采取了“两分法”，认为被诉侵权技术方案如果不属于现有技术，就一定落人涉案专利的保护范围，或者如果未落入涉案专利的保护范围，就一定属于现有技术。但现实中存在即便是更靠近涉案专利，仍属于现有技术的情况，也存在同时不属于两者的情况。


关于上述两个问题，最高人民法院在其司法解释中给出的答案是：“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的”。可见，上述司法解释认为现有技术抗辩成立的标准有两个原则：一是使用一项现有技术方案进行比对；二是技术特征应该相同或者无实质性差异。


关于第一个原则，我们认为现有技术抗辩成立的标准还应包含所属技术领域的普通技术人员认为被诉侵权技术方案是一项现有技术与所属领域公知常识的简单组合的情况，例如两者的组合仅仅是简单的叠加，组合之后的各技术特征之间在功能上无相互作用关系，总的技术效果是两者效果的总和，或者公知常识的应用仅仅是常规技术继续发展的必然性结果，等等。这种情况并不属于两项技术方案的组合，因此也不违背最高人民法院司法解释所确立的“单独比对”原则。


我们认为，在判断被诉侵权技术方案是否是一项现有技术与所属领域公知常识的简单组合时，对公知常识的举证只是用来证明所属技术领域的普通技术人员的认知，并站在这种认知下来考察被诉侵权技术方案是否为一项现有技术方案与所属领域技术人员广为熟知的常识的简单组合，而不能将公知常识当作另一项现有技术来使用，否则就变成了两项技术方案的组合。2014 年5月《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》征求意见稿也确认了这一点。


例如。在广东欧普照明有限公司与虞荣康、任明胜专利侵权纠纷一案中，欧普公司以被诉侵权产品使用的是现有技术与本领域公知常识的简单组合为由适用现有技术抗辩。并提供了一份专利文献来对公知常识进行举证。


二审法院认为仅靠该专利文献不足以证明被诉侵权产品使用定位槽这一技术属于公知常识，由此认定欧普公司以现有技术进行抗辩不能成立。


再例如，在苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司诉南京普天通信股份有限公司、苏州工业园区华发科技有限公司侵犯专利权纠纷案中，江苏省高级人民法院认为，被控侵权产品与US619218181号美国专利相比，只是增加了在开放式的出纤口基体上设有活动式出纤口盖这一技术特征，而对于本领域普通技术人员而言，根据《长途通信传输机房铁架槽道安装设计标准》的要求，在槽道或开放式出纤口基体上加盖或者加活动式的盖，对其中的光纤加以保护，同时又便于多次出纤和维护，这是容易联想到的，属于本领域中的一种公知常识，故被告提供的证据足以证明其主张的现有技术抗辩理由成立。


关于何为“无实质性差异”，最高人民法院在上述泽田 申请再审案中指出：审查方式则是以专利权利要求为参照，确定被诉侵权技术方案中被指控落入专利权保护范围的技术特征，并判断现有技术中是否公开了相同或者等同的技术特征。


现有技术抗辩的成立，并不要求被诉侵权技术方案与现有技术完全相同，毫无区别，对于被诉侵权产品中与专利权保护范围无关的技术特征，在判断现有技术抗辩能否成立时应不予考虑。


被诉侵权技术方案与专利技术方案是否相同或者等同，与现有技术抗辩能否成立亦无必然关联。因此，即使在被诉侵权技术方案与专利技术方案完全相同，但与现有技术有所差异的情况下，亦有可能认定现有技术抗辩成立。可见，最高人民法院认为“无实质性差异”意即“等同”。


我们认为，等同原则是专利权人的“矛”，现有技术抗辩是被控侵权人的“盾”，既然允许专利权人通过等同原则将专利权保护范围扩大到等同的程度，出于公平对等起见，也应当允许被控侵权人将现有技术扩张到同样的程度，总之，在审理等同侵权和现有技术抗辩时应该秉承相同的灵活性尺度，不能厚此薄彼，故现有技术抗辩的“等同”与等同原则中的“等同”应当具有一致的内涵，社会公众应当能够自由享用将现有技术扩张到与其某个或某些技术特征等同的技术特征所组成的技术方案，但如果现有技术和被控侵权方案不等同，则现有技术抗辩不成立。


北京市高级人民法院在天津天士力制药股份有限公司诉东莞万成制药有限公司“养血清脑颗粒”专利权侵叔案中认为：“头痛Ⅱ”公开的组方与本专利权利要求 2的组方虽然是相同的，但是“头痛Ⅱ”中当归和川芎作为君药的用量与本专利权利要求 2的相比差异率较大，该差异直接导致两种药物的治疗效果产生较大差别，即存在实质性差别……


从本案的情况看，由于当归和川芎用量的差异导致两种药物的功用或功效发生改变，治疗效果产生较大差别，本领域的普通技术人员不通过临床试验等测试无法从“头痛Ⅱ”公开的技术方案得到被控侵权产品“养血清脑颗粒”的技术方案，因此，“头痛Ⅱ”公开的技术方案与万成公司被控侵权产品“养血清脑颗粒”不属于等同技术方案。由此判定现有技术抗辩不成立。


二、拓展分析


（一）现有技术抗辩的性质


抗辩分为实体法上的抗辩和程序法上的抗辩。实体法上的抗辩可分为权利障碍的抗辩、权利毁灭的抗辩和抗辩权。前两种抗辩基于一定的事实，可称为事实抗辩。事实抗辩是指被告基于某种特殊事实而主张从来没有出现请求权或者先前出现的请求重新消灭。最后一种抗辩是基于法定的权利，可称为权利抗辩，其表现在诉讼上的效果是：原告的请求权虽存在，但其效力被永久或暂时地排除了。


在侵犯专利权纠纷中，被诉侵权人提出的专利权效力抗辩、禁止反悔抗辩等属于事实抗辩。不同于这些抗辩，现有技术抗辩是一种权利抗辩，它是对实体请求权效力的一种阻却，它并没有否认相对人的请求权，也没有变更或消灭相对人的权利。


换句话说，现有技术抗辩是被诉侵权人针对专利权人依据专利权提出的停止侵害、赔偿损失等请求权的一种防御和阻却，其抗辩成立的结果是认定被告的行为不构成侵权，其不用承当相应的侵权责任，而非否定原告专利权的效力，原告的实体权利（即，专利权）和相应的请求权仍然存在。


司法实践中关于现有技术抗辩是否应当以当事人主张为前提还存在不同观点。有观点认为从追求客观真实和公平正义的角度，当法院已经查明被诉侵权技术方案与现有技术相同或等同时，即便是被诉侵权人未主张现有技术抗辩，亦可主动适用该抗辩规则来认定不构成侵权，并驳回专利权人的诉讼请求。


但是，从现有技术抗辩的性质出发，在诉讼中，事实抗辩不以当事人的主张为适用前提，权利抗辩则需要当事人自行主张。由于现有技术抗辩属于权利抗辩，其适用必须以被告的主张为前提，法院不宜依职权主动调查适用。


当然，为了平衡专利权人和当事人的利益，如果被告未主张现有技术抗辩，法院可以适当行使释明权，以让被告了解可以进行现有技术抗辩。如果经法院释明后，被告仍不主张现有技术抗辩，法院一般不得主动适用现有技术抗辩。


（二）一审未主张，二审能否主张


在司法实践中，存在一些案件，被诉侵权人在一审时没有提出现有技术抗辩，但在二审时提出该抗辩并提交了相应的证据。这就引出了一个问题：在一审未主张的情况下，二审法院是否应该对该上诉理由进行审理，并能据此认定被告的行为不构成侵权？


我们认为，被告在案件没有终审的情形下提起现有技术抗辩的事实表明其积极行使了权利，作为防守的一方，不存在诉讼突袭的效果，而且这样的“突袭”对被告也没有任何好处。


虽然会造成审级损失，但如果在二审期间不给被告提出现有技术抗辩的机会，专利法第62 条的初衷就会落空。被告如果真的蒙冤就没有救济机会了，故此时法院更应考虑公平公正，应审理现有技术抗辩是否成立，但可以在抗辩成立的情况下判定由被告承担诉讼费。


在鼎海精机与阳政精机专利侵权纠纷一案中，阳政精机在一审时未提出现有技术抗辩，但在二审审理中提出现有技术抗辩，并提供了相关证据。二审法院在上述证据的基础上认定被诉侵权产品使用的是现有技术，并因此驳回了鼎海精机的诉讼请求。



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