律师提供商标法律服务业务(一)

律师提供商标法律服务业务(一)

日期: 2009-06-05 11:51作者:admin

商标非诉讼法律服务

1. 商标非诉讼法律服务 除商标申请代理外,商标非讼法律服务主要涉及企业商标管理、商标许可和商标转让等内容。

1.1 指导客户进行企业商标管理 商标律师作为企业法务或者为企业打造品牌出具法律意见时,关于企业商标在注册和使用中的管理,可以注意下列因素:

1.1.1提醒企业及时申请注册商标,加强商标注册工作。

1.2单一品牌战略。集中打造单一商品比较容易创出品牌,一般有利于新产品的推广。

1.3多品牌战略。企业根据不同产品的性质、特点,在其生产的不同商品上使用不同的商标,多商标经营有利于分散风险。

1.4主副商标结合使用战略。企业对于某一种产品同时采用多个商标。在这多个商标中,某一个商标是作为主打商标,而其他几个商标起衬托作用或定位于中低档市场,前者称为主商标,后者称为副商标。

1.5联合商标战略。联合商标是指同一商标所有人在同一种或类似商品上注册的若干近似商标。与普通商标不同,联合商标其实是几个互相近似的商标的组合,在这些商标中有一个商标是主商标或称正商标,而其他则为联合商标。联合商标的存在是为了保护正商标不被变相抄袭使用。联合商标的使用扩大了注册商标专用权的范围,有利于防止他人的商标与自己人的商标的近似而在市场上被消费者误认。

 1.6防御商标战略。防御商标是指某一注册商标的所有人在该注册商标核定使用的商品(服务)或类似商品(服务)以外的其他多个类别的商品(服务)上注册或在所有商品(服务)类别上进行全类注册的商标。注册防御商标有利于企业的长远发展,阻止他人在其他商品(服务)上进行抢注。

 1.7商标使用许可战略。企业品牌发展到一定程度,可以建议其考虑进行商标许可,借此可以提高许可人的商标知名度,尤其是通过商标许可比较容易地冲破贸易壁垒,顺利地实现市场渗透,扩大市场占有率,进一步增强市场开拓能力;对被许可的企业而言,可以借他人有一定知名度的商标发展自己,当然,商标许可中控制产品质量是关键。

1.8商标、商号、域名统一战略。商标和商号作为企业主要的商业标识,关系密切;随着电子商务的发展,域名作为一种新型的权利,也成为企业与消费者关联的一个重要途径。因此建议企业确立商标、商号、域名统一战略具有重大意义,企业可以将商标作为商号和域名的一部分使用,便于消费者在记住商标的同时记住企业的商号与域名,同时还可以防止一些投机分子将他人商标作为商号使用或者将商标进行域名注册牟取不正当利益。

1.9驰名商标战略。企业商标若达到驰名状态,则可以享受商标法的特殊保护,可以建议企业在市场选择、产品销售、售后服务以及广告宣传等过程中突出本企业主要商标的宣传,培养商标的声誉,以追求达到驰名状态。

 1.10企业商标维权。企业商标维权,主要是指打击假冒和仿冒产品;同时,要注意防止本企业的商标被淡化,具有识别性或称显著性的标识才能作为商标使用,如果一个商标被广泛地引用描述某种商品以致成为该商品的通用名称时,该商标即已失去作为商标的价值,所以企业尤其是拥有知名商标的企业要警惕自身商标被淡化的危险。

2、指导客户进行商标许可

2.1商标许可概述 商标许可,是指商标注册人通过合同方式,允许他人使用其注册商标的行为。 我国现行《商标法》第四十条规定,商标注册人可以通过签订商标使用许可合同,许可他人使用其注册商标;许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量,被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量;经许可使用他人注册商标的,必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地;商标使用许可合同应当报商标局备案。 商标许可的类型一般分为三类:

2.1.1独占使用许可 商标权的独占使用许可,是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式,将该注册商标仅许可一个被许可人使用,商标注册人依约定不得使用该注册商标。独占使用许可的被许可人取得该注册商标在合同约定的时间和地域范围内的独占使用权,同时也取得独立的诉讼权利,即在合同有效期间,在商标许可的地域范围内发现他人侵犯该注册商标,独占使用许可的被许可人有权请求工商行政管理部门处理,或单独向人民法院提出诉讼,当然被许可人也可以与商标权人一起获取救济。

2.1.2排他使用许可 商标权的排他使用许可,是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式,将该注册商标仅许可一个被许可人使用,商标注册人依约定可以使用该注册商标但不得另行许可他人使用该注册商标。排他使用许可的被许可人在合同授权范围内,是唯一的被许可人,但是不能排斥商标权人本人在合同约定的期间和地域范围内使用该注册商标。排他使用许可的被许可人的诉讼权利小于独占使用的被许可人,作为该注册商标的利害关系人,在发现侵权行为时,可以单独或与商标权人一起请求工商行政管理部门处理,或者与商标权人共同起诉,但只有在商标权人不起诉的情况下,才能单独向人民法院提起诉讼。

2.1.3普通使用许可 商标权的排他使用许可,普通使用许可,是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式,许可他人使用其注册商标,并可自行使用该注册商标和许可他人使用其注册商标。商标的普通使用许可在合同授权范围内可能存在多个被许可人,普通使用许可的被许可人,不能排斥商标权人以及其他被许可人以合同约定的方式在合同约定的期间和地域范围内使用该注册商标。普通使用许可的被许可人作为该注册商标的利害关系人,在发现侵权行为时,可以单独或与商标权人一起请求工商行政管理部门处理,但只有在经商标权人明确授权时,才能向人民法院提起诉讼。

2.2商标使用许可合同的签订 商标使用许可是基于当事人意思自治,双方可以在合法的前提下,自由协商合同的内容。律师在起草商标许可使用合同时,可以注意下列因素: ①主体条款,包括双方当事人的名义、地址等内容。 ②使用许可的注册商标,包括其注册证编号。 ③授权范围,包括使用许可该注册商标的方式,在哪些商品或服务上许可使用该注册商标,使用许可的期限,使用许可的地域范围等等。 ④许可费,包括许可费用的计算方式和支付方式等。 ⑤商品质量保证和监督条款。 ⑥合同到期后的存货处理。 ⑦侵权、违约、争议解决。 ⑧特别授权条款,即是否允许被许可人许可第三方使用合同项下的注册商标等等问题。

3 商标使用许可合同的备案 商标使用许可合同的备案可以由商标代理组织进行,也可以由当事人自己进行。在客户选择自己进行合同备案时,律师可以指导客户下列问题:

3.1备案的程序 商标使用许可合同签订后,许可人和被许可人应当在许可合同签订之日起3个月内,将该许可合同副本交送其所在地县级工商行政管理机关存查;同时,许可人须将该许可合同报送商标局备案,并由商标局予以公告。

.3.2备案的效力 商标使用许可合同的备案不是合同成立的生效要件。一般来说,商标使用许可合同签订后即生效,除非合同约定备案为许可合同的生效条件,不必报经商标局批准。《商标法》规定注册商标使用许可合同“应当备案”,只是出于对注册商标使用的管理和监督。根据2002年《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十九条的规定,商标使用许可合同未经备案的,不影响该许可合同的效力,除非当事人另有约定;商标使用许可合同未在商标局备案的,不得对抗善意第三人。

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.3 指导客户进行商标转让

3.1商标转让概述 商标权的转让是指注册商标所有人在法律允许的范围内,通过合同将其注册商标转移给他人所有。 我国现行《商标法》第三十九条规定,转让注册商标的,转让人和受让人应当签订转让协议,并共同向商标局提出申请。受让人应当保证使用该注册商标的商品质量。 转让注册商标经核准后,予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。 我国现行《商标法实施条例》第二十五条规定,转让注册商标的,转让人和受让人应当向商标局提交转让注册商标申请书。转让注册商标申请手续由受让人办理。商标局核准转让注册商标申请后,发给受让人相应证明,并予以公告。转让注册商标的,商标注册人对其在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的商标,应当一并转让;未一并转让的,由商标局通知其限期改正;期满不改正的,视为放弃转让该注册商标的申请,商标局应当书面通知申请人。对可能产生误认、混淆或者其他不良影响的转让注册商标申请,商标局不予核准,书面通知申请人并说明理由

.2商标转让合同的签订 根据《商标法》第三十九条的规定,转让注册商标,转让人和受让人应当签订转让协议。商标法没有明确规定商标转让协议的形式,但由于商标转让需经核准,所以商标权转让应签订书面合同。律师在起草商标转让合同时,应注意商标转让合同须包括下列因素: ①被转让商标的图样、商标注册号、商标的有效期; ②转让费的计算与交付; ③有无必须一并转让的商标,根据《商标法实施条例》第二十五条的规定,转让注册商标的,商标注册人对其在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的商标,应当一并转让; ④受让人应当保证使用该注册商标的商品质量; ⑤违约责任承担以及争议解决等内容。

3.2商标转让合同核准程序 商标转让合同签订后,未经商标局核准,并不生效。商标转让合同的申请核准可以由商标代理组织进行,也可以由当事人自己进行。在客户选择自己进行申请核准时,律师可以指导客户下注意下列环节:

3.2.1商标权转让的申请 转让注册商标的转让人和受让人签订转让协议后,应共同向商标局提出申请。在实践中,申请商标转让应提交的文件主要有: ①转让人和受让人共同签章的《转让注册商标申请书》。因为商标法规定商标权转让必须由转让人和受让人共同提出申请,所以双方必须共同在《转让注册商标申请书》上签章。 ②《商标注册证》的复印件,包括正反面。 ③转让人和受让人各自的营业执照复印件一份;如果是自然人,则提交身份证复印件各一份。

.2.2商标权转让的核准与公告 收到注册商标转让申请后,如果该申请的形式要件符合要求,商标局会着重审查两点。一是审查有无存在必须一并转让的商标。如果有,但当事人未一并转让的,商标局会通知其限期改正;期满不改正的,视为放弃转让该注册商标的申请,商标局会书面通知申请人。二是审查该商标转让是否存在可能产生误认、混淆或者其他不良影响的情形。如果存在这种可能,商标局不予核准该申请,书面通知申请人并说明理由。 经审查通过后,商标局核准该转让注册商标申请,发给受让人相应证明,并予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权,成为新的商标权人。

4 指导客户进行商标行政维权

1.4.1向工商行政管理部门提出行政请求 根据《商标法实施条例》第五十一条的规定,如果客户发现自己的有人仿冒或假冒自己的商标或者其他侵犯其注册商标专用权的行为,律师可以指导客户向有关工商行政部门提出行政请求:

4.1.1指导和配合客户收集必要的侵权证据,包括合法取得侵权实物、确认侵权事实以及侵权人的联系地址等等。

.4.1.2起草行政请求书,就侵权行为向工商行政管理部门进行投诉或者举报。

1.4.2向海关请求检查和扣留侵权嫌疑产品 如果发现假冒或仿冒产品有进口或出口,律师可以指导客户向海关请求检查和扣留侵权嫌疑产品。 1.4.2.1指导客户根据《知识产权海关保护条例》的规定就其注册商标向海关进行备案。

4.2.2指导和配合客户收集侵权证据,包括侵权嫌疑货物可能进出境的口岸、时间、运输工具等等。

4.2.3指导和配合客户向侵权嫌疑货物进出境地海关提出扣留侵权嫌疑货物的申请,并进行调查。